La denominación de origen y la indicación de procedencia en el Derecho Marcario panameño (página 5)

Este artículo resulta concordante con el artículo 13 del Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, antes examinado.

Seguidamente, el artículo 221 de la Ley peruana señala que las denominaciones de origen protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.

Este artículo concuerda con el artículo 3 del Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de! las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y con el acápite c del artículo 107 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

En el artículo 222 de la Ley peruana sobre propiedad industrial se advierte que no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquéllas que:

1. No se ajusten a la definición contenida en el artículo 219.
2. Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que puedan inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos.
3. Sean indicaciones comunes o generales; o las características para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

De la atenta lectura de este articulo, se puede percibir que resulta, en el fondo, similar a lo señalado en el artículo 107 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

Por otro lado, el artículo 223 de la Ley peruana sobre la propiedad industrial señala lo siguiente:

"Artículo 223. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las autoridades estables, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones."

Este artículo guarda relación con el interés jurídico que legitima a las personas para realizar la solicitud de la declaración de la protección de la denominación de origen.

El artículo antes citado comenta sobre quiénes pueden realizar la petición de la declaración de protección de la denominación de origen; al igual que lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley mexicana de la propiedad industrial, del artículo 106 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial; y del artículo 5 del reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

En cuanto al mismo procedimiento para lograr el reconocimiento de la protección de la denominación de origen, el artículo 225 de la Ley peruana sobre la propiedad industrial señala que admitida la solicitud, la oficina competente la analizará dentro de los treinta días hábiles siguientes. Si cumple wn los requisitos previstos, seguirá posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de productos y de servicios establecido en la Ley peruana de la propiedad industrial.

En general, se han homologado los procedimientos en todas las legislaciones estudiadas. Este requisito de la publicidad se repite en el artículo 161 de la Ley mexicana de la propiedad industrial, el artículo 3 del reglamento (CEE) N° 2081/92 del consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y en el artículo 114 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de

febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad

industrial.

En cuanto a la modificación de la declaración de protección de una denominación de origen, el artículo 227 de la ley peruana señala que los términos de la declaración de una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier momento, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la declaración original. La solicitud de modificación deberá señalar las variaciones que se pidan y las causas que 'a justifiquen.

Se ajusta este artículo en lo señalado en el artículo 166 de la Ley mexicana de la propiedad industrial, el artículo 9 del reglamento (CEE) N° 2081/92 del consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y en el artículo 111 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

Por otro lado, y en cuanto a la vigencia de la denominación de origen, el artículo 228 de la Ley peruana de la propiedad industrial señala que la vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido.

No obstante, señala la ley, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se ha restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la ley.

Tal cual se infiere de lo leído, el artículo 165 de la Ley mexicana de la propiedad industrial también resulta cónsona.

(22) Jafife D., Mauricio. Op. Cit., Pág. 341.

(23) Idem.

(') Para estos efectos se considerarán materias primas los animales vivos, la carne y la leche. Existe sin embargo, una disposición que señala que se podrá admitir la utilización le otras materias primas si se cumple con lo dispuesto en el artículo 15 de este reglamento.

D. Autoridades competentes para su reconocimiento.

En esta oportunidad, sólo se mencionarán quiénes serán las autoridades competentes para el reconocimiento de la protección de una denominación de origen, tanto en la legislación panameña como en la legislación comparada.

1. En la legislación panameña.

La Ley 35 informa en su artículo 136 quién es la autoridad competente para conceder las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En este sentido, este artículo resulta del siguiente tenor:

"Artículo 136. La protección que se concede en las denominaciones de origen, se hará mediante declaración que emita la DIGERPI, motivada por un tercero o de oficio."

De igual modo el artículo 115 del Decreto Ejecutivo reglamentario señala lo siguiente:

"Artículo 115: Las disposiciones de este capítulo sobre denominaciones de origen serán aplicadas a las indicaciones de procedencia."

Se deduce de lo anterior, que la autoridad competente para conceder las denominaciones de origen es la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e industrias.

2. En el Derecho comparado.

En el Derecho mexicano sobre la propiedad industrial, la Ley mexicana de la propiedad industrial, en su artículo 157 indica quiénes serán las autoridades competentes para conceder protección a las denominaciones de origen.

Para una mejor comprensión del tema, se transcribe el artículo 157 de la

Ley:

"Artículo 157. La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se indica en la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género ", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal."

De lo anteriormente señalado, puede inferirse que la autoridad competente para dar este tipo de reconocimientos es el Instituto mexicano de la propiedad industrial, el cual es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de la propiedad en la República de México. Este instituto fue creado por Decreto presidencial del 10 de diciembre de 1993.

Por otro lado, la Ley peruana de la propiedad industrial se refiere a la oficina competente, y no menciona ninguna autoridad o institución en especial.

El Reglamento (CEE) No. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, señala que la autoridad competente es una comisión encargada de atender este tipo de solicitudes dentro del consejo de las comunidades europeas.

CAPÍTULO III

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

1. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y DE LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Como un resultado directo de la situación de que, en algunos casos, la

titularidad de la denominación de origen y de las indicaciones de procedencia no

corresponde a los productores de la zona beneficiada, sino al estado; resulta clara la necesidad de obtener la autorización para su uso.

En el caso de Panamá, el artículo 112 del Decreto Ejecutivo reglamentario N° 7 señala que solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

Seguidamente, el artículo dice que todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Sin embargo, en la legislación panameña no se establece el procedimiento para otorgar la autorización para el uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia.

Éste es otro aspecto que debe ser considerado en las próximas re-formas que se le deseen introducir a esta legislación; toda vez que, si la titularidad la posee el estado únicamente, no se podrá utilizar por los particulares las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia sin previa autorización.

En el caso de la legislación mexicana de la propiedad industrial, el artículo 167 señala que la denominación de origen podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para estos efectos, el artículo 169 de dicha ley señala los requisitos para la autorización de uso de una denominación de origen. Este artículo resulta del siguiente tenor:

"Artículo 169. La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

1. Que directamente se dedique a la extracción, producción, o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;
2. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
3. Que cumpla con las normas oficiales por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y
4. Los demás que señale la declaración."

Se puede inferir de los cuatro requisitos arriba expuestos, la necesidad de constatar que el solicitante realiza el tipo de actividades y fabrica el tipo de productos que la denominación va a proteger.

El artículo 170 de la Ley citada afirma que la solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen, deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalan en el reglamento de la ley.

En cuanto a la solicitud y concesión de la solicitud, el artículo 171 señala

que, al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el instituto procederá en los términos establecidos por la ley a su otorgamiento.

De la atenta lectura de las disposiciones en materia de propiedad industrial de México, se deduce que se equiparán para esta autorización las condiciones, plazos y términos a los que se establecen para la declaración de protección; por lo tanto, en el proceso de otorgamiento de la autorización de uso, se incluye una publicación para fines de oposición.

Por otro lado, la Ley peruana sobre la propiedad industrial establece que la autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección hubiese sido declarada por la oficina competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen.

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración.

c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

En general se exigen las mismas condiciones en la Ley panameña y en la

Ley mexicana.

Seguidamente, el artículo 230 de la Ley peruana exige que la solicitud para obtener la autorización de uso deberá estar acompañada de lo siguiente:

1. Nombre y domicilio del solicitante.
2. Los poderes que sean necesarios.
3. Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante.
4. La denominación de origen que se pretende utilizar.
5. Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de vista de inspección realizada por un organismo autorizado.
6. Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración de factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado,
7. Certificación de que se cumple con la norma técnica peruana, si fuese el caso.
8. Comprobante de pago de los derechos correspondientes.

Existe un precepto jurídico en la Ley peruana para el caso de que la producción y la elaboración del producto que se pretende distinguir con una denominación de origen, no se realicen en una misma área geográfica. En estos casos el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de la

producción de materia prima como de la elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen. Esto se dispone en el artículo 231 de la Ley peruana.

En cuanto al mismo proceso de la aprobación de la solicitud, el artículo 232 de la Ley peruana señala que si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en la Ley, la oficina competente notificará al solicitante.

La autorización deberá ser denegada o aceptada por la oficina competente en un lapso de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

A. Vigencia.

En el caso de la República de Panamá, de lo analizado en la Ley 35 de 1996 y del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1998 por medio del cual se reglamenta la Ley 35, no se determina ni se menciona nada sobre el término de la vigencia de la autorización.

En el caso de la República de México, el artículo 172 de la Ley señala que los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durará diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y podrá renovarse por períodos iguales.

En el caso de la República de Perú, el artículo 234 de la Ley de la propiedad industrial indica que la autorización para el uso de una denominación de origen protegida para tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de las marcas establecidos en la misma ley.

De lo anteriormente leído, se puede deducir su parecido con lo dispuesto en la Ley mexicana, salvo por el método inusual de renovación de la autorización para el uso de la denominación de origen.

En el caso de la Comunidad Económica Europea, al no poseer la titularidad de la denominación de origen o la indicación de procedencia o geográfica los estados, no se necesita un procedimiento de autorización para el uso de la misma.

B. Uso.

Respecto del uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia o indicación geográfica, el artículo 112 del Decreto Ejecutivo reglamentario N° 7 señala que solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

De seguido señala que todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Aquí debe denotarse la ampliación que se da para abarcar a los productores que no solicitaron el registro inicialmente. De igual modo, solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

En el caso de la legislación mexicana, su artículo 173 establece la obligación de uso congruente de la denominación de origen. En este sentido, señala que el usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida -señala el artículo- se procederá a la cancelación de la autorización.

Por otro lado la Ley peruana señala, en su artículo 235, que el derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto se emita.

Así mismo señala, respecto de la utilización indebida de la misma, el uso de las autorizaciones por personas no autorizadas serán consideradas una infracción sancionable, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión.

En el artículo 136 de la Ley peruana se dispone que la denominación de origen deberá utilizarse en los términos en que se concedió la autorización, para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fuese concedida en contravención de la ley. En otras palabras, se deberán sujetar a una sanción las personas que se atrevan a violar las disposiciones señaladas en la ley.

Conviene en realizar la Ley peruana una excepción en el caso del uso anterior de la denominación. En este sentido, su artículo 238 señala que las personas que estuviesen utilizando una denominación de origen con anterioridad a la fecha de su declaración, tendrán un plazo de un año para solicitar la autorización de uso.

C. Transmisión del derecho a uso.

Respecto a este punto la legislación panameña guarda silencio, razón pertinente para que se contemple en posteriores revisiones en las normas, este asunto que resulta de gran relevancia.

En el caso de la Ley mexicana, su artículo 174 señala que el derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Sigue señalando que dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la comprobación previa de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos por la ley para el uso de la denominación de origen.

En el caso de la Ley peruana, al igual que la panameña, se guarda silencio al respecto.

D. Permiso de uso a terceros.

En el caso de la legislación panameña, no se establecen disposiciones referentes ala autorización de uso (a terceros) de la denominación protegida. No se contempla esta facultad en nuestra normativa jurídica nacional.

Por otro lado, la Ley mexicana sí preceptúa sobre los convenios de distribución con el usuario autorizado. En este caso, el artículo 175 de la misma señala que el usuario autorizado de una denominación de origen podrá, a su vez, mediante convenio permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o venda los productos de sus marcas. Seguidamente se indica, que el convenio deberá ser sancionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y surtirá los efectos a partir de su inscripción de ésta. El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta obligación, se procederá a la cancelación de la inscripción.

2. SANCIONES Y CAUSAS POR LAS QUE DEJA DE SURTIR EFECTO LA AUTORIZACIÓN PARA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Sobre estas importantes disposiciones jurídicas, el autor mexicano Mauricio Jalife Daher vierte sus valiosos comentarios en su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial en los siguientes términos:

"Además de las claras deficiencias de redacción que el precepto en comento contiene, su estructura y alcance plantean serias incongruencias.

En primera instancia, cabe preguntarse por qué la LPI en este precepto prevé que se autoricen el uso de la denominación de origen únicamente a un tercero que "distribuya o venda los productos de sus marcas". Lo anterior contradice los principios de la regulación de la figura de la "autorización de uso" de los signos distintivos en general, por el hecho de que esta institución no resulta aplicable a los casos en que una persona o empresa cumple funciones de distribución o comercialización de productos.

Dicho en otras palabras, cuando una empresa traslada sus productos a otra para su distribución o venta, ningún tipo de autorización de uso se requiere, dado que la empresa que vende o distribuye no está haciendo uso de la marca. El único caso en que dicho uso debe autorizarse es aquél en que una empresa, distinta del titular del derecho, elabora o produce los productos o presta los servicios amparados por el registro, y aplica es, precisamente, el espíritu de la exigencia consignada en el artículo 139 de la LPI, en el sentido de obligar a que los productos producidos o los servicios prestados por el usuario autorizado correspondan a la misma calidad de los producidos o prestados por el titular.

En todo caso, la licencia que el titular de la autorización de uso de la denominación de origen pudiera transmitir a terceros, tendría que referirse, precisamente, a la persona física o moral que produjera los productos respectivos, con objeto de sujetarla a las mismas condiciones observadas por el propio titular de la autorización, bajo la supervisión y autorización del Instituto.

De hecho, es muy común que para la producción de tequila, se celebren los llamados "convenios de responsabilidad", que son acuerdos muy recurridos para tratar de solventar las objeciones de trasladar a un tercero los beneficios de la autorización de uso de las denominación de origen, compartiendo los derechos sobre el registro sanitario y sujetando a terceras empresas a las mismas condiciones de explotación previstas para la titular.

Lo cierto es que en la práctica se ha incurrido en situaciones viciadas, en las que las empresas titulares de la denominación de origen se convierten en maquiladoras de terceras empresas que en realidad no tienen ningún vínculo con la zona geográfica que ha dado origen a la denominación, "vendiendo" al mejor postor su situación privilegiada a costa de que las condiciones que motivaron la declaratoria de protección puedan deteriorarse gravemente.

Es muy importante que en futuras reformas a la LPI se corrija este supuesto, para evitar que empresas que no tienen vinculación con la denominación de origen sean depositarias de los derechos mediante simulaciones."(24)

En el caso de la Ley peruana no se señala ninguna disposición que permita este tipo de convenios de distribución a posibles usuarios autorizados.

En el caso de las demás legislaciones, se deberá verificar si sus normas penales poseen disposiciones similares a las nuestras contra este tipo de prácticas.

(24) Jalife Daher, Mauricio. Op. Cit.., pág. 351.

CAPÍTULO IV

1. BREVES CONSIDERACIONES RESPECTO DEL RESUELTO N° 601 DE 30 DE MARZO DE 1998 A TRAVÉS DEL CUAL SE RECONOCE AL SECO COMO INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

La firma de abogados RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, sociedad civil de abogados, inscrita a la Ficha 006211, Rollo 1562, Imagen 0002 de la Sección de Micropelículas (Común) del Registro Público, en nombre y representación de VARELA HERMANOS, S.A., sociedad panameña, debidamente constituida al Tomo 203, Folio 438 y Asiento 49939, y actualizada a la Ficha 8193, Rollo 325 e Imagen 172 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, comparecieron ante el despacho de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, a fin de solicitar se sirviera expedir formal autorización, a efectos de que la empresa Varela Hermanos pudiera efectuar la INSCRIPCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA SECO COMO UNA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA 0 GEOGRÁFICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

A. Concepto.

En el memorial de petición se procedió a señalar primeramente el concepto de lo que deseaban reconocer, en los siguientes términos: "La doctrina distingue entre la denominación de origen y la indicación de procedencia. La primera identifica el país, región o localidad y sirve para designar un producto cuyas características o cualidades derivan esencialmente de factores geográficos de ese país, región o localidad, incluyendo factores humanos. La segunda es una expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región o localidad determinada, desde donde recibe una característica que lo diferencia." (Propiedad Industrial en el GATT, Alberto Bercovitz, Ediciones Ciudad Argentina, página 165).

Pese a que se cita a un autor reconocido, no se llega a definir con claridad el concepto de indicación de procedencia, toda vez que se utiliza una deducción de lo establecido en la Ley 35 de 1996.

B. Fundamento jurídico.

En cuanto al fundamento jurídico, se indica que la protección de las indicaciones de procedencia está consagrada en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1990, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, aprobado mediante Ley 41 de 13 de julio de 1995, en su artículo primero, numeral dos, señala lo siguiente:

"Artículo 1. (Constitución de la Unión; ámbito de

la propiedad industrial)

1) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencias o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."

Seguidamente se citan las disposiciones de carácter nacional, en este sentido se señala que el artículo 131 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, reza así:

"Artículo 131: Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado".

La citada ley, en su artículo 134, indica:

"Artículo 134: El nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquirió su naturaleza o sustancia."

C. Antecedente histórico del "Seco" (Factor Humano).

La historia del seco se remonta a la época en que Panamá pertenecía a Colombia y se consumía el aguardiente Colombiano, un licor anisado. En esa época, surge un licor elaborado del jugo de caña de azúcar directo, el cual es fermentado por acción de la levadura produciendo alcohol neutro de excelente calidad, que se le conoció con el nombre de SECO.

Este licor, desde su inicio, fue producido del jugo caña de azúcar obtenido de la caña cultivada en los cañaverales ubicados en el Departamento de Panamá, hoy República de Panamá.

En sus inicios, la producción de esta bebida alcohólica se orienta al sector este del istmo de Panamá, principalmente en la región de Azuero (provincias de Los Santos y Herrera) y provincia de Chiriquí y Veraguas; y la producción fue llevada a otras áreas del istmo panameño.

El elemento a destacar es que toda la materia prima que se utiliza en la producción se genera en el istmo de Panamá (hoy República de Panamá).

La utilización del término SECO, para este tipo de licor en especial, se puede encontrar en un sinnúmero de productos que se comercian o se han comercializado en el pasado a nivel nacional, entre los que se pueden destacar los siguientes: SECO SANTEÑO, SECO SANTIAGUEÑO, SECO MONTIJANO, SECO CARNAVAL, SECO PANAMÁ VIEJO, SECO DE CAÑA CHIRICANO, SECO AZUERO, SECO HERRERANO, SECO DE CAÑA EL LÍDER, SECO TESORO, SECO VARELA, SECO RICO, CAÑONERO, SECO CHIRIQUÍ. Todos producidos por empresas radicadas en la República de Panamá.

Como una prueba histórica de estas afirmaciones, el memorial se refiriere a la historia del SECO HERRERANO.

El inmigrante español José Varela Blanco establece en Pesé, a principios de siglo, el primer ingenio azucarero y, posteriormente sus hijos incursionan en el negocio de destilación, no para la fabricación de licores no para la producción pura de alcohol.

Inicialmente, esta destilación era para la venta de terceros; luego surge la idea de producir esta bebida alcohólica conocida como SECO, convirtiéndose esta empresa en la más pujante en la fabricación de SECO en todo el país.

Las autoridades de la República de Panamá ya han dado muestra del reconocimiento de SECO como una bebida alcohólica originaria de Panamá.

Anteriormente se vendían dos tipos de aguardiente: uno tradicional, que todavía hoy existe, que contiene esencia de anís, y otro, sin ella, al que le decían SECO.

El objeto de utilizar más anís era para enmascarar el mal olor del aguardiente rudimentario que se fabricaba, que no era del agrado de los panameños.

De lo anteriormente expuesto se desprende, de la parte solicitante, que existe un vínculo entre la denominación SECO y el producto.

Siguen refiriendo que el producto ha sido desarrollado y formulado enteramente en la República de Panamá y una de sus principales virtudes radica en que se fabrica de jugo de caña directo, el cual se fermenta y luego se destila.

Cierto es que el pueblo panameño reconoce el producto "SECO", como su bebida nacional y acepta la publicidad, dirigida en este sentido, como un medio de exaltar lo nuestro.

Señala el solicitante que por estas razones, hay un arraigo nacionalista del producto; tanto es así, que la comisión panameña de normas industriales y técnicas, al normalizar el producto, estableció en el objeto de la norma de que lo que se pretende es establecer las definiciones y especificaciones que debe cumplir el seco, BEBIDA ORIGINARIA DE PANAMÁ.

D. Hechos en que se fundamentó la solicitud.

En primer término, se señaló que la INDICACIÓN DE PROCEDENCIA es una expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región o localidad determinada, desde donde recibe una característica que lo diferencia.

En segundo lugar, se señaló que el seco es una bebida auténticamente panameña.; que el seco Herrerano es para Panamá lo que el Tequila para México y el Pisco para Perú. Es una bebida clara, sin olor ni sabor, muy similar al vodka; ideal para mezclar con agua tónica, colas, jugos de fruta, martinis y deliciosa en las rocas.

Tercero, se alega en la solicitud que el seco es un producto de destilación especial y exclusiva de Panamá, que ha alcanzado el más alto grado de preferencia popular.

Como cuarto hecho sostienen que el seco tiene en su haber no sólo todos los records, sino que ha sido el único licor que se ha mantenido por más de cincuenta años como líder en venta de bebidas alcohólicas, convirtiéndose prácticamente en un producto genérico.

El quinto punto recuerda que el seco está muy ligado desde sus inicios a la nacionalidad panameña.

En sexto lugar, según se desprende de los Certificados de Registro de Marcas expedidos por la Dirección General de Registro de la Propiedad , Industrial, las marcas de fábrica:

1. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es CIA. SANTEÑA DE LICORES.

2. SECO HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

3. SECO DE CAÑA EL LÍDER, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.

4. SECO CONTINENTAL, cuyo propietario es CARIBBEAN LIQUORS CORP.

5. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA, S.A.

6. SECO TESORO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA PANAMEÑA DE LICORES, S.A.

7 SECO VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

8. SECO CARIBE, cuyo propietario actual es CARIBBEAN LIQUORS CORP.

9. SECO RICO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA S.A.

10. SECO COOLER VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

11. SECO COOLER HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

12. SECO CAÑONERO, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.

13. SECO DE CAÑA CHIRICANO, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.

14. SECO HERRERANO (VODKA), cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

15. SECO HERRERANO COOLER, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.

16. SECO GRAN QUIBIAN, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.

17. SECO CHIRIQUÍ, cuyo propietario actual es INDUSTRIA LICORERA CALONGE, S.A.

Son todas de sociedades panameñas y que, por ende, se patentiza el regionalismo que se desprende de la bebida alcohólica seco.

E. Solicitud y pruebas.

Por lo anteriormente expuesto, fue solicitada una declaración por parte de la empresas VARELA HERMANOS, S.A., en donde la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial se sirviera autorizar la INSCRIPCIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA SECO COMO UNA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA O GEOGRÁFICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

En carácter de pruebas, fueron adjuntados los siguientes documentos: 1 Poder a favor de la firma de abogados.

Copia del certificado de registro de las marcas:

1. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es CIA. SANTEÑA DE LICORES.
2. SECO HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
3. SECO DE CAÑA EL LÍDER, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
4. SECO CONTINENTAL, cuyo propietario es CARIBBEAN LIQUORS CORP.
5. SECO AZUERO, cuyo propietario actual es COMPAÑIA LICORERA HERRERANA, S.A.
6. SECO TESORO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA PANAMEÑA DE LICORES, S.A.
7. SECO VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
8. SECO CARIBE, cuyo propietario actual es CARIBBEAN LIQUORS CORP.
9. SECO RICO, cuyo propietario actual es COMPAÑÍA LICORERA HERRERANA, S.A.
10. SECO COOLER VARELA, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
11. SECO COOLER HERRERANO, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
12. SECO CAÑONERO, cuyo propietario actual es DESTILADORA NACIONAL, S.A.
13. SECO DE CAÑA CHIRICANO, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.
14. SECO HERRERANO (VODKA), cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
15. SECO HERRERANO COOLER, cuyo propietario actual es VARELA HERMANOS, S.A.
16. SECO GRAN QUIBIÁN, cuyo propietario actual es VINÍCOLA LICORERA, S.A.
17. SECO CHIRIQUÍ, cuyo propietario actual es INDUSTRIA LICORERA CALONGE, S.A.

1. Literatura referente a los orígenes de la bebida seco.
2. Certificaciones por parte de la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud, referentes a bebidas alcohólicas con la denominación SECO.
3. Registro Computarizado (Listado General) de bebidas alcohólicas con la denominación SECO emitido por la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud.
4. Copia de Actas de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas referentes a la discusión de las definiciones y especificaciones que debe cumplir el seco, como bebida originaria de Panamá.

Con respecto a las pruebas aportadas, debe señalarse que no existe en las disposiciones sobre la propiedad industrial nada que le exija indicar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración, extracción o fabricación de los productos distinguidos.

Como segunda objeción, no se procedió a autenticar las copias de los certificados de registro de las marcas que poseían por nombre la palabra SECO, las fotocopias de las actas de la Comisión de Normas y Tecnología del Ministerio de Comercio e Industrias, lo mismo que la documentación proveniente de la División de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud.

No obstante, el reconocimiento de la bebida SECO como una indicación de procedencia panameña, debe llenar de satisfacción, toda vez: que se procederá a proteger a nivel internacional este patrimonio de todos los panameños.

1. BREVES CONSIDERACIONES DE FALLOS JURISPRUDENCIALES SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

En este punto se realizarán algunas consideraciones sobre los fallos jurisdiccionales referentes al tema de las denominaciones de origen y la indicación de procedencia o geográfica.

Se considera pertinente que se dirija la mirada a lo señalado en el artículo AFTERMATH OF A WINE WAR: AUSTRALIA IMPLEMENTS NEW IP RIGHTS IN WINES, redactado por el abogado Stephen Stem, socio principal en Melbourne, Australia, de la firma de abogados australiana, Freehili, Hollingdale & Page. Esta información se localizó en el sitio web denominado Law Journal Extra Home de noviembre-diciembre de 1997.

Es oportuno traducir los aspectos importantes del artículo, sobre un caso de extraordinaria importancia en materia de indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.

El nombre del artículo es "Después de la Guerra del Vino: Australia implementa nuevos derechos de protección internacional en los vinos".

Este artículo relata que diez años atrás, Australia y la Unión Europea estaban en las primeras planas. El problema era el vino.

Muchos de los viñeros australianos estaban produciendo etiquetados "Burgundy", "Champagne", "Chablis", "Port", "Sherry"- la lista sigue aún más. Muchas de las indicaciones geográficas hechas famosas por los viñedos europeos fueron comúnmente usados en los vinos australianos.

Señala el artículo que, actualmente, la situación ha cambiado radicalmente. Un acuerdo entre la Unión Europea y Australia terminó en un Tratado de Vino, nueva legislación en Australia, y una reciente decisión por la Corte Federal Australiana tiene establecido protección legal para las indicaciones geográficas.

La actitud del público australiano y su industria del vino ha cambiado aún más. Ellos han abrazado la protección de las indicaciones geográficas y están haciendo aún más allá de lo que la Ley de Australia exige.

Según el autor, después de años de negociación, el Tratado sobre Vinos de la Unión Europea y Australia fue firmado en enero de 1994. Bajo los términos de este tratado, cada grupo acordó proteger las indicaciones geográficas entre ellos.

Australia permitió el uso de las indicaciones geográficas europeas, nombres de vinos que se habían convertido, a través del uso, en genéricos en Australia.

De retorno, la Unión Europea estableció una serie de barreras no arancelarias a la importación de vinos. Específicamente, el tratado impuso límites en la extensión de la certificación y en los requisitos de exámenes necesitados antes de que los vinos pudieran ser importados del territorio del otro.

Desde la perspectiva australiana, el tratado fue firmado sólo después de una larga consulta con la industria.

Hubo pequeñas diferencias en vender el tratado final a la industria del vino australiana, porque éste creaba una enorme potencial que incrementaría significativamente las exportaciones hacia Europa.

El tratado listaba las indicaciones geográficas protegidas, o nombre de los vinos, en anexos del tratado. A pesar de que los anexos contenían miles de indicaciones geográficas europeas, sólo había 16 o más usadas comúnmente por Australia para ese tiempo.

Para los nombres comúnmente utilizados, habría una serie escalonada de días en que dejarían fuera del uso. El tratado disponía que los nombres mencionados en la primera lista de los así llamados nombres genéricos deberían ser desplazados del uso para el 31 de diciembre de 1993; y aquéllos en la segunda lista para los finales del 31 de diciembre de 1997. Para aquéllos en la tercera lista, Australia y la Unión Europea acordaban que para el 31 de diciembre de 1997 acordarían una fecha para que los nombres fueran desplazados del uso.

En realidad, sólo aquellos nombres en la segunda y la tercera lista fueron un logro; los nombres de la primera lista son poco usados en Australia. De todos modos, algunos como Champagne, Chablis, Burgundy, Port y Sherry han sido utilizados por largo tiempo por los productores australianos y haber dado estos nombres podría tener una impacto significativo en la industria del vino en Australia.

La industria dei vino en Australia, en términos generales, a tenido un buen grado de aceptación con el tratado y ha desplazado el uso de los llamados nombres genéricos.

De hecho, un número considerable de productores ha dejado de utilizar algunos de estos nombres sin necesidad de una fecha límite. Por ejemplo, uno de los famosos vinos de Australia, Penfolds "GRANDE HERMITAGE", dejó de utilizar el nombre "HERMITAGE".

Sólo aquellas indicaciones geográficas protegidas en su país de origen son protegidas bajo el tratado. Al tiempo en que el tratado fue firmado, las leyes de Australia no otorgaron protección específica a cualquiera de los nombres de sus propias regiones donde se produce el vino.

El país tenía sólo leyes generales para prevenir las conductas engañosas, falsas o mal intencionadas.

Un efecto del tratado fue el de inducir al vino australiano y a la corporación del Brandy a pronunciarse sobre la necesidad de definir las regiones australianas productoras de los vinos. El propósito está casi cumplido.

Australia ha generado legislación para implementar el tratado. Esta legislación (El acta de Vino Australiano y Corporación Brandy) establece el registro de los nombres protegidos y provee protección legal a los nombres allí establecidos. Las indicaciones geográficas de la Unión Europea son protegidos al entrar esos nombres en el registro. Puede observarse que se da la misma situación en Panamá con la lista que debe tener la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Cuando las indicaciones geográficas de Australia son protegidas, las mismas son incorporadas a este registro.

A. Fallo de Tribunal de Casación de París.

En una interesante decisión tomada a finales del año antepasado, la Corte Federal Australiana sentó las primeras reglas sobre las disposiciones introducidas para implementar el tratado.

El caso fue planteado por dos demandas: el Instituto Nacional Francés de las Denominaciones de Origen (conocido en francés como Institut National des Apellations d'Origine, o ¡NAO) y el Comité Interprofesional de Vinos de las Cótes de Provence (CIVCP).

El ¡NAO, una entidad semigubernamental, fue establecida en 1935 para proteger las denominaciones de origen francesas en Francia y alrededor de todo el mundo. Por otro lado, la CIVCP tiene por objetivo la promoción y el desarrollo del mercado para los vinos de Cótes de Provence y la protección de la denominación de origen " Cótes de Provence".

Los demandados fueron los esposos Bryce, dueños de un viñedo en Tasmania, al que habían denominado "La Provence" a finales de 195,9 por un descubridor francés.

Poco después de haber sido firmado el Acuerdo entre la Unión Europea y Australia, la etiqueta de vino usada por los esposos Bryce, llamo la atención del INAO y del CIVCP. Ellos objetaron el uso de "La Provence", como el nombre principal del vino.

La INAO infructuosamente trató de negociar una solución amigable, pero cuando {as negociaciones fracasaron, la ¡NAO y el CIVCP promovieron una demanda en la Corte Federal de Australia. Ellos arguyeron que la denominación de origen francesa "Côtes de Provence" y la indicación geográfica "Provence" eran ambos protegidos bajo el Decreto Reglamentario como indicaciones geográficas. El uso del término "Provence" por parte de los esposos Bryce violaba el decreto reglamentario en dos aspectos: en primer término, ésta era una falsa descripción y presentación del vino; además, era engañosa.

Los esposos Bryce respondieron que la indicación geográfica "Provence" sólo aparecía como un encabezado en el anexo del tratado. Alegaron de igual modo que la indicación geográfica "La Provence" no podía causar confusión con la indicación geográfica "Cótes de Provence".

La Corte Federal encontró que "Provence" fue una indicación geográfica registrada, que era protegida bajo el acto reglamentario. Sin embargo, utilizando un raciocinio sorprendente, la Corte señaló que el uso del término "Provence° no era una descripción engañosa y que no se podía confundir con la indicación geográfica " Cótes de Provence"; además señalaba el hecho de que los demandantes no habían podido demostrar que los esposos Bryce conocían de la restricción al uso del término que se establecía en el acta reglamentaria.

B. Fallo del tercer Tribunal Superior de Comercio en Panamá.

1. Antecedentes del fallo.

Bajo la ponencia del Magistrado Jorge Luis Lombardo , el Tercer Tribunal Superior de Justicia procedió a pronunciarse respecto de una sentencia de 24 de abril de 1998, mediante la cual el Institut National Des Apellations D'Origine interpone un proceso de oposición contra la Solicitud de Registro No. 69332 de 21 de enero de 1994, presentada por EL FORTIN ZONA LIBRE, S.A. y correspondiente a la marca de comercio "CHAMPAGNE".

Dicho litigio fue resuelto en primera instancia mediante Sentencia No. 30 de 27 de noviembre de 1997, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y en cuya parte resolutiva se dispuso NO ACCEDER a las pretensión incoada por la parte actora.

Esta decisión fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado por la parte actora.

Entre los argumentos vertidos por la parte actora, se encuentra el hecho de que la marca que se pretende registrar "Champagne" es fonéticamente idéntica a la denominación de origen francés que se utiliza para distinguir productos alcohólicos originales de la región francesa de Champagne.

En este sentido la parte demandante señala que "solamente los productos elaborados o producidos en la región francesa de Champagne pueden llevar en sus etiquetas, envases, rótulos, envolturas y cubiertas la denominación "Champagne", porque la calidad y aprecio por parte del público consumidor respecto a la naturaleza, origen o procedencia del producto depende del lugar de producción u origen que es la región de Champagne, Francia; por tanto, nuestro representado, INSTITUT NATIONAL DES APELLATIONS D'ORIGINE, exige protección como entidad pública de Francia, dedicada a defender en todos los países del mundo las denominaciones de origen francés.

Entre otras cosas, se alegaba que la fama y anterioridad que ha alcanzado el producto "Champagne° para amparar licor es notoria y famosa.

2. Criterio del tribunal del alzada.

En esta ocasión, el "THEMA DECIDENDUM" radica en la posibilidad o no de que el nombre geográfico de una determinada región pueda registrarse como una marca de comercio, pese a que dicho nombre geográfico ya ha sido registrado como una DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

Luego de efectuar una serie de consideraciones respecto de la aplicación de las normas en el tiempo, el tribunal de alzada decidió aplicar la normativa anterior a la Ley 35 de 10 de mayo 1996; o sea, el Código Administrativo y el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que reglamenta los artículos pertinentes del Código Administrativo.

Continúa señalando el tribunal que la tutela que la legislación panameña

confiere tanto al titular de un registro marcario como al consumidor, se encuentra consagrada en el artículo 2014 del Código Administrativo cuando, por vía de excepción, dispone que:

"Artículo 2014: Es prohibido hacer uso en las marcas de fábrica o de comercio de lo siguiente:

• De dibujos, láminas, viñetas contrarias a la moral; y
• De marcas idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando se pretenda amparar con ellas productos u objetos protegidos por éstas."

Por otro lado, el artículo 2012 del Código Administrativo dispone lo

siguiente:

"Artículo 2012: No se registrarán marcas que exclusivamente consistan en informaciones sobre clase, fecha y lugar de la fabricación, o sobre la calidad, la destinación y las condiciones de precio, cantidad y peso de la mercancía."

La tesis de la parte demandante consiste, básicamente, en que no se debe permitir el registro de la marca de comercio "CHAMPAGNE", porque se "podría crear en el público consumidor la idea errónea de que dichos productos en clase 25 se encuentran relacionados o provienen de esa región francesa", esto en cuanto al perjuicio del consumidor. En cuanto a los intereses que representa la entidad demandante sostiene que la "sociedad demandada podría tomar ventaja de la fama mundialmente reconocida de los productos con denominación "CHAMPAGNE" de origen francés…"

En materia de Derecho Marcario -señala el tribunal- la regla general es que dos marcas idénticas o similares, pertenecientes a distintos dueños, pueden coexistir siempre y cuando distingan productos con naturaleza diferente; ello en base al PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA. Este principio, a su vez tiene una excepción, la cual consiste en que cuando el SIGNO DISTINTIVO ha alcanzado un fuerte grado de implantación, es decir, divulgación y difusión, en el mercado, de tal manera que se hace notorio, renombrado y/o famoso, entonces, la protección jurídica se extiende ilimitadamente; es decir, hasta aquellas clases contentivas de productos de naturaleza diferente.

Fue el criterio del tribunal que la palabra CHAMPAGNE, desde taI punto de vista sociológico y psicológico, posee una evocación propia, específica y sumamente conocida con el añadido de que la voz en cuestión, posee significado propio; conclusión que conduce a compartir lo expuesto por Otamendi cuando dice que.

"El error respecto del origen puede provocar también lo que he de llamar confusión indirecta. El registro de una marca confundible con marcas o con designaciones de actividades de terceros puede hacer creer que existe un origen común, provocando la confusión.

Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función o, en definitiva, de cualquier característica de un producto o servicio, pueden ser engañosas si los productos o servicios que distinguen nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas…

La posibilidad de engaño en estos casos termina cuando los productos o servicios a distinguir son de una naturaleza tal que no hay evocación posible. En estos casos las marcas son de fantasía. "(26)

Sigue señalando el tribunal, que:

" la denominación de origen "CHAMPAGNE", más que un signo notorio, constituye un signo renombrado. La anterior afirmación exige, sin pretender abundar en argumentos teóricos, establecer la esencial diferencia entre signo notorio y alguno renombrado. En este sentido, el tribunal hace suyo el criterio doctrinal que establece que la notoriedad del signo en el tráfico mercantil supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario; mientras que el signo renombrado, además de lo anterior, tiene el añadido de una elevada dosis de reputación y prestigio-"(27)

Así las cosas, al estudiar el alcance que debe tener la protección jurídica de una denominación de origen renombrada, se deben tomar en cuenta los conocidos criterios comúnmente aplicados en el Derecho Marcario; tales como:

1. El riesgo de confusión, efectiva o potencial, (que incluye al riesgo de asociación) más allá del principio de especialidad.
2. Perjuicio para el renombre.
3. Riesgo de dilución,.
4. Aprovechamiento parasitario de la reputación ajena.

En el caso que examinado, independientemente que se puedan dar los tres primeros supuestos, el tribunal percibe que la violación del derecho subjetivo sobre la denominación de origen CHAMPAGNE incide directamente sobre el cuarto criterio, es decir, el aprovechamiento parasitario de la reputación ajena.

El tribunal concluyó que "…acceder al registro de la marca CHAMPAGNE en cualquier clase del nomenclador internacional, equivaldría, ni más ni menos, a permitir que un tercero que históricamente nada ha tenido que ver con la fama, prestigio y reputación de las que goza la denominación de origen CHAMPAGNE, tal cual ha sido formulado por la parte demandada, no denota ni novedad ni originalidad frente a la denominación de origen ya registrada y, por tanto, a criterio del tribunal, la misma, al ser evocativa de la denominación de origen, no pasa de ser una mera referencia acerca del lugar de fabricación de la mercancía, hecho prohibido por el artículo 2012 del Código Administrativo, citado con anterioridad.

En mérito de todo lo antes expuesto, el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la Sentencia N° 30 de 27 de noviembre de 1997 dictada por el Juez Noveno de Circuito, accede a la pretensión del presente proceso de oposición contra la solicitud de registro N° 69332 y, en consecuencia, NIEGA LA SOLICITUD de registro de la marca "Champagne".

(26) Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 2' edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Abeledo-Perrot, págs. 97-98.

(27) Monteagudo, Montiano. La Protección de la marca renombrada. 2" edición, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1995. Págs. 38 y 48.

CONCLUSIONES

1. La misma naturaleza del hombre lo obliga a crear cosas y una vez creadas, les asigna un nombre para identificarlas, y luego después, proviene la asignación de una marca para identificar e individualizar plenamente a otras cosas de su misma especie.
2. Los signos distintivos (entiéndase marcas, patentes, denominaciones de origen, indicaciones geográficas o de procedencia, etc.) llegarían a tener un valor autónomo y una normativa jurídica más específica con el cumplimiento de determinadas condiciones de tipo económico, político, intelectual y social.
3. Constitucionalmente la protección hacia el Derecho de la Propiedad Industrial ha sido establecida como una protección general hacia la propiedad privada. Es decir ha prevalecido el concepto de la propiedad industrial como un derecho de cosas, siguiendo la más pura concepción romanista, iniciada por el Código Napoleónico, traspasado el Código Civil Español, llevado al Código Civil de Colombia y vuelto a transplantar al Código Civil de Panamá.
4. Anteriormente las normas sobre Propiedad Industrial se encontraban consagradas en el Código Administrativo y en el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que reglamenta las anteriores. En estos textos jurídicos los temas de la indicación de procedencia y la denominación de origen se encontraban reguladas en forma escasa.
5. En general, las características de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia son: deben ser distintivas, especialidad, novedad, licitud y veracidad.

   "Una denominación de origen es el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar un producto originario en él, cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, incluidos los factores naturistas y humanos."

6. En el documento de la OMPI denominado "PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" se condensa lo que a nivel mundial se entiende por denominación de origen:
7. Podemos señalar que a nivel internacional existe en general una tendencia a la unificación de criterios en aspectos conceptuales, presentándose así una cierta constante en cuanto a los elementos que conforman las diversas definiciones. Dicha unificación constituye una ventaja en cuanto a la comprensión de tan obscura materia.
8. En términos generales se debe entender por denominación de origen, el nombre de una región geográfica de país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos.
9. Son varios los convenios internacionales de carácter multilateral que contienen normas referentes a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas. Entre esos se encuentran el Acuerdo de París, la Convención Interamericana sobre Derecho de Marcas, el Acuerdo de Lisboa, el Acuerdo de Madrid y los ADPIC's o TRIP's.
10. En el ámbito latinoamericano, además de la Convención Interamericana sobre Derecho de Marcas, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial para los países andinos de la Comunidad Andina incorporó la noción de denominación de origen establecida previamente en el Acuerdo de Lisboa para la protección de las Apelaciones de Origen en 1958.
11. El término INDICACIÓN GEOGRÁFICA es el nombre genérico que incluye a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen.
12. En nuestra opinión la indicación de procedencia o indicación geográfica protegida es el nombre de una región o un lugar geográfico que designa un producto originario de un país en donde se realizan los procesos de producción, transformación o elaboración, que por tener una calidad determinada, una reputación u otra característica pueda atribuirse a dicho origen.
13. Sólo podrá una verdadera competencia comercial tanto en precios como en la distribución de productos cuando se implementen sistemas que permitan diferenciar e individualizar los productos con las indicaciones geográficas y el consecuente respeto de dichas instituciones a nivel internacional.
14. Las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencias son consideradas inclusive como parte del bagaje cultural de un determinado país; un ejemplo patente de esto lo podemos encontrar con los vinos producidos en varios países europeos.
15. El Sector Europeo de los alimentos de calidad es el que ha reaccionado de forma más enérgica y favorable hacia la implementación de normas jurídicas tendientes a hacer efectivos dichos sistemas de diferenciación. De allí nacen las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.
16. Por indicación de procedencia se considera la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.
17. La ley panameña utiliza el término "expresión o el signo", aquí ya sobreviene una situación de relevancia en el estudio de esta figura. La razón es que mientras a nivel doctrinal y de legislaciones extranjeras se entiende a la indicación de procedencia o indicación geográfica como un nombre de alguna región o lugar, nuestra legislación hace referencia a °expresión o el signo", se deja así abierta la posibilidad de que se puedan reconocer una variedad polivalente de conceptos.
18. Muy posible es que esta norma haya sido redactada para que la actual denominación "SECO" fuese reconocida como una indicación de procedencia sin sufrir mayores objeciones u oposición. Sin embargo, sea cual fuere el motivo, el hecho es que esta disposición introduce elementos su¡ generis que le otorgan una mayor amplitud y expande los criterios que puedan ser utilizados para establecer el reconocimiento en nuestro país de las indicaciones de procedencia.
19. En el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia el titular del derecho es el Estado. Luego entonces la propiedad del derecho lo posee es el Estado y el mismo puede permitir la autorización a los particulares para su uso.
20. Los elementos de la denominación de origen son: nombre de la región o un lugar o excepcionalmente país que designa un producto, que sea originario, la calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y por último la producción y transformación más la elaboración en el área geográfica.
21. Los elementos de la indicación de procedencia son: nombre de la región o un lugar o excepcionalmente país que designa un producto, que sea originario, la calidad o reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicha procedencia, y por último la producción y transformación más la elaboración.
22. El artículo 115 del Decreto Ejecutivo Reglamentario 7 de 17 de febrero de 1998 se señala que las disposiciones del capítulo referente a la denominación de origen le serán aplicadas alas indicaciones de procedencia. Por tal motivo todo lo que se refiera a las denominaciones de origen se entenderán aplicables a las indicaciones de procedencia.
23. La ley panameña señala que sólo entidades legalmente constituidas pueden realizar la solicitud. Es decir que de manera tajante y directa se excluye a las personas naturales de la posibilidad de solicitar el reconocimiento para la protección de las denominaciones de origen.
24. De igual modo la ley panameña no establece de forma directa qué clase de entidades legales pueden realizar la solicitud. Así las cosas podemos suponer que cualquier entidad legalmente constituida (entiéndase sociedades civiles, anónimas, mercantiles de todo tipo, sindicatos, asociaciones, federaciones, Organismos no gubernamentales, etc.) pueden tener la oportunidad de solicitar el reconocimiento.
25. Como un resultado directo de la situación de que en algunos casos la titularidad de la denominación de origen y de las indicaciones de procedencia no corresponde a los productores de la zona beneficiada, sino al Estado; resulta más que clara la necesidad de obtener la autorización para su uso.
26. En el caso de la legislación panameña se tiende a confundir la autorización de uso de la denominación de origen o de la indicación de procedencia con la misma declaración de la denominación de origen y de la indicación de procedencia. Esto lo decimos por cuanto en el artículo 113 de la denominación de origen se procede a señalar, como una sanción aplicada por la autoridad judicial competente (que en este caso serian los recién creados tribunales de comercio), la cancelación del registro de una denominación de origen por el uso indebido de la denominación de origen o la indicación de procedencia; cuando en realidad lo que se debe cancelar es la autorización del uso de la denominación de origen otorgada a los particulares.

RECOMENDACIONES

1. Esto vacío jurídico enclavado en la legislación de propiedad industrial, deja en completa indefensión a todas aquéllas terceras partes que por algún motivo puedan sentirse afectados en su derecho y tuviesen la oportunidad de presentar los fundamentos jurídicos de su oposición.

2. Un punto que a nuestro parecer, no se consideró tanto en la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial y el Decreto Ejecutivo No. 7 de 17 febrero de 1998 por medio del cual se reglamenta a la Ley No. 35 de -10 de mayo de 1996, es que no se da un periodo o término para que un tercero pueda oponerse al otorgamiento de la protección, demostrando por ejemplo, que el nombre del producto no se encuentra vinculado a la zona geográfica; de que por ejemplo el producto sea producido en otras regiones geográficas distintas a las mencionadas en la solicitud; por lo que quedarían esas regiones con la imposibilidad de producir ese producto.

   Por otro lado se establece que la autoridad pública competente también puede solicitar la nulidad. En este caso se debió señalar de igual modo cual sería la autoridad competente. Entendemos nosotros que será autoridad competente, la misma que inicialmente solicitó el registro que se pretende anular.

3. El primer párrafo del artículo 113 del Decreto Ejecutivo Reglamentario de la ley 35 sobre propiedad industrial establece el caso de la nulidad del registro de la denominación. Esta declaración estatuye la nulidad cuando se compruebe y demuestre que el registro se ha dado en violación de las prohibiciones previstas en el Artículo 107 del Decreto. El precepto jurídico otorga la acción a cualquier persona interesada o autoridad pública competente. Aquí consideramos que se debió especificar quiénes pueden ser los que puedan iniciar la acción, y se debe verificar su legitimación para iniciada. Es decir, consideramos que la norma debió haber exigido que la persona posea un interés jurídico comprobable o verificable o que se considere parte afectada por el registro; de lo contrario sería ¡lógico que cualquier persona bien sea jurídica o natural que ni siquiera tenga un conocimiento remoto de lo establecido por esta resolución, tenga derecho a pedir la nulidad del registro.
4. Extrañamente no se incluyó ni en la Ley 35 sobre Propiedad Industrial, ni en el Decreto Ejecutivo Reglamentaria norma alguna referente a la divulgación de la protección que se le da a las denominaciones de origen por lo que se deja un vacío jurídico en este aspecto.
5. En la legislación panameña no se establece el procedimiento para otorgar la autorización para el uso de la denominación de origen o la indicación de procedencia.

Este es otro aspecto que debe ser considerado en las próximas reformas que se le desee introducir a esta legislación. Toda vez, que si la titularidad la posee el Estado únicamente, no se podrá utilizar por los particulares las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia sin previa autorización.

DEDICATORIA

A mi madre Marcia, a mi padre Rafael, a mi abuela Mito, a mi tío Marcial, a mis hermanos lalys y Agustín, y en especial a mis fallecidos tíos Cholo y Regino.

AGRADECIMIENTO

Le doy un agradecimiento especial a mi director de tesis, profesor Franklin Miranda por su paciencia en la revisión de la tesis y sus sabios consejos.

Adicionalmente agradezco a todas aquellas personas que en alguna u otra forma tuvieron la gentileza de apoyarme en la finalización de esta meta.

Rafael Batista Cáceres

Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.

PANAMÁ, 1999.