Art. 57º. – Se entiende por indicación geográfica el signo que identifique un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico.
Art. 58º. – Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica.
Ellos tendrán acción para impedir que la indicación geográfica se utilice para identificar productos del mismo género que no sean originarlos del lugar designado por la indicación.
Art. 59º. – Constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios,
Art. 60º. – Cualquier persona interesada tendrá acción judicial para impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de algún producto, indique o sugiera que éste proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.
Art. 61º. Constituye marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utiliza la marca bajo control del titular.
Art. 62º. Las sociedades legalmente autorizadas podrán registrar marcas colectivas para uso de sus miembros.
Art. 63º. El registro de una marca colectiva deberá ser solicitado por el titular, con expresa indicación del carácter de la marca y acompañando el reglamento de uso de la misma.
Art. 64º. La publicación de la solicitud de registro de la marca colectiva contendrá, además, un extracto del reglamento de uso, incluyendo las condiciones esenciales de uso.
Art. 65º. El titular de la marca colectiva comunicará a la Dirección de la Propiedad Industrial toda modificación introducida en el reglamento de uso de la marca. Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros luego de su inscripción y publicación.
Art. 66º. Las marcas colectivas están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.
LECCIÓN XII
12. MARCAS
ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA MARCA.
A- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL USO.
SISTEMA DECLARATIVO.
Este sistema denominado DECLARATIVO, presenta la ventaja de ser extremadamente económico. El "ocupante" de la marca nada tiene que hacer sino utilizarla para merecer la protección de la ley.
El sistema declarativo es aquel en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el depósito o registro de la marca.
En otros países (anglosajones), se ha mantenido el uso como elemento de obtención de la protección; se trata empero sólo de un elemento, ya que la legislación prevé un registro de la marca, con efecto declarativo simplemente.
B- ADQUISICION MEDIANTE EL REGISTRO.
SISTEMA ATRIBUTIVO.
Este sistema, denominado de REGISTRO ATRIBUTIVO, es el de mayor difusión entre los países latinos. Exige la intervención de una dependencia administrativa registradora y además implica trámites en que a menudo deben intervenir mandatarios especializados o "Agentes de la propiedad industrial". Tiene la reputación de ofrecer un derecho con contornos más definidos y ciertos.
Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno. "en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro".
Lo dicho, no significa que la marca no registrada esté totalmente desprotegida. Se ha sostenido reiteradamente que cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado la marca usada tendrá valor frente a la registrada ya que éste criterio tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral.
"DEL REGISTRO, DE SUS FORMALIDADES Y DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS" Ley 1294/98
Art. 4º. La solicitud para el registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la que expedirá el correspondiente recibo.
Art. 5º. La solicitud a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su apoderado, según corresponda,
b) Denominación de la marca o su reproducción cuando, se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales;
c) Especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación de la clase; y,
d) Carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberá constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas solo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un agente de la propiedad industrial matriculado.
Art. 6º. La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.
La Ley 1294/98 de Marcas en el artículo 15 consagra el sistema atributivo.
"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"
SISTEMA MIXTO. En nuestro sistema positivo nada dice de ello.
CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA MARCA.
Legislaciones como en la Argentina, disponen la obligatoriedad del uso de la marca, siendo éste un requisito esencial para la conservación del derecho. El uno debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para permitir que ésta pueda ser renovada al producirse su vencimiento.
En estos casos, el uso tiene que darse en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio.
Asimismo, nuestra legislación establece que para la conservación del derecho de propiedad de la marca, debe usarse.
"Art. 27º. – El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca:
a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
b) Cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
c) Cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones substanciales de su carácter distintivo original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente;
La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor.
No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la presentación de un servicio incluido en otras clases.
La acción de cancelación por falta de uso se deberá promover ante la jurisdicción judicial, civil y comercial. La persona que obtenga una resolución de cancelación favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede firme la resolución en cuestión"
Los derechos sobre una marca pueden extenderse indefinidamente en el tiempo; se diferencian desde éste ángulo con los que surgen de las patentes, los que necesariamente tienen un máximo legal, sin permitirse la renovación de tales derechos.
Concedido un registro marcario, su titular gozará de los derechos emergentes de tal registro por el término de 10 años, vencidos los cuales el registro podrá ser renovado indefinidamente por períodos iguales (art. 19), siempre que no se produzca una causal de extinción durante uno de esos períodos.
Para que la solicitud de renovación sea tal, y no la solicitud de un nuevo registro marcario, o sea, para que se mantenga en vigencia el derecho preexistente sobre la marca, tal solicitud debe ser presentada antes de la expiración del término del registro anterior.
PERDIDA DE LA PROPIEDAD SOBRE LA MARCA
Se reconocen algunas causales de extinción del derecho de propiedad de una marca, que debieran provenir de la propia legislación marcaria; entre ellas las establecidas por el Art. 53. "El derecho de propiedad de una marca se extingue:
a) Por renuncia del titular;
b) Por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro; y,
c) Por la declaración judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro,
A- Renuncia del titular.
Para que se extinga el derecho sobre la marca, la voluntad de renuncia al a tal derecho debe ser comunicada a la Dirección de la Propiedad Industrial. Debe tenerse en cuenta que el derecho sobre la marca es un derecho "erga omnes". La renuncia puede ser parcial en lo que a clases, o productos y servicios se refiere, pero no en cuanto a forma o características del signo distintivo. Esto último supondría una modificación y no una renuncia a la marca.
La renuncia no debe confundirse con la figura del "Abandono" de marca. El abandono surge, en países como Estados Unidos, del no uso de la marca y de otros actos que sólo indirectamente se relacionan con la voluntad del titular de renunciar a su marca. Podría interpretarse de la misma forma el art. 27.
B- Vencimiento del término de vigencia.
Esta causal de extinción del registro marcario se relaciona con la duración de tal registro y su posibilidad de renovación.
Art. 19º. "El registro de una marca tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente"
Art. 26º. – Tratándose de una solicitud de renovación de marca, el plazo del abandono será de ciento ochenta días computados desde la fecha del vencimiento del registro o de la última actuación posterior a ésta, y se procederá conforme a lo que se dispone en este capítulo en lo que fuere aplicable.
C- Declaración judicial de nulidad.
Art. 46º. – La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir del primer día hábil siguiente al de la última publicación.
Art. 47º. – De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o a su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla. Si hubiera hechos que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta días hábiles, plazo que empezará a correr a partir de la notificación por cédula a las partes. Las pruebas instrumentales podrán ser ofrecidas y agregadas en cualquier momento del periodo probatorio. Una vez cumplida la contestación o en su caso cerrado el período de pruebas, sin otro trámite el expediente quedará en estado de autos para resolver, aún cuando no se hubiese contestado la oposición. Si se hubiesen presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán en un solo acto, mediante resolución fundada.
Art. 48º. – Cuando a quien no tenga registrada una marca se le reconozca en una oposición o anulación el mejor derecho para su registro, está obligado a solicitarla dentro de los noventa días de ejecutoria la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho de prelación.
Art. 52º. – Cuando en un procedimiento de oposición, por la vía reconvencional, se alegare la cancelación por el no uso de una marca, el expediente se deberá remitir inmediatamente a la jurisdicción judicial civil y comercial del turno de modo a posibilitar la ulterior tramitación de tal expediente ante tal jurisdicción ya conforme a las reglas del juicio ordinario.
DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN.
Artículo 10. Plazo de Registro y Renovación. LEY Nº 912/95
1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.
2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.
3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo establecido en el Artículo 5 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967).
4) En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación en la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.
5) A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá:
a) Realizar un examen de fondo del registro;
b) Llamar a oposiciones o admitirlas;
c) Exigir que la marca esté en uso; y
d) Exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro país u oficina regional.
Artículo 19 (1294/98) El registro de una marca tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.
Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente.
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO Y SU RENOVACIÓN.
Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que existen tres requisitos de fondo que hacen al signo: LA NOVEDAD, LA ESPECIALIDAD Y LA LICITUD.
Novedad. En su Art. 1, se establece como pauta básica general de resgistrabilidad para todo signo, que tenga capacidad distintiva.
Laborde, opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser "suficientemente original para forzar la atención /especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)
Especialidad. Este requisito consiste en que el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad.
Rendí explica que es especial si tiene una "forma en sí misma, que permita reconocerla entre todas".
Licitud. La tercera condición es que el signo en cuestión, no esté prohibido por alguna disposición de la ley. (Ver art. 2)
Artículo 4 (1294/98) "La solicitud para el registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la que expedirá el correspondiente recibo."
Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca. Por lo tanto, quien tiene la libre administración de sus bienes puede también solicitar y ser titular de una marca.
Art. 11º. "La Dirección de la Propiedad Industrial asignará fecha de presentación a la solicitud, que contenga al menos la identificación y dirección del solicitante y los requisitos previos en los incisos b) y c) del articulo 5º. que distinguirá la marca."
Trámite del registro.
Art. 4º. La solicitud para el registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la que expedirá el correspondiente recibo.
Art. 5º. – La solicitud a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su apoderado, según corresponda,
b) Denominación de la marca o su reproducción cuando, se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales;
c) Especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación de la clase; y,
d) Carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberán constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas solo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un agente de la propiedad industrial matriculado.
Art. 11º. "La Dirección de la Propiedad Industrial asignará fecha de presentación a la solicitud, que contenga al menos la identificación y dirección del solicitante y los requisitos previos en los incisos b) y c) del articulo 5º. que distinguirá la marca."
Art. 13º. – Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegación, la resolución será fundada.
Art. 14º. – La Dirección de la Propiedad Industrial expedirá un certificado de registro de la marca que reproducirá los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias.
Art. 20º. Efectuada la presentación de la solicitud y con posterioridad al examen de forma, se dispondrá inmediatamente la publicación de la misma. El examen de fondo será efectuado una vez vencido el plazo para la presentación de las oposiciones. Las solicitudes de renovación asimismo se publicarán.
Trámites para la renovación
Art. 19º. – El registro de una marca tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.
Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente.
Art. 20º. "… Las solicitudes de renovación asimismo se publicarán"
Art. 21º. – Los plazos previstos en esta ley que se refieran a la publicación se computarán desde el día hábil siguiente al de la última publicación. El reglamento determinará la forma en que se efectuarán la publicación y el contenido del aviso correspondiente.
LA NOMENCLATURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Clases de productos, con su correspondiente número de Clase:
Productos químicos;
Colorantes, Capas;
Limpieza, Perfumería, Cosmética;
Aceites y Combustibles;
Farmacia y Pesticidas;
Metales y derivados;
Máquinas y Motores;
Herramientas;
Aparatos e Instrumentos;
Instrumental médico y ortopédico;
Instalaciones;
Vehículos;
Armas y Explosivos;
Metales preciosos, Joyas, Relojería;
Instrumentos Musicales;
Papelería, Imprenta, Arte, Foto, Pintura, Maquinaria oficina;
Mat. plásticos, productos auxiliares;
Cuero, maletas, paraguas;
Mat. construcción y Construcciones;
Muebles y similares;
Utillaje cocina, hogar;
Cuerdas, redes, rellenos, fibra textil en bruto;
Hilos;
Tejidos;
Vestido y calzado;
Accesorios vestido y similares;
Cobertura suelos y Tapicería;
Juguetería y Deporte;
Comida;
Productos ultramarinos, harina, miel;
Agricultura y zoología;
Bebidas;
Vinos y alcoholes;
Tabaco y accesorios;
y ahora, son Clases de servicios:
Publicidad y Negocios.
Seguros y Finanzas.
Construcción y reparación.
Comunicaciones.
Transportes y almacenaje.
Tratamiento de materiales.
Educación y esparcimiento.
Varios.
EL DERECHO DE PRELACIÓN.
La presentación de la solicitud de registro no significa desde luego, que se obtiene un derecho a la marca. La solicitud en sí misma ha sido considerada un "derecho de expectativa" por nuestros tribunales.
Sin embargo, la solicitud configura también un "derecho de prelación". En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después.
Art. 12º. – La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior. Para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado.
La excepción a la norma transcripta es la que contiene el art. 4 del Convenio de París. En este artículo se establece que quien solicita una marca en un país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los SEIS MESES posteriores a ese depósito.
La solicitud sobre la que se reclame el derecho de prioridad debe ser la primera presentada en un país miembro.
El domicilio especial.
La obligación de constituir un domicilio especial en el ámbito de la Capital de la República, está consagrado en el Art. 5º. – La solicitud a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente: d) Carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberán constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas solo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un agente de la propiedad industrial matriculado.
EL RIESGO DE CONFUSIÓN.
Hace la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.
La Ley de Marcas, está diseñada para que la confusión sea evitada. Es así que prohíbe el registro de marcas idénticas a otras registradas con anterioridad pudiendo la Dirección de la Propiedad Industrial denegar de oficio las solicitudes presentadas que violen esta disposición.
Art. 6º. – La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.
La Ley de Marcas en el art. 15 concede al titular de una marca el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otra que pueda inducir directa o indirectamente a confusión entre los productos o servicios.
La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese del uso de una marca de hecho y hasta para que se configuren los delitos marcarios.
MANERAS EN QUE SE PRODUCE LA CONFUNDIBILIDAD.
Confusión directa y confusión indirecta.
La confusión tiene dos variantes, admitidas incluso, expresamente por la Ley de Marcas.
La confusión directa, que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión.
La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente, se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.
Maneras que se produce la confundibilidad.
Confusión visual.
Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia ha llamado a ésta confusión "la confusión gráfica", pero parece más adecuada llamarla "visual" para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto y no tan solo impreso.
La llamada "confusión ortográfica" es de las más frecuentes entre las visuales. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.
Confusión auditiva.
Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.
Se debe tener en cuenta la letra "S" colocada al comienzo de una palabra; la "S" y la "Z"; una denominación que empieza con "PH" y otra con "F"; las letras "B" y "V"; la letra "X" y la "S", etc.
Confusión ideológica.
Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.
El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna. Esto porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca.
Algunas marcas que en Argentina, han sido declaradas confundibles por el contenido conceptual de las mismas han sido:
NIDO DE ABEJA Y LA COLMENA
DANMARK Y LA DANESA
COSTA DORADA Y PLAYA DORADA
FRANJA DE ORO Y CINTA DE ORO
NOVISIMA Y SUPERNOVA
LIBRESSE Y SIEMPRE LIBRE
NOQUEADOR Y K.O
Es posible también que la confundibilidad ideológica la provoque el que las marcas estén formadas por dibujos que representen una misma cosa. También puede darse entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra.
LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS EN CONFLICTOS.
Con el correr de los años y para tratar seguramente, aunque nunca se lo ha dicho, de quitarle a este juicio el carácter subjetivo al menos en un grado mínimo, la jurisprudencia ha ido elaborando pautas o reglas.
EL COTEJO
a) Cotejo Sucesivo: Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea.
b) Preponderancia de las semejanzas: En el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que éstas han de provocar la confusión.
c) La marca opuesta es un derecho en expectativa: Si hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad, el juzgador se inclinará a favor del derecho adquirido y anterior.
d) Análisis del conjunto. Impresión que deja: En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos partes integrantes separadas en forma arbitraria. Debe tenerse en cuenta la "primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos". Sin embargo, en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior.
e) La descripción de la marca: Las marcas figurativas son descriptivas en su solicitud. Puede suceder que esta descripción describa una cosa y la marca sea una diferente. En este caso ha de darse primacía a la impresión que dejan las marcas anexas en juego por sobre las descripciones efectuadas al solicitarlas.
f) Posición del Juez: El Juez debe obligatoriamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión.
Las circunstancias a ser tenidas en cuenta
A) El público consumidor y los productos y servicios a distinguir: Es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión.
Por lo general la clase del público estará condicionada por la clase de productos que va a adquirir. Se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de "cigarrillos", "artículos de perfumería, tocador y cosmética", "whisky", "repuestos para automotores", etc.
B) Los productos farmacéuticos: Durante muchos años en estos conflictos el juzgador aplicó un "criterio benévolo" en el cotejo ya que "el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta". Esta jurisprudencia fue Lugo modificada. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. El criterio a aplicar no sería benévolo sino "circunstancial".
C) La inclusión en la marca de elementos de uso común: Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen alguna característica del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan un mismo radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca.
Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El elemento de uso común pierde relevancia a los efectos del cotejo.
D) La notoriedad: Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto "con finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. El criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria, desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción.
E) La coexistencia de la marca oponente: Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad y así se lo ha reconocido.
F) El contenido conceptual: El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas que tienen un contenido conceptual y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. El contenido conceptual debe ser conocido, debe tener una cierta difusión, de lo contrario no provocará el efecto apuntado.
COMPETENCIA DESLEAL
Art. 80º. – Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial.
Art. 81º.- Constituye, entre otros, actos de competencia desleal:
a) Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos,
b) Las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos,
c) Las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público;
d) La utilización directa o indirecta o la imitación de una indicación geográfica, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación está traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares;
e) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas;
f) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos;
g) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y,
h) El uso indebido de una marca.
Art. 82º. – El productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil comercial, para hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños y perjuicios.
Art. 83º. – La acción de competencia desleal prescribirá a los dos años de haberse tenido conocimiento fehaciente de dichos actos, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que expire antes.
Art.46 CC. El que quiera ejercer una actividad lucrativa ya emprendida o explotada por otro con el mismo nombre o razón social, podrá hacerlo, pero con agregados o supresiones que eviten toda confusión o competencia desleal.
Art. 9º Ley 1095/84 Cód. Aduanero.- La importación de mercaderías similares a las producidas en el país que utilicen materia prima nacional, o de origen externo que contribuya a sustituir importaciones en condiciones de libre competencia, será objeto de medidas prohibitivas o restrictivas, de carácter transitorio, con la finalidad de defender y promover el desarrollo económico y social del país, mantener el equilibrio de la balanza comercial y de pagos, o neutralizar la competencia desleal de productos extranjeros.
Recibirá el mismo tratamiento la importación de mercaderías similares a los productos nacionales primarios provenientes de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y otros.
LECCIÓN XIII
13. MARCAS:
OBLIGACIÓN DE USO.
Recordemos que el registro de una marca hecho de acuerdo a la ley, concede a su titular entre otros, el DERECHO AL USO EXCLUSIVO de la misma.
La Ley 1294/98 de Marcas, dispone claramente: Art. 27º. – El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca:
a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
b) Cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
c) Cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones substanciales de su carácter distintivo original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente;
La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor.
No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la presentación de un servicio incluido en otras clases.
La acción de cancelación por falta de uso se deberá promover ante la jurisdicción judicial, civil y comercial. La persona que obtenga una resolución de cancelación favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede firme la resolución en cuestión.
Art. 28º. La prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente.
Art. 29º. La marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con dicha denominación, en la cantidad y del modo que corresponda por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades de su comercialización y teniendo en cuenta la dimensión del mercado.
La publicidad para la introducción de los productos o servicios, en el comercio para el mercado se considerará también como uso de la marca. Siempre que tal uso se realice efectivamente dentro de los cuatro meses siguientes al inicio de la campaña publicitaria.
Art. 30º. – El uso de la marca registrada debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso difiere respecto a detalles o elementos secundarios no será motivo para la cancelación del registro. El uso realizado en relación a uno o alguno de los productos o servicios incluidos en una clase implicará la justificación del uso para todos los productos o servicios de la clase.
LA LICENCIA DE USO DE LAS MARCAS, DISTINCIÓN ENTRE CESION Y TRANSFERENCIA DE LICENCIA.
Art. 31º. El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato escrito licencia de uso de ella, por la totalidad o parte de los productos o servicios que comprenden.
Art. 32º. La licencia de uso de marca deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial para que tenga efectos legales frente a terceros desde su inscripción. A la solicitud de su inscripción se comparará copia del contrato de licencia de uso o un extracto del mismo, que deberá estar redactado en castellano o traducido a este idioma. Se publicará un resumen de las partes substanciales conforme lo disponga el Reglamento. Al efecto de la validez de la prueba del uso, el registro de la licencia de uso no es relevante.
Art. 33º. La inscripción de la licencia de uso podrá ser solicitada por el licenciante o por el licenciatario, sin perjuicio de lo previsto en el contrato.
Art. 34º. Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor.
Art. 35º. Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que importen para el licenciatario restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de la marca.
Art. 36º. En caso de incumplimiento de las disposiciones de esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial denegará la inscripción de la licencia de uso por resolución fundada.
Art. 37º. El licenciatario tendrá derecho de usar la marca durante la vigencia del contrato de licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo disposición en contrario del contrato, y deberá indicar sobre los mismos productos o servicios que la marca es licenciada.
Art. 38º. En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia, cuando la misma se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por si mismo la marca en ese territorio respecto a esos productos o servicios. Los contratos de franquicias, en lo que a licencia de marcas se refiere, se regirán por las disposiciones de este Capítulo".
DE LA CESIÓN Y TRASMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS MARCAS
Como los derechos subjetivos en general, los derechos sobre los signos marcarios son susceptibles de ser transferidos. El derecho a utilizar una marca puede ser transmitido, asimismo, no ya mediante la cesión u otra forma de transferencia de dicha marca sino mediante la autorización de su uso, reteniendo el titular de la marca los restantes derechos sobre la misma.
Existen, por tanto, dos tipos básicos de actos mediante los cuales circulan los derechos al aprovechamiento económico de las marcas: LAS CESIONES, en virtud de las cuales el titular de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y LAS LICENCIAS, actos en los que el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a un tercero a utilizarlo.
El régimen jurídico de las cesiones y licencias de marcas es complejo. Se trata de actos de naturaleza CONTRACTUAL que encuentran, por lo tanto, las bases de validez y efectos jurídicos en el Derecho de los Contratos. Pero tal validez y efectos no pueden ser determinados con exclusión de las normas estrictamente marcarias que han dado origen a los derechos objeto de tales contratos.
Las cesiones y licencias de marcas revisten importancia económica, desde que las empresas se ven atraídas a la obtención de derechos obre marcas ya acreditadas, debido a los altos costos que implica la adopción de una política de comercialización basada en marcas a ser desarrolladas en forma autónoma por la misma firma.
Desde el punto de quien adquiere derechos sobre una marca, por vía de cesión, de licencia o de actos más complejos, se trata con ello de hacerse del poder de atracción de clientela que deriva de tal marca. La opción por adquirir marcas de terceros, en lugar de utilizar las propias o de desarrollar otras nuevas, se basa en que el costo de obtener el mismo nivel de atracción de clientela será mayor si se utilizan las marcas propias que si se opta por cesiones o licencias de marcas de terceros.
La diferencia entre esos dos tipos de operaciones es reconocida, aunque no definida por diversas legislaciones marcarias. En consecuencia, mientras la CESIÓN supone básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre el signo marcario, la LICENCIA implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniendo el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión.
Nuestra Ley de Marcas distingue entre LICENCIA DE USO DE MARCAS y CESIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS MARCAS.
En cuanto a lo primero, establece que la autorización o licencia para el uso de una marca otorgada por el propietario a un tercero, deberá otorgarse por "contrato escrito" y además prevé la posibilidad de que la misma sea pro la "totalidad" o "parte" de los productos o servicios que comprende; reconociendo de ésta manera que el contrato de licencia podrá ser parcial o total.
Establece demás algunos requisitos que deben observarse en cuanto al licenciatario, como ser; A) Que acredite residencia en el país; B) Capacidad Técnica y económica de producción y comercialización de los artículos amparados por la marca licenciada.
Dispone también la obligatoriedad de inscribir en la Dirección de la Propiedad Industrial la licencia de uso y la publicación de un extracto de las partes sustanciales del contrato por DOS DIAS consecutivos en 1 diario de gran circulación de la Capital y por 1 vez en la Revista de la D.P.I
Art. 39º. Los derechos sobre una marca registrada, o cuya inscripción se haya solicitado, se podrán ceder o transmitir sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se haya depositado la solicitud o registrado la marca.
Art. 40º. La transferencia de una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular del derecho. La transferencia de la empresa comprende la transferencia de sus marcas, salvo reserva expresa.
Art. 41º. Una marca constituida por el nombre comercial de su titular, o por una parte esencial de dicho nombre, sólo podrá transferirse con la empresa o establecimiento identificado por el nombre comercial.
EL CONTRATO DE LICENCIA. ALCANCE Y CONDICIONES DE VALIDEZ.
Los contratos de licencia de marcas no encuadran en ninguna de las categorías tradicionales de figuras contractuales. Son atípicos o innominados. Las figuras contractuales típicas no incluyen ninguna que tenga como eje del contrato una "obligación de no hacer" lo que demuestra que los contratos de licencia constituyen una categoría específica dentro del Derecho de Contratos.
Señalábamos que la licencia para el uso de una marca debe hacerse por contrato escrito y que en él el titular de la marca puede autorizar el uso en forma total o parcial.
Al efectuarse la inscripción obligatoria del contrato de licencia en las oficinas de la D.P.I. deberá acompañarse 3 copias del contrato, que deberá estar redactado en español o traducido a éste idioma.
Art. 37. "El licenciatario tendrá derecho de usar la marca durante la vigencia del contrato de licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo disposición en contrario del contrato, y deberá indicar sobre los mismos productos o servicios que la marca es licenciada"
Se reconocen en doctrina algunos tipos de licencias de marcas, que pueden ser clasificados conforme a diferentes criterios:
A) Licencias simples y exclusivas: Las simples están configurados por aquellos contratos en que el licenciante se limita a autorizar el uso de la marca, sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la marca por sí mismo. En las exclusivas el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de uso a favor de otros licenciatarios.
B) Licencias onerosas y gratuitas: Pueden convenirse como contraprestación por la licencia pagos del licenciatario al licenciante, o bien conceder éste los derechos de uso sobre la marca sin que existan obligaciones equivalentes de parte del licenciatario.
C) Licencias restringidas e ilimitadas: La licencia puede otorgarse respecto de la totalidad de los derechos con que el titular contare en relación con las marcas objeto del contrato, o bien extenderse con ciertas limitaciones. Así, la licencia puede concederse únicamente respecto de cierto territorio, o en relación con determinadas mercaderías.
El art. Art. 42º. dispone la condiciones de la validez. "La cesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca"
LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS MARCARIOS.
La cesión supone la transferencia de la TOTALIDAD de los derechos existentes sobre un signo marcario.
En algunos sistemas nacionales, las cesiones no están sujetas a restricción alguna, quedando regidas en lo esencial por las reglas generales del Derecho de los Contratos, mientras que esotros las cesiones requieren, para su validez del cumplimiento de sustanciales condiciones adicionales. En el derecho comparado pueden distinguirse tres enfoques básicos, respecto de tales condiciones.
A- Sistemas que exigen la VINCULACIÓN de la marca con la empresa: Los tipos básicos de ésta categoría están dados por las legislaciones de Alemania Federal y de los Estados Unidos.
En estos sistemas, el derecho sobre una marca solo puede ser transmitido conjuntamente con la empresa o con la parte de la empresa a la que la marca pertenece, siendo nulas las transferencias que no reúnan tales requisitos.
Este requisito está destinado a asegurar que la marca cumpla su función indentificatoria básica, persiguiendo que el público no sea engañado respecto del origen de las mercaderías distinguidas con determinado signo.
B- Sistema de CESION LIBRE de las marcas: Bajo estos sistemas, la transferencia de los derechos sobre una marca puede realizarse en forma independiente de la empresa respecto de la cual tal marca haya sido utilizada y de los elementos de tal empresa. En algunas legislaciones, este principio es incorporado expresamente a los textos legales, mientras que en otros sistemas, la libertad de cesión de la marca surge indirectamente de tales textos. El sistema de "cesión libre" de las marcas es el que predomina en América latina.
C- Existen además, los denominados sistemas MIXTOS: entre los que se incluyen el régimen Británico.
Según el artículo 39, la cesión o transferencia puede darse en cuanto a los derechos sobre una Marca registrada o en cuanto a los derechos sobre una marca cuya inscripción se haya solicitado.
"Los derechos sobre una marca registrada, o cuya inscripción se haya solicitado, se podrán ceder o transmitir sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se haya depositado la solicitud o registrado la marca"
Breuer Moreno, considera que en los casos de transferencia de una solicitud de registro, no se transfiere sino el DERECHO DE PRELACIÓN para obtener el registro, de donde se deduce que, en caso de que la marca no llegue a concederse, el cesionario nada puede reclamar contra el cedente. Algunos autores, reconocen sin embargo que el cedente será responsable, salvo convención en contrario, cuando la solicitud misma estuviere viciada, sin conocimiento del cesionario.
Se podrá transferir éstos derechos sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios de la marca registrada o cuya inscripción se haya solicitado
Art. 42o. – La cesión o transmisión será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
FORMALIDADES.
Entre las formalidades previstas; la ley dispone:
Art. 43º. La cesión o transmisión de toda marca registrada, cuando se realizare dentro del territorio nacional, deberá efectuarse por escritura pública,
la cesión o transmisión de una marca realizada fuera del territorio nacional se realizará mediante documento válido en el país de la celebración del acto.
Art. 44º. La cesión o transmisión de una marca tendrá efecto, legales frente a terceros desde su inscripción en la Dirección de la Propiedad Industrial. La solicitud se publicará conforme sea establecido en el Reglamento (dos días consecutivos en 1 diario de gran circulación de la Capital y por 1 vez en la Revista de la Propiedad Industrial), cumplido lo cual y abonados las tasas e impuestos correspondientes se ordenará su inscripción. A pedido del interesado se expedirá un certificado.
Art. 45º. Para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial todo cambio de nombre, domicilio, modificación de forma jurídica, fusión u otra alteración sobre el titular de la marca.
LECCIÓN XIV
14. MARCAS
LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LAS MARCA. LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.
El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario.
En nuestra ley la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El art. 15 (1294/98) establece con claridad que: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"
Esta norma nos dice que la marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad, el derecho, de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla.
Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.
Hay actos que violan esta exclusividad en forma dolosa y dada la gravedad de los mismos la ley los considera delitos criminales.
Hay otros actos que, por ausencia de dolo, no merecen la sanción del delito. Pero no por ello dejan de ser violaciones al derecho exclusivo que pueden ser perseguidos civilmente.
Existe una cantidad de actos que por hacer sido realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales. Básicamente giran alrededor de la FALSIFICACIÓN y la IMITACIÓN FRAUDULENTA de la marca.
El otro requisito esencial para que exista delito es que la violación se efectúa a una marca registrada. Si no hay marca registrada su titular no puede reclamar la aplicación de pena alguna.
La Falsificación.
Es el delito por excelencia en nuestra materia y consiste en la reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general va acompañada la falsificación de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca.
El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; en fin, con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno.
La falsificación de la marca es el punto de partida para una serie de delitos que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada.
La mala fe es inexcusable en el delito de falsificación.
Falsificación total o parcial.
Existe delito de falsificación total cuando se reproduce la totalidad de la marca registrada. Es parcial cuando solo se reproduce esa marca parcialmente. Es el caso de una marca formada por elementos figurativos, una parte denominativa y combinación de colores, y sólo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe reproducirse la parte más importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma.
Tenencia.
No es necesario sorprender al supuesto autor "falsificando" o imprimiendo la marca. El solo hecho de encontrar en su poder etiquetas sueltas o envases sirve como prueba irrefutable de su carácter de autor.
Coincidencia con la Marca Registrada.
El delito de falsificación que castiga la ley de Marcas en el artículo 84, requiere que la marca reproducida esté registrada. Si no hay registro marcario no puede invocar la ley de marcas.
Prueba de falsificación
Nadie tiene porque tener marcas que le pertenecen a un tercero, salvo que el titular de las mismas le haya encargado su fabricación o su depósito. Toda tenencia no justifica da constituye prueba irrefutable de delitos.
Braun explica que "la imitación tiende a obtener un aspecto de conjunto que representa más o menos analogía con la marca original sin que una u otra de sus partes haya sido necesariamente objeto de una copia servil"
El requisito básico es la confusión intencionalmente buscada. Por ello, cuando de imitación fraudulenta se trata, el análisis ha de estar a las condiciones del todo, a la impresión que del objeto bajo estudio fluya, no examinándolas en abstracto de su distribución en el conjunto analizado.
Uso de Marca falsificada o fraudulenta imitada o perteneciente aun tercero sin su autorización.
Mathley opina que "no puede usarse la marca en condiciones que contraríen la voluntad del titular de la marca" y que éste "tiene derecho de imponer ciertas condiciones de uso de su marca.
Este delito de uso que hemos heredado en nuestro sistema marcario de la legislación francesa, es una gran canasta en la que se ponen todos aquellos actos que violan el derecho exclusivo de uso que goza el titular de la marca.
La Acción Penal.
La ley establece que la acción penal es pública. Por lo tanto, es una acción que debe ser promovida de oficio por el Ministerio Público o por un juez, aunque también puede serlo sobre la base de una denuncia de un particular. Esta acción no pude ser desistida y el trámite respectivo debe continuar hasta la conclusión del procedimiento o la extinción de la acción.
La acción pública debe ser iniciada de oficio. No necesita de un particular que la promueva. Ante el conocimiento del delito el Ministerio Público debe iniciar la querella respectiva. En la práctica, la forma habitual es la promoción de la querella por parte del titular de la marca, quien en definitiva es el más interesado en perseguir la infracción.
Cada uno de los delitos marcarios está penado de la siguiente manera.
Artículo 184 CP.- Violación del derecho de autor o inventor
1º El que sin autorización del titular:
1. divulgara, promocionara, reprodujera o públicamente representara una obra de literatura, ciencia o arte, protegida por el derecho de autor; o
2. exhibiera públicamente el original o una copia de una obra de las artes plásticas o visuales, protegida por el derecho de autor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.
2º A las obras señaladas en el inciso anterior se equipararán los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor.
3º Con la misma pena será castigado el que falsificara, imitara o, sin autorización del titular:
1. promocionara una marca, un dibujo o un modelo industrial o un modelo de utilidad, protegidos; o
2. utilizara una invención protegida por patente.
4º La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima.
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