Artículo 176º. – Iniciada la acción judicial correspondiente, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a este efecto. El juez podrá decidir modificar, revocar o confirmar la suspensión.
Artículo 177º. – A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción judicial, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.
Artículo 178º. – Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante, el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías, objeto de la suspensión.
Artículo 179º. – Tratándose de productos falsificados, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
TÍTULO XVI – Ámbito de Aplicación de la Ley
Artículo 180º. – Las obras, interpretaciones y ejecuciones artísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisiones por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y demás bienes intelectuales extranjeros, gozarán en la República del Paraguay del trato nacional, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o divulgación.
Las convenciones aplicables a propiedad industrial han sido ratificadas y están en vigor en numerosos países de la región
Convenciones interamericanas sobre propiedad industrial
Países | México 1902 | Río de Janeiro 1906 | Buenos Aires 1910 | Santiago 1923 | Washington 1929 | Montevideo 1889 | Bolivariano 1911 |
ALADI | Patentes y marcas | Patentes y marcas | Patentes y marcas | Patentes y marcas | Marcas | Patentes y marcas | Patentes |
Argentina | X | ||||||
Bolivia |
| XX |
| X | X | ||
Brasil | X | XX | X | ||||
Colombia | X | X | |||||
Chile | X | X | |||||
Ecuador | X | XX | X | ||||
México | |||||||
Paraguay | XX | X | X | X | |||
Perú | X | X | X | X | |||
Uruguay | XX | X | X | ||||
Venezuela | X |
Fuente: INTAL/BID, 1987, basado en Organización de los Estados Americanos, OEA/SER X/11 (1973).
La Convención de Río de Janeiro (1906), en particular, referida tanto a patentes, dibujos y modelos industriales y marcas, como a propiedad literaria y artística, contemplaba la creación, nunca materializada, de "Oficinas Internacionales" de propiedad intelectual e industrial.
MODELO INDUSTRIAL: Todo objeto que pueda servir de tipo o descripción para la fabricación de un producto, y que pueda descubrirse por su estructura, configuración o representación.
Características: Tridimensional (prototipo, por ejemplo). Duración máxima: diez años renovables por otros diez. Mantenimiento por quinquenios. Novedad mundial y absoluta. (España)
DIBUJO INDUSTRIAL: Toda disposición o conjunto de líneas o colores aplicables a fin comercial u ornamental.
Características: Bidimensional. Duración máxima: diez años renovables por otros diez. Mantenimiento por quinquenios. Novedad mundial y absoluta. (España)
CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, España en el año 1891; revisado en la ciudad de Brúcelas en el año 1900, en Washington en el 1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el año 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el 1979.
El Convenio de Paris establece normas comunes a seguir por los países que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser mencionado en todo caso como inventor de su obra.
En el Convenio de Paris se aplica a la Propiedad Industrial de forma más amplia, tomando en consideración las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.
Las disposiciones del Convenio de Paris pueden dividirse en tres categorías principales, a saber: el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.
En lo que se refiere al Trato Nacional el Convenio de Paris estipula que cada estado contratante tendrá la obligación de extender la protección a los miembros de otros estados signatarios de la misma forma que a sus nacionales.
Los nacionales de otros estados que sean contratantes o signatarios tendrán derecho a esta protección siempre que residan o tengan sus establecimientos industriales o comerciales en países que pertenezcan a la unión.
En lo referente al Derecho de Prioridad todos los nacionales de los países que formen parte de la unión tendrán derecho de un plazo, que será de doce meses con relación a las patentes y de seis meses con respecto a las marcas, para que a partir de la solicitud de registro de la marca, nombre o patente en un país signatario, soliciten su registro en cualquiera de los países de la unión, dicho registro será considerado como si hubiese sido hecho en la misma fecha que el primero.
Con relación a las marcas el Convenio de Paris expresa que si una marca ha sido registrada en su país de origen, los de más países de la unión deberán negar el registro a cualquier marca que constituya una reproducción, traducción o imitación de cualquier símbolo de una marca previamente registrada.
LECCIÓN XI
11. MARCAS:
LEY 1.294/98 DE MARCAS
CONCEPTO Y CARACTERES.
Dentro de la doctrina argentina Breuer Moreno define la marca como "el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola".
Asimismo, Baumbach y Hefermeht dan la siguiente definición: "La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que en una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas"
En la Ley Modelo elaborada por BIRPI (hoy denominada OMPI) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se define a la marca como "cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa"
La Ley 1294/98 de Marcas, vigente en nuestro país dispone: "Art. 1º. – Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo"
1. Concepto de Marca. París 1883
El concepto de marca juega un papel esencial en la sistematización de la rama del Derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaria a casos concretos.
Entre las definiciones de marcas tenemos las siguientes:
a) Es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.
b) Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías.
c) Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.
d) Es el símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor.
e) Es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.
f) Es cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa.
La Ley no incluye una definición explícita de marca. No obstante, tal definición puede extraerse de su artículo 1º que enumera lo que puede registrarse como marca"
Artículo 5. Ley 912/95. Definición de Marca
1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios.
2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible.
3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación.
4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.
CARACTERES.
"Art. 1º. -. "…Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios.
Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo"
Artículo 6. Signos considerados como Marcas
1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendido de los productos o servicios.
2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme con la definición dada en los artículos 19 y 20 de este Protocolo.
Noción de marca (signos perceptibles)
Las definiciones de marca guardan mucho parecido en el derecho comparado. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 81, expresa que "se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Esta definición es amplia, por cuanto considera como marcas a aquellos signos "perceptibles"; o sea, aquellos que pueden percibirse a través de los sentidos. Sin embargo, sólo podrían constituir marcas los signos visibles como elementos denominativos (palabras) o figurativos (dibujos), por cuanto dicho artículo, en su primer párrafo, exige que los signos distintivos que se desean registrar como marcas deban ser susceptibles de representación gráfica. De este modo, no podrían registrarse signos perceptibles por el sentido del olfato, como los olores. Dichos signos deben tener también la capacidad de "distinguir" los productos o servicios. En otras palabras, la marca permitirá que el público consumidor identifique al producto o servicio que la lleva y pueda diferenciarlo de otros "idénticos o similares".
Esto último es lo que la doctrina ha denominado principio de la especialidad de la marca, mediante el cual los derechos que ésta consagra se circunscriben a la identificación y explotación comercial de los productos o servicios para los cuales se solicitó. Se dice, en consecuencia, que estos derechos son relativos, por cuanto se puede ejercer sólo ante los competidores dedicados a la misma actividad. Por ello, dos marcas idénticas o parecidas podrían legalmente coexistir para diferenciar productos o servicios diferentes, sin que ello genere confusión para los consumidores.
La excepción a este principio lo constituye la marca notoria, que es aquella que por haber adquirido gran reputación o renombre, dentro del público en general, para distinguir productos o servicios determinados, no es concedida para diferenciar otros de diferente naturaleza, precisamente porque su prestigio es tal que podría confundir a los consumidores. En muchos casos la notoriedad de una marca hace que ésta sirva para identificar al producto que distingue. Una de las causas que contribuye a ello es exactamente la publicidad a través de los diferentes medios.
Las diferentes leyes consagran al titular de la marca el derecho exclusivo de utilizarla y de defenderse de las usurpaciones. No obstante, la utilización de marcas como instrumentos de identificación del propietario o fabricante data de tiempos remotos. La práctica de aplicar una marca sobre un objeto, animal o un esclavo para identificar a su propietario es uno de los puntos comunes de todas las sociedades.
Con la organización corporativa que tiene lugar en Europa a partir del siglo XI, hacen su aparición las marcas "colectivas", creadas por organizaciones profesionales de artesanos. Posteriormente, con la Revolución Industrial, la libertad de comercio y la producción en serie, la marca individual pasó de un segundo a un primer plano. Así, durante la primera mitad del siglo XIX aparecen muchas marcas individuales. Ahora bien, el uso de estas marcas hizo necesaria su reglamentación confiriendo derechos exclusivos de uso de las mismas.
Es así que encontramos en Francia la Ley del 23 de junio de 1857, que a decir del profesor Paul Mathély, instituyó el derecho francés de marcas. Esta ley preveía que la propiedad de la marca era del primero que la usara y estuvo vigente más de 100 años, hasta 1964.
CONDICIONES DE VALIDEZ.
Para que una marca sea válida se estará por lo dispuesto por los siguientes artículos de la Ley 1294/98:
Art. 4º. – La solicitud para el registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la que expedirá el correspondiente recibo.
Art. 5º. – La solicitud a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su apoderado, según corresponda,
b) Denominación de la marca o su reproducción cuando, se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales;
c) Especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación de la clase; y,
d) Carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberán constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas solo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un agente de la propiedad industrial matriculado.
FUNCIONES DE LAS MARCAS.
Los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas. El carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.
1. Función de identificación del origen de los bienes y servicios:
Constituye una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos.
La función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca. En segundo término, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario.
La función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados. En la Edad Media, las marcas cumplían también, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes.
Se trataba así, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.
Esta idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida, hasta nuestros días. En lugar de entenderse que la marca es un signo distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier persona, se considera a veces que los signos marcarios representan para el cliente la fuente u origen físico del producto o servicio en conexión con el cual se usa la marca. Esta teoría ha sido seguida en los Estados Unidos hasta tiempos relativamente recientes.
La función de identificación de origen tiene gran importancia práctica cuando se trata de determinar los límites de la protección jurídica concedida a una marca. La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros. El carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir esta función, la marca deja de ser tal, tanto económicamente como jurídicamente.
2. Función de garantía de calidad:
Ella asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.
La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos identificatorios corresponden a los productos de mejor calidad, y cuáles a los de peores condiciones.
El Derecho marcario no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. El consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el Derecho de marcas.
3. Función y sentido económico de las marcas
Los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas. El carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.
4. Función distintiva de las marcas:
Es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio.
El rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean.
La función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir.
Se sostiene que la función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirientes pueden, a través de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que les ofrecen. La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que sólo se cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del Derecho de marcas.
El eje del derecho concedido al titular de una marca es el jus prohibendi respecto del uso de ese signo por terceros. Cuando una marca es utilizada lícitamente, ello implica, jurídicamente, que el titular de ese signo se ha abstenido de ejercer ese jus prohibendi. Tal abstención, porque se trate de bienes comercializados por el titular de la marca, o por sus licenciatarios, es lo que distingue a esos bienes de los de terceros.
El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía. El hecho de que, económicamente, lo esencial sea el mantenimiento de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una sociedad, no quita que, jurídicamente, tal propósito quede absorbido por el medio para lograrlo, o sea la mencionada función distintiva o identificación de marcas.
La relación entre la función distintiva de los signos marcarios y la calidad de los bienes ofrecidos opera del siguiente modo. Quien es titular de una marca y utiliza o autoriza su uso respecto de artículos de determinada calidad sabe que los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad. Esta identificación le permitirá obtener un precio superior por los artículos distinguidos con esa marca, y dará a ésta su valor.
Nada impide, y aquí radica el esencial servicio que el Derecho de marcas brinda a la economía, que el dueño de la marca disminuya la calidad de los productos que la lucen. Pero como los consumidores no tardarán en percibir esa caída de calidad, los perjuicios derivados de ésta redundarán en contra de quien los cause, o sea el dueño de la marca que autorizó su uso en productos de baja calidad o así actuó por su propia cuenta, de la misma forma que los beneficios derivados de una mejor calidad incidían sobre el dueño de la marca. De esta forma se logra, en materia de calidad, una de las condiciones esenciales de toda economía descentralizada, sean sus unidades de propiedad capitalista o estatal.
La naturaleza distintiva de la marca permite, solucionar ciertas dificultades en la determinación de la calidad de productos comprados, creando así una economía de los llamados gastos de transacción, o sea los necesarios para concretar operaciones sobre bases racionales e informadas. El sistema marcario permite identificar, cuando el comprador se ve perjudicado por su compra, el origen de la mercadería adquirida llevándole a desplazarse a la adquisición de las identificadas con otras marcas, por las que estará dispuesto a pagar un mayor precio en función de la mayor satisfacción que obtenga.
El sistema sansionatorio de las violaciones de la Ley de Marcas está destinado a asegurar que éstas cumplan su función distintiva, penándose a quien utilice signos marcarios de tal modo que se cree confusión con los de sus titulares legítimos.
5. Función publicitaria:
La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. Una segunda faceta de la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. Un tercer aspecto de la función aquí analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados.
La función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria. Las normas que restringen y determinan las facultades publicitarias, por ejemplo, en lo que hace propaganda comparativa, son las relativas a lealtad comercial y competencia desleal.
6. Función competitiva:
La competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, condiciones de financiación, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, las condiciones de calidad, entre otras, de los bienes ofrecidos.
El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivos de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones.
La Ley de marcas en vigor no da valor jurídico autónomo a la función competitiva o concurrencial de las marcas, sino que dicha legislación, a través de los instrumentos normativos que le son peculiares, forma parte del conjunto de normas destinadas a asegurar el correcto funcionamiento del sistema concurrencial.
Los límites de la función competitiva de las marcas tienen sustancial importancia cuando se trata de determinar la validez de las operaciones relativas a esas marcas frente a la legislación de defensa de la competencia, cuestión que adquiere singular importancia en los casos de licencias de marcas. Otro de los aspectos de la función competitiva de las marcas es crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios seguidos con esos signos.
7. Función de protección del titular de la marca:
La posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio.
El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto, variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz: dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos, puede resultar la marca utilizada en la práctica por dos o más comerciantes, sin que tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.
La caducidad por falta de uso pone de manifiesto que los registros marcarios no son un fin en sí mismos, sino que sólo se justifican en cuanto se destinan a lograr ciertas metas económicas.
8. Función de protección del consumidor:
Se manifiesta directa e indirectamente.
El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos.
Existen ciertas facetas específicas de éste dirigidas a la protección del consumidor. Puede observarse, en tal sentido que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de marcas se manifiesta a través de los casos en que las distintas interpretaciones posibles de ésta pueden tener distintos efectos sobre el público consumidor. También deben tenerse en cuenta, los intereses del consumidor.
Especial importancia tiene el interés del público consumidor cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas, a efectos de autorizar el registro de una de ellas frente a la oposición del titular de otra ya inscrita.
También se ha considerado que debe tenerse en cuenta el interés del público consumidor en la aplicación de las normas de la Ley que prohíben el registro de los signos que constituyen la designación habitual de bienes o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad. La función de protección al consumidor también ha sido considerada para evitar que una inscripción marcaria sea utilizada para impedir el uso de una marca extranjera preexistente, que ha sido copiada a efectos de proceder a tal inscripción.
Por lo demás, la función de protección del consumidor que cumple el sistema marcario se ve complementada por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los mercados que, deben ser aplicadas conjuntamente con la legislación de marcas.
CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.
Las marcas pueden agruparse en distintas categorías. Aún cuando las leyes nacionales suelen referirse expresamente a un número limitado de tipos de marcas, lo cierto es que los conceptos amplios contenidos en las mismas y las enumeraciones extensas de signos susceptibles de ser marcas permiten que en la práctica surjan diversos tipos de marcas jurídicamente relevantes.
A- Por su estructura y composición.
1- MARCAS DENOMINATIVAS O VERBALES: Es aquella integrada pro varias letras que constituyen un conjunto pronunciable. Estas marcas pueden estar integradas por distintos tipos de denominaciones: DENOMINACIONES DE FANTASIA (Ej. KODAK, FANTA), son palabras sin significación inicial o que los consumidores desconocen; DENOMINACIONES ARBITRARIAS (Ej. TUCAN para productos de perfumería) y DENOMINACIONES EVOCATIVAS o SUGESTIVAS (Ej. ARTDECO que evoca arte y decoración)
2- MARCAS FIGURATIVAS: Es aquella que está integrada por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. Pueden distinguirse tres subtipos diferentes: Marcas puramente figurativas; Marcas cuya figura evoca algún concepto y Marcas cuya figura evoca un motivo general.
3- MARCAS MIXTAS: Son aquellas integradas por un elemento denominativo o verbal y un elemento figurativo en combinación.
B- Por su uso y difusión
1- MARCAS DEBILES: Son aquellas que están constituidas por signos que gozan de escasa fuerza distintiva, por tratarse de signos o elementos poco originales, o que son parte común íntegramente de otras marcas o cuyo uso se ha popularizado sin llegar a hacerse del domino público.
2- MARCAS NOTORIAS: Son aquellas marcas, que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es generalmente conocida por los consumidores.
La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.
La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.
Estos factores que hacen más a la explicación sobre cómo alcanzar la notoriedad que a la de la notoriedad misma, son muy relativos.
Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llevar marcas notorias.
Marcas de productos de un alto precio son conocidas por quienes no son, ni serán jamás, sus compradores. Claro ejemplo de eso son las marcas ROLLS ROYCE en una elevada escala de precios y ROLEX en una menor.
Hay gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la mejor obtenible en plaza, y que sin embargo no son notorias.
La originalidad no es tampoco un requisito para lograr notoriedad.
A veces la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, es el caso de FORD, PHILLIP MORRIS o L´OREL.
Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca.
Mathely opina, citando un fallo de un tribunal francés, que "una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público"
Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.
La marca notoria goza de un status especial en el derecho marcario. Si la fama de la marca excede al ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria.
En 1925, el tema es introducido en el ámbito del Derecho Internacional al ser recogido por la Convención de París. La disposición que se agregó llevó el número 6 bis. Este artículo dispone textualmente: [Marcas notoriamente conocidas]
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
La Convención de París ha sido reformada en la Conferencia de Lisboa de 1958, Estocolmo 1967 y enmendado en 1979,
Este artículo 6 bis de la Convención de París tiene fuerza legal en nuestro país, dado que la Convención fue adoptada por Ley del Congreso Nacional (Ley 300 del 10 de enero de 1994)
3- MARCAS RENOMBRADAS O DE ALTO RENOMBRE: A pesar de las diferencias de opinión en los autores, sería aquella cuyo uso se ha hecho tan intenso que no es sólo conocida por el sector de los consumidores que adquieren el género de productos o servicios que individualiza sino que se ha difundido a la totalidad de los habitantes de un país, sean o no consumidores de ese producto o servicio (Ej. La marca COCA COLA)
4- MARCAS DEFENSIVAS: Son aquellas que el empresario registra no para usarlas, sino para ampliar el ámbito de protección de otra marca, la marca principal y dificultar que los terceros puedan aprovecharse del prestigio de su signo.
C- Por su aplicación
1- MARCAS DE PRODUCTOS: Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado a la propiedad objeto que permanece en posesión de su dueño y no el origen del producto que era vendido. Es así que estos signos fueron denominados "marcas de fábrica".
En el siglo XIX nace la "marca de comercio". La ley francesa de 1858 introduce la protección de la marca de comercio.
También se ha hablado de la "marca de agricultura", que es la usado por el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos, semillas, plantas, cereales, frutas etc.
En los EE.UU. y en Inglaterra, por ejemplo, el nombre tradicional para cubrir todas esas categorías era el de Trademark (marca de comercio). En la actualidad la tendencia parece ser la de designarlas simplemente como Marcas (Marks).
2- MARCAS DE SERVICIOS: Un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario es la marca de servicio. La marca de servicio diferencia un servicio de otro.
No hay límites en cuanto a las clases de servicios que pueden ser reconocidos por una marca.
El primer país en proteger los servicios fue EE.UU. con la sanción de la Lanham Act en 1946.
La marca de servicio goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de producto.
La designación distingue una actividad de otra, la marca de servicio, un servicio de otro. A veces coincide la designación con la marca de servicio, por decisión de su titular. Es habitualmente que se registre defensivamente como marca de servicio la designación de la actividad. Pero esto no hace de ambos institutos el mismo.
Características: 42 clases (34 de productos y 8 de servicios; pueden solicitarse varias, de forma simultánea o sucesiva.
En síntesis, son Clases de productos, con su correspondiente número de Clase:
Productos químicos;
Colorantes, Capas;
Limpieza, Perfumería, Cosmética;
Aceites y Combustibles;
Farmacia y Pesticidas;
Metales y derivados;
Máquinas y Motores;
Herramientas;
Aparatos e Instrumentos;
Instrumental médico y ortopédico;
Instalaciones;
Vehículos;
Armas y Explosivos;
Metales preciosos, Joyas, Relojería;
Instrumentos Musicales;
Papelería, Imprenta, Arte, Foto, Pintura, Maquinaria oficina;
Mat. plásticos, productos auxiliares;
Cuero, maletas, paraguas;
Mat. construcción y Construcciones;
Muebles y similares;
Utillaje cocina, hogar;
Cuerdas, redes, rellenos, fibra textil en bruto;
Hilos;
Tejidos;
Vestido y calzado;
Accesorios vestido y similares;
Cobertura suelos y Tapicería;
Juguetería y Deporte;
Comida;
Productos ultramarinos, harina, miel;
Agricultura y zoología;
Bebidas;
Vinos y alcoholes;
Tabaco y accesorios;
y ahora, son Clases de servicios:
Publicidad y Negocios.
Seguros y Finanzas.
Construcción y reparación.
Comunicaciones.
Transportes y almacenaje.
Tratamiento de materiales.
Educación y esparcimiento.
Varios.
La lectura de los servicios incluidos en las clases 35 a 42 de la Clasificación Internacional adoptada en nuestro país, nos da una clara pauta de la universalidad del concepto.
Corresponde diferenciar la marca de servicio de la designación de una actividad, y desde luego del nombre comercial que es la designación de las actividades con fines de lucro.
La designación distingue una actividad de otra, la marca de servicio, un servicio de otro. A veces coinciden la designación con la marca de servicio, por decisión de su titular. Es habitual que se registre defensivamente como marca de servicio la designación de la actividad. Pero eso no hace de ambos institutos el mismo.
Mientras las marcas de servicio identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización de negocio mismo de las de sus competidores.
D- Por la forma de adquisición
1- MARCAS REGISTRADAS Y MARCAS USADAS: El criterio de distinción responde al distinto mecanismo de adquisición del derecho sobre la marca.
OTROS TIPOS DE MARCA:
1- MARCAS COLECTIVAS: La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos; de una organización por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar.
La marca colectiva se refiere más que al producto en sí mismo, a las condiciones particulares en las que ha nacido.
Su protección está establecida en la Ley 1294/98 y además en el artículo 7 bis del Convenio de París
Artículo 7bis
1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.
2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.
Ley 1294/98 de Marcas. CAPÍTULO XII. DE LA MARCA COLECTIVA.
"Art. 61º. – Constituye marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utiliza la marca bajo control del titular.
Art. 62º. – Las sociedades legalmente autorizadas podrán registrar marcas colectivas para uso de sus miembros.
Art. 63º. – El registro de una marca colectiva deberá ser solicitado por el titular, con expresa indicación del carácter de la marca y acompañando el reglamento de uso de la misma.
Art. 64º. – La publicación de la solicitud de registro de la marca colectiva contendrá, además, un extracto del reglamento de uso, incluyendo las condiciones esenciales de uso.
Art. 65º. – El titular de la marca colectiva comunicará a la Dirección de la Propiedad Industrial toda modificación introducida en el reglamento de uso de la marca. Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros luego de su inscripción y publicación.
Art. 66º. – Las marcas colectivas están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas."
La marca colectiva está formada por un signo al igual que cualquier marca. Es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por la característica de su titular.
2- MARCAS DE CERTIFICACION: La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Ejemplo. Matafuegos (Regimiento 8) ISO 9002. INTN
SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.
El Art. 1 de la Ley 1294/98 de Marcas es el que define cuales son los signos que pueden ser registrados como marcas y así gozar de la protección legal.
"…Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo"
La regla básica que da la pauta de registrabilidad, la contiene la parte final del artículo citado al establecer que la "enumeración es meramente enunciativo". Esta regla permite concluir con que no hay límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser marcas.
De esta forma, y a pesar de que hay prohibiciones para ciertos signos, cualquier signo que pueda distinguir productos o servicios de otros, con un mismo o diferente origen, pueden constituir una marca. Este signo debe así permitir su clara individualización por parte del público consumidor.
SIGNOS NO REGISTRABLES.
Los signos que no pueden constituir marcas están enumerados en los siguientes artículos.
Artículo 9. Marcas irregistrables. (Ley 912/95)
1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen.
2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivo a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier país; susceptible de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad.
3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.
4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.
5) El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama, la protección, adquirido para el efecto de una publicidad del signo.
6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.
Art. 2º. (1294/98) No podrán registrarse como marcas:
a) Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;
b) Los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;
c) Las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;
d) Un color aislado;
e) Los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica el producto o servicio;
f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
h) Los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;
i) Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;
j) Los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y,
k) Los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.-
Básicamente hay dos causas que impiden que un signo pueda ser registrado. La primera es que el mismo carezca de "poder distintivo", puede decirse de "entidad marcaria". Por ejemplo "las designaciones necesarias", los "signos que han pasado al uso general", "la forma y color de los productos". La segunda causa está en las prohibiciones que la ley establece de registrar signos a pesar de su poder distintivo.
Entre éstos, están los signos que por diversas razones, que hacen a la esencia del derecho de marcas, o bien para proteger al público consumidor, o bien por razones de orden público, entre otras, no pueden ser registrados como marcas. Por ejemplo., no pueden ser registrados una marca idéntica o una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.
Tampoco son registrables las llamadas "marcas engañosas", que inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características.
"Los signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres". Se trata de un supuesto que es difícil de definir, ya que si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Serían considerados irregistrables signos que representan la apología del delito, los escandalosos, los que representan una burla de instituciones religiosas, los obscenos, etc.
"Los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales". El Convenio de París tiene normas que se refieren a esta cuestión. El art. 6 ter – 1) a) y b)
Artículo 6ter
1)
a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.
LA MARCA NOTORIA. (Convención de París de 1883)
Entre los múltiples temas debatibles, está el del posible registro nacional o internacional de marcas notorias.
Complejos son los argumentos en pro o en contra, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de analizar esta posibilidad, sin olvidar el posible reconocimiento como notorio, a los nombres comerciales.
En este sentido la Convención de París de 1883 establece lo siguiente:
"Artículo 6 bis. [Marcas: marcas notoriamente conocidas]
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS E INDICACIONES DE PROCEDENCIA.
Los nombres geográficos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas (caso "TORINO", TURIN en Argentina)
El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico de la idea de un origen específico.
Ley 1294/98. CAPÍTULO XI. DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
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