El nombre de dominio en Internet

Indice1. Concepto e importancia de los nombres de dominio.2. Las sentencias en materia de piratería de dominios. 3. Consideraciones críticas acerca de las sentencias. 4. ¿Quienes dominan los dominios? 5. Conclusión 6. Bibliografía

1. Concepto e importancia de los nombres de dominio.

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión. Para poder transmitir la información de un ordenador a otro es necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. En un principio las direcciones de los ordenadores conectados se hacía a través de direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero como los humanos no somos buenos para recordar números sino que por lo general prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de recordar, inició la aparición de los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la tarea de ayudar a los humanos en su lucha contra los números y así identificar un directorio en la red.

Cualquier persona que desee estar en forma activa en la Red precisa de un domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, es decir que sean nombres unívocos.

Debido a que los usuarios de internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o incluso puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio, es que las empresas frecuentemente registran con su nombre el dominio de sus propios nombres o marcas, con las que son reconocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre de dominio conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en internet.

Conocidas instituciones tanto comerciales como no, se presentan en la Red con el nombre que utilizan en otros ámbitos: EL PAIS (elpaís.es), TELEFONICA (telefónica.es), ABC (abc.es), TELE 5 (telecinco.es) , CORTE INGLES (elcorteinglés.es) , CNN (cnn.com), con el que se relacionan con el público que las conoce. La capacidad de una compañía de poder usar un nombre de dominio consistente en el nombre de la compañía seguido del .com es importante para su capacidad de éxito en el mercado, promocionar y vender sus productos y servicios. Y su pérdida puede significar la ruina de su negocio.

Problemática jurídica de los nombres de dominio en Internet. Numerosas controversias en torno a este tema han surgido en todo el mundo. Las disputas por el uso abusivo de nombres de empresas conocidas o personas famosas para sitios de Internet son cada vez más numerosas en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ha pasado de recibir una denuncia el mes de diciembre de 1999 a 172 en mayo de 2000.

Tras su apertura en diciembre, el aumento del número de casos ha sido enorme y de la única denuncia de ese mes se pasó a 28 en enero, 70 en febrero, 133 en marzo, 119 en abril y 172 en mayo. Las disputas que esta analizando este organismo proceden de 53 paises de todo el mundo, lo que demuestra la naturaleza internacional del problema, aunque el mayor número de denuncias procede de Estados Unidos, con 299.

De los 179 casos estudiados hasta el momento, en 147 se dio la razon al usuario del nombre, por lo que si la empresa o individuo concernido quiere utilizar esa denominación en Internet debera comprar los derechos del nombre.

Sin embargo, en otros casos, como los relativos a solicitudes presentadas por particulares para utilizar nombres de personajes famosos, como el de Julia Roberts, se ha dado la razón a la celebridad, por encima de derechos de marca registrada, al basarse en las leyes comunes.

Las normas del Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI establecen que cada caso debe ser resuelto en un máximo de 45 días y que la decision puede ser recurrida ante un tribunal arbitral. Para poder presentar una denuncia ante la OMPI en materia de usurpación de dominios hay que acreditar que se es el titular de la marca y que el nombre de dominio demandado es idéntico o similar al propio, que se ha obtenido de mala fe y que esta siendo utilizado por otra persona.

En Estados Unidos se han producido numerosas controversias con los nombres de dominio. Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia. Ejemplos:

• El que enfrentó a la compañía de cosméticos AVON con CARNETTA WONG ASSOCIATES quien registró el dominio avon.com. Avon demandó a la titular del registro alegando la reciente "Federal Trademark Dilution Act. Finalmente la demandada se allanó y no hubo pronunciamiento judicial.
• El del dominio mtv.com. Adam Curry empleado de la MTV (popular canal de televisión dedicado a la música pop) registró el nombre de dominio mtv.com y lo mantenía el mismo. MTV no mostró mucho interés por el dominio hasta que Curry dejó de trabajar para ellos. Cuando Curry abandonó la MTV ésta le demandó ante un Tribunal Federal. Al final las partes llegaron a un acuerdo amistoso.
• El de mcdonalds.com Joshua Quittner, escritor de la revista WIRED registró el dominio mcdonalds.com para demostrar los problemas con el sistema de asignación de dominios. Quittner amenazó con poner en la dirección una página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final McDonalds donó 3.500 dólares a la compra de material informático para escuelas.

También en el Reino Unido se han producido casos. El más importante con sentencia es el caso Pitman. Una empresa constituída en 1849 por Sir Issac Pitman tenía varias divisiones que fueron escindiéndose y en 1985 se firmó un acuerdo entre ellas por las que se autorizaba a Pitman Training a usar el nombre Pitman en conexión con su negocio de forma que no se autorizaba el uso de Pitman para ningún otro negocio que no fuera las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes. Pitman Publishing instó el registro de los dominios pitman.co.uk y pitman.com, en febrero de 1996. Estos fueron conocidos pero Pitman Publishing no intentó el uso efectivo de los dominios hasta diciembre de 1996. En abril de ese año Pitman Publishing intentó usar el dominio que se supone había obtenido, y se dio cuenta de que no podía usarlo y manifestó su queja al centro británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet Uk devolvió en abril de 1997 el dominio a Pitman Publishing y desde entonces esta compañía es la que ha usado el nombre. Pitman Publishing planteó acciones jurisdiccionales basadas en el aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y actos desleales de confusión. Finalmente el juez desestimó estas acciones y declar´´o el derecho a usar el nombre a favor de Pitman Publishing que fue quien primero instó el registro del nombre de dominio disputado.

En Francia hay casos de disputas de dominio como lo prueba el enfrentamiento de las sociedades SAPESO e ICARE. Sapeso es titular de la marca ATLANTEL y registró el dominio atlantel.fr. Icare registró en USA el dominio atlantel.com y enterándose de ello la titular del dominio francés la demandó ante un Tribunal en Burdeos con el objeto de que abandone el dominio de atlantel.com.

En España el caso más conocido es el del buscador OZU. En un primer momento cinco personas crearon el buscador que residía en la dirección ozu.advernet.es, cambiando posteriormente a ozu.com. El nombre de este dominio lo registró a su nombre en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se acreaba una sociedad, ADVERNET encargada de la explotación comercial del buscador y que registró la marca OZU. Posteriormente los colaboradores se separaron y los que formaban la empresa ADVERNET crearon otro buscador en la dirección ozu.es. Ambas partes reclaman el derecho a utilizar en exclusiva el nombre ozu y ya han iniciado acciones legales.

Problemas de derecho privado en estados unidos. La sentencia del caso panavision. La demandante PANAVISION INTERNATIONAL L.P. es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como panavisión y panaflex que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.

El demandado Dennis TOEPPEN es un particular que posee varias páginas y es titular de diversos nombres de dominio, en concreto, ha registrado, con ese carácter bajo el dominio de primer nivel "com" las marcas anteriormente dichas, es decir panavision.com y panaflex.com.

El juicio es de los denominados SUMMARY JUDGMENT que es el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes. El juez a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los juicios sumarios son engeneral desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas. Sin embargo resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.

Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Setencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet. Seguidamente analiza el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destacando que su propósito principal es permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla. Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconoce elnobmre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa dirección: a través de los buscadores.

A continuación en la sentencia se describen los hechos que provocan el litigio. Así en diciembre de 1995, Toeppen registró a su favor el dominio de panavision.com sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca. Como otras empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro, como el nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era el titular de panavision.com. Por tanto veía así cercenadas en principio sus posibilidades de usar la marca en Internet.

Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio panavision.com y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del mismo. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó y quien además registró seguidamente como nombre de dominio otra de las marcas de Panavision, panaflex.com. Lo único que contiene esa dirección es la palabra hello. Netwok Solution Inc. Suspendió el uso de los dominios hasta tanto recayera sentencia.

La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter, en otros casos en los que se ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yakeestadium.com, australiaopen.com

Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

Las acciones que ejerce la actora son:

• dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal: la dilución de la marca es la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios sin reparar en la existencia o ausencia de competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes o la probabilidad de confusión, error o engaño.
• Infracción del derecho de marca.
• Competencia desleal tanto a nivel estatal como federal
• Conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional como por negligencia
• Incumplimiento de contrato.

La resolución judicial establece que "como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toeppen era capaz no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluído la marca de Panavision en los términos del Estatuto."

En cuanto a la violación del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia establece que al estimar la acción anterior, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos extremos. Por tanto la comentada resolución, no aborda esas cuestiones. El resto de los motivos son igualmente desentimados, si bien merece destacar el razonamiento que efectúa la parte actora para estimar que la conducta de Toeppen supone incumplimiento de contrato.

En efecto, la tesis de la actora era que el demandado había incumplido el contrato que lo ligaba a la NSI (entidad que asigna los nombres de dominio) dado que las normas de asignación de nombres de dominio, prohiben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio.

Pero el juez Pregerson estimó que esa claúsula no era una estipulación a favor de tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el de evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI y no a un tercero como Panavision.

Así no podía acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de estipulación a favor de tercero pero ciertamente, cabría acusar de incumplimiento a la NSI si consideramos a estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto menos, una oferta de contrato, y por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de prestación del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio, si como es el caso, se cumplen los requisitos de esas normas.

Finalmente, al ser estimada la primera acción planteada, la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora Panavision y Panaflex en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes a transferir los dominios disputados por Panavision.

En Argentina existen cuatro sentencias recaídas en la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de Argentina referidas al registro de dominios en Internet fueron dictadas en nuestro país. Tres de ellas están referidas a la "piratería" de dominios, práctica bastante frecuente y que consiste en registrar para si como dominio el nombre o marca de un tercero, por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado. La cuarta sentencia se refiere a las prohibiciones absolutas de registro que establece el organismo encargado del domino NIC.AR y su impugnación en sede judicial.

Teniendo en cuenta que todas las sentencias son decisiones cautelares, la cuestión de fondo aún continúa abierta.

2. Las sentencias en materia de piratería de dominios.

Las sentencias en materia de piratería son la recaída en autos HELADERÍAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE "FREDDO" PARA INTERNET, sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1.997 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 7 Sec. 13 ( en adelante Caso Freddo); la sentencia interlocutoria de primera instancia recaída en autos CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. C/ ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la sentencia de Cámara recaída en autos PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS C/ PEREZ CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 30 de diciembre de 1.999 de la Excma Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso PSA).

En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina. Las medidas consistían en ordenarle a la Cancillería Argentina ( Organo administrador de NIC ARGENTINA) que en forma cautelar suspenda un nombre de dominio registrado por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su nombre.

Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el nombre de dominio este registrado, y por ende pueda ser utilizado comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la persona que registró el dominio. La solución en dos de los casos aparece como la justa composición de los intereses en conflicto (Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de lo resuelto en el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a establecer una regla general que privilegie el registro de una marca por sobre el registro de dominio.

Fundamentos del caso freddo. En este asunto, una empresa prestadora de servicios de Internet SPOT NETWORKS, registró a su nombre el dominio freddo.com.ar. La actora es una cadena de heladerías que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad de Buenos Aires, tal es así que la cadena fue adquirida por un grupo de capitales extranjeros hace un par de años. Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la actora, goza de renombre entre los consumidores. En el presente caso Su Señoría entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso indebido de marca ajena" (Considerando III primer párrafo).

Este uso indebido de marca ajena – argumenta el magistrado – tiene circunstancias especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legítimo titular.

Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el cual aparecen productos o servicios falsos conjuntamente con los lícitos, el uso ilegítimo bloquea la posibilidad del titular de la marca de registrarla como dominio. Esto último atento las reglas de NIC ARGENTINA que impiden registrar dos dominios idénticos.

Esta circunstancia especialísima permite adoptar una medida cautelar que se transforme en la anticipación de la sentencia, aún cuando este no sea el objeto de las medidas cautelares. ( cita el magistrado la sentencia de la CNCCF, Sala I, causa 7488 del 2.11.93).

La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal en el art. 232 del Código Procesal ( media cautelar genérica) y consiste en dar de baja de NIC AR provisoriamente el dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio. El fundamento para considerar acreditado el "fumus boni juris" por parte del magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual). Transcribe en la sentencia el siguiente párrafo: "un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización"

El peligro en la demora lo encuentra en la exclusión de poder utilizar su marca como dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del actor.

Fundamentos del caso camuzzi. En el presente asunto el demandado registró el dominio camuzzi.com.ar en su propio nombre. La empresa actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa concesionaria del servicio público de transporte y provisión de gas. ( vgr. CAMUZZI GAS PAMPEANA que brinda servicios en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, entre otras empresas del grupo).

La actora es titular de dos registros en la República Argentina sobre la marca CAMUZZI ARGENTINA en las Clases 39 ( transporte y almacenamiento) y 42 ( servicios varios). En el caso de referencia el juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris requerido en materia cautelar.

Así destacó expresamente: "No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretende utilizarla como nombre de dominio en INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominación comercial. De esta forma, la verosimilitud en el derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada, se encuentra, según mi criterio, suficientemente acreditada."

El magistrado, al contrario de lo sucedido en "Freddo" no califica jurídicamente la conducta de quien registró el nombre de dominio. Señala que en las condiciones impuestas por NIC ARGENTINA – imposibilidad de dos dominios idénticos – "resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente , implica la negación al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio en INTERNET".

En cuanto al peligro en la demora señala el magistrado que el mismo es entendido como "el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet."

El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el art. 232 del Código Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425). Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución juratoria prestada por responsable de la empresa actora.

Fundamentos del caso psa. La presente es una sentencia como señalamos antes de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2ª. El juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolas Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI en las clases 7, 11, 21 y 41.

En el presente expediente, a los fines de determinar la existencia de "humo de buen derecho" la Cámara determinó: a) la titularidad de la marca "psa" idéntica al dominio cuestionado en cabeza del actor. b) la mayor antigüedad de la marca por sobre el dominio registrado por el demandado.

Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma que "corresponde indicar, independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC.."

La Cámara también reproduce el argumento esgrimido en los anteriores casos referido a que el uso de la marca "psa" registrada como dominio, es excluyente del uso legítimo del titular en el ámbito de Internet. El registro del dominio, calificado por la Excma Cámara como uso indebido de marca, impide al legítimo titular acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí. Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma Cámara fijó una contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora.

Doctrina judicial en materia de piratería marcaria. De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente doctrina judicial:

• El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca.
• El uso indebido es un uso calificado por la especial característica de impedir al titular del registro marcario el uso de la marca en Internet.
• Es independiente que la marca sea notoria o no. Véase que la marca psa carece de notoriedad, lo cual no fue óbice para el dictado de la medida.
• Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe del registrante del dominio.
• Debido a las características especiales de la infracción marcaria, excluyente de la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede ser un anticipo de la sentencia.
• No se hace mención en las resoluciones al principio de especialidad, cuestión que abordaremos más adelante.

3. Consideraciones críticas acerca de las sentencias.

De la doctrina judicial que emana de las resoluciones comentadas se desprende un razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del derecho de marca.

De seguirse esta razonamiento en forma lineal se trabaría el desarrollo de la red Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o similar ( art. 3º inciso b de la ley) entre el millon y medio de marcas registradas en el INPI en las 42 Clases del nomenclador.

Asimismo, y teniendo en cuenta que Internet se puede visualizar desde cualquier país, no sería de extrañar que el reclamo por uso indebido se realizara con fundamento en marcas registradas en el extranjero. Ni que decir de los dominios registrados en Internet Network Solutions, los llamados punto com o dominios de primer nivel. Este último supuesto no es producto de nuestra imaginación, ya que en el caso PRINCE la empresa norteamericana Prince Sportswear Group Inc. inició en los Estados Unidos un juicio contra la empresa inglesa Prince plc para dar de baja el dominio prince.com que esta venía utilizando. El fundamento fue su marca PRINCE registrada en la Oficina de Marcas de los EEUU. Le empresa inglesa por su parte demandó a la americana por ante la High Court del Reino Unido con fundamento en la marca PRINCE inglesa que le pertenecía. Así las cosas se produjo una litispendencia internacional sobre el dominio punto com.

El argumento de que el mero registro de un dominio implica la violación de cualquier marca, en las 42 clases, no se hace cargo del principio de especialidad.

Al respecto, la doctrina ha señalado que "no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca… Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error, o por lo mejor decir de inducción a confusión o asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otro de los recursos internet de otra clase para cuya identificación se utiliza.

Similar situación se observa en los Estados Unidos. En este país las marcas, incluso frente a dominios idénticos o similares, se protegen cuando existe riesgo de confusión que implica la similitud entre las marcas y la proximidad de los productos. Así la doctrina ha señalado que "la proximidad de las marcas, e.g. los productos o servicios distinguidos con la marca, y cuan similar son unos de otros es más importante en Internet que en el mundo real. En el Reino Unido la doctrina entiende que se debe tener en cuenta el principio de especialidad en materia de nombres de dominio, con la excepción de las marcas registradas en la Clase Internacional 38 que protegen el servicio de Telecomunicaciones. En este caso el registro de un dominio – que será utilizado en Internet y por ende en comunicaciones – puede ser combatido mediante la similitud de servicios.

La protección especial, más allá del principio de especialidad, se brinda, en los Estados Unidos, a las marcas famosas por medio de la "Federal Trademark Dilution Act" de 1.995. En este caso se brinda la protección aún en caso de ausencia de riesgo de confusión. El estándar es el de "daño a la reputación comercial o dilución de la calidad distintiva" del signo afamado que es registrado como nombre de dominio.

Similar solución se ha brindado en el derecho inglés en los autos Direct Line Group Ltd v. Direct Line Estate Agency en el cual se debatió el tema de la dilución de afamadas marcas y el perjuicio causado por la inscripción como denominación social de sus nombres.

En nuestro país la regla de la especialidad está asentada jurisprudencialmente:

• "el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los mismos lugares"
• "la marca solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada mas. De aquí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor.

En la jurisprudencia no se observa que se haya discutido la cuestión del riesgo de confusión en cuanto a los productos o servicios que se alojaban en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite considerar la cuestión de la especialidad y se pone en igual situación al titular de una marca notoria o renombrada – con una protección que puede ir mas allá de la especialidad – con el titular de una marca que carece del conocimiento y reputación de aquellas.

En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una marca renombrada, al menos en el área de Buenos Aires. En este caso la solución es justa y conforme a Derecho puesto que se causaba un daño al titular de la marca afamada.

Pero en el caso de "psa", no hay asidero legal a la solución brindada puesto que no se está en presencia de una marca notoria y no se examinó la confundibilidad de los servicios o productos alojados en el sitio psa.com.ar. Sería conveniente efectuar, en materia de dominios, una diferenciación entre supuestos, tal como lo hace la doctrina americana.

Así tenemos los siguientes supuestos: a) una compañía obtiene en forma legítima un dominio que coincide o es similar a la marca de otra empresa. b) Dos empresas con marcas idénticas para distinguir distintos productos o servicios, intentan obtener un dominio. c) Una persona registra un dominio coincidente o similar a la marca de una persona para venderselo al titular de la marca.

En el supuesto a) la solución legal, en nuestro país, al conflicto marcas – dominios puede encontrarse en el art. 3º inciso a) y b) de la ley de marcas, con lo cual habría que entrar a estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el dominio supuestamente infractor. En este caso se entendería, como lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un dominio implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad prevalece el derecho de marca anterior en el tiempo.

En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan adquirido notoriedad o fama en nuestro país, entendemos que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de París y del TRIPS o bien al art. 24 inciso b) de la ley de marcas. En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilución como "la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la

presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño". Esta protección contra la dilución ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las marcas renombradas. En consecuencia puede echarse mano de aquella jurisprudencia para impedir el registro de los nombres de dominio iguales o similares a marcas que gocen de renombre en Argentina.

En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita parte, es justificado únicamente en el caso que se acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido objeto de registro en el NIC.

En las cuestiones de las marcas que no han adquirido notoriedad o prestigio, pero en las cuales se puede acreditar que el registrante del dominio tenía conocimiento de su existencia, se produce el registro del dominio idéntico a la marca pre-existente. Generalmente el dominio no se usa y se guarda con la intención de vendérselo al titular de la marca.En estos casos se ha discutido si existe utilización comercial de la marca, resolviéndose que en principio el hecho de registrar un nombre de dominio, per se, no resulta en la utilización comercial del nombre, aunque puede resultar en una forma de dilución de la marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme puesto que en el caso Intermatic.com se resolvió que el hecho de registrar un dominio para luego intentar comercializarlo constituía "uso en el comercio" y por lo tanto era una "infringement" tipificada por la Ley de Marcas.

En los fallos comentados, no ha existido una declaración expresa acerca del "uso en el comercio", tampoco se indica en la resolución si los dominios en discusión han sido objeto de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca.

De cualquier forma entendemos que la justicia argentina se inclinará por establecer que el registro de un dominio es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la infracción marcaria.

De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un acto de comercio, si el mismo es efectuado de mala fe, es evidente que sería de aplicación el mencionado art. 24 ( "conocía o debía conocer la existencia de la marca) , el art. 6 ter del Convenio de París (marca del agente) o bien acudir al art. 953 del Código Civil. De esta forma no se juzgaría con la misma vara al pirata o cybersquatter que al legítimo titular de un dominio igual o similar a una marca registrada que no distingue los mismos servicios.

En el caso de que el dominio sea registrado pero no utilizado, es decir que no haya pagina web alojada en la dirección en cuestión, evidentemente no se podrá juzgar los servicios que distinguirá. En este caso podría establecese una presunción hóminis que el registro del dominio ha sido efectuado de mala fe, es decir para su posterior comercialización al titular de la marca. Lo mismo si se da el caso de un titular que registra grandes cantidades de dominios sin una actividad industrial o comercial concreta y que no pueda justificar su procedimiento.

La jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que comenta lo es, pero debe poner a resguardo a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con una marca, ya que atento la cantidad de marcas existentes, es probable que esta situación se de en más de una ocasión.

Las prohibiciones absolutas de registro de dominios. El cuatro fallo recayó en los autos byk argentina s.a. C/ estado nacional s/ medidas cautelares, sentencia del 29 de febrero de 2.000 del juzgado nacional de 1º instancia civil y comercial federal nº 4 secretaría 7, en adelante caso byk argentina. El actor pretendía registrar el domino bykargentina.com.ar por ante nic.ar Según la regla 3º de nic.ar para el registro de nombres de dominio "las denominaciones que contengan la palabra nacional, oficial o argentina, … Sólo podrán ser registradas por las entidades públicas que correspondan". En consecuencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , administrador de NIC.AR rechazó la inscripción del dominio solicitado.

El actor inició reclamo administrativo tendiente a que se decrete la incompetencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver el pedido de inscripción del dominio, planteando asimismo una impugnación de fondo al Reglamento de NIC AR.

Asimismo el actor solicita en sede judicial una medida cautelar genérica, tendiente a que, mientras tramita el proceso principal, se le autorice el registro del dominio cuestionado en forma precautoria.

Su señoría rechaza la medida cautelar indicando que habiendo denunciado el actor vías de hecho administrativo, "ello no puede – en principio – destruír la presunción de legitimidad de que gozan actos con formalidades de ley, por lo que mientras no se destruya esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida en cuestión ( CNCiv Sala E, 5.12.84, LL 1985-B-355) y además el conflicto entre la presunción y el fumus boni iuris que puede alegar quien invoca la protección jurídica, el Poder Judicial ha de inclinarse ante el interés público que alega la Administración y el carácter de ejecutividad del acto administrativo ( CNFED CIV Y COM 25.7.68, LL 134-1033)."

El Reglamento de registro de dominios bajo la extensión .com.ar es un acto administrativo de carácter general. ( art. 24 L.N.P.A.) Como tal goza del princpio de legitimidad hasta tanto sea decidida favorablemente al administrado su impugnación. El principio de legitimidad de los actos administrativos produce dos consecuencias importantes: a) la imposibilidad de que los jueces decreten de oficio la invalidez del acto administrativo y b) la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.

El principio de legitimidad encuentra fundamento en la presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales. En consecuencia, quien desee impugnar un reglamento administrativo, como lo es el de registros de dominio NIC AR debe alegar y probar su ilegitimidad. Para ello debe agotar la vía administrativa en la forma dispuesta en el Art. 24 de la L.N.P.A. No obstante en la sede cautelar, no olvidemos que la sentencia que comentamos se trató de una providencia que denegó la cautela, entendemos que el accionante debe acreditar la nulidad absoluta del reglamento, la existencia de perjuicios graves para el particular o la razón de interés público. ( conf art. 12 L.N.P.A.)

Por su parte, si la medida se solicita con fundamento en el art. 230 y 232 del CPC, como parece ser en la especie, se debe acreditar versosímilmente un vicio emergente del acto administrativo. En el fallo comentado, no se observa que, más allá de discrepar el actor con la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para administrar el sistema NIC.AR, se halla invocado la verosimilitud de un vicio que justifique la nulidad del reglamento. Respecto la competencia para dictar un acto administrativo, la jurisprudencia del fuero federal requiere que sea "notoria" la incompetencia de quien dicta el Reglamento para poder hacer lugar a su suspensión cautelar. Tampoco aparece como prima facie irrazonable, la limitación a registrar el término ARGENTINA como dominio a favor de una persona de Derecho Privado.

La prohibición de registrar el término ARGENTINA como integrante de un nombre de dominio tiene un paralelo con dos situaciones similares, tales son las prohibiciones absolutas de registro de marcas y la prohibición de utilizar el término "ARGENTINA" en denominaciones de sociedades.

En materia de marcas está vigente el decreto 42.366/34 que estableció la prohibición de uso de la expresión "NACIONAL" por cualquier asociación o entidad particular.

Esta prohibición se aplica con un criterio de razonabilidad, en tanto la utilización del término NACIONAL sugiera vinculación o pertenencia en algún grado con la NACION ARGENTINA. ( Interpretación que propugna el Decreto 85.056/36).[23]

Por su parte, en materia societaria, la Resolución 6/80 de la Inspección General de Justicia en su art. 10 permite el uso de la palabra "de Argentina" solo para sociedades que tengan dependencia económica con sociedades constituidas en el extranjero. El Reglamento de Nombres de Dominio es más restrictivo que el decreto en materia de marcas, puesto que a la par de "nacional" prohíbe el registro del término "Argentina".

También lo es respecto de la Resolución de la I.G.J. puesto que una empresa filial, que en su nombre comercial incluye el término "de Argentina", ve imposibilitado su acceso a Internet bajo su propio nombre comercial. El planteo de fondo del actor y a propugnar la modificación del Reglamento NIC. AR para que concuerde con lo establecido por el Decreto 42366/33. El cambio debe efectuarse por la vía legislativa y reglamentaria y no mediante la intrusión del Poder Judicial en la esfera del poder administrador, por cuanto no vemos que el reglamento resulte arbitrario ni deba ser descalificado en sede judicial.

La Propiedad Industrial en Internet. El crecimiento exponencial que ha experimentado Internet, la red de redes, ha traído traído consigo una importante serie de nuevos problemas para la naciente disciplina del derecho informático. Entre ellos, la cuestión de la titularidad y protección de las marcas, tema ya por sí complejo en el "mundo real". En un interesante artículo distribuido el pasado mes de agosto a través del boletín "Computer Law Observer", el jurista y profesor William S. Galkin planteó algunas de estas dificultades, respecto de la cuestión del registro y tutela jurídica de los llamados nombres de dominio en Internet.

A diferencia de las direcciones IP, que son cantidades binarias de 32 bits por medio de las cuales las computadoras conectadas a redes TCP/IP (como Internet) se pueden localizar entre sí, los nombres de dominio son descriptores cuyo único propósito es facilitarnos a los seres humanos lidiar con las frías máquinas. De este modo, empleando un ejemplo ficticio, en vez de recordar que una cuenta de correo electrónico reside en la computadora identificada como 168.173.140.512, un usuario puede recordar que se encuentra en "rigel.estrella.co.cr", lo cual es -indudablemente- más fácil. Todo lo relativo a estos nombres corresponde a un servicio de alto nivel de TCP/IP, llamado Domain Name Service (DNS).

Si bien la parte final (más a la derecha) del nombre de dominio está sujeta a ciertas reglas (en nuestro ejemplo, la porción "co.cr" indica que esta computadora corresponde a un nodo comercial ubicado en Costa Rica), el resto se puede definir casi arbitrariamente. Por tanto, en principio, una organización o empresa estará interesada en que el nombre de dominio que corresponda a sus máquinas de acceso a Internet sea no sólo fácil de recordar, sino -preferiblemente- lo más parecido posible a su nombre real. Recurriendo nuevamente a un ejemplo ficticio, la compañía costarricense "Indigo, S.A." podría querer que su nombre de dominio asignado sea "indigo.co.cr". Es más, esta particularidad es tan deseable para la mayoría de las empresas, que llega a adquirir valor cuantificable, es decir, económico. Ello es así, porque el nombre de dominio que una empresa o entidad tenga en el ciberespacio viene a llenar la misma funcionalidad que posee un nombre comercial en el mundo real. En efecto, cualquier usuario experimentado de Internet sabe que es virtualmente seguro que logrará acceder a la página "web" de una compañía cuyos productos o servicios le interesan, con sólo ingresar la dirección http://www.nombre de la empresa.com (ejemplo: para buscar información sobre Microsoft Corp., se ingresa http://www.microsoft.com).

Y, como en toda otra circunstancia donde entren en juego intereses potencialmente contrapuestos, es justamente aquí adonde el tema adquiere relevancia jurídica.

Señala Galkin que, a partir del momento en que Internet dejó de ser un medio primordialmente científico y académico, integrando también intereses comerciales, el registro de nuevos nombres de dominio ha crecido en forma desproporcionada. Por ejemplo, en 1993, se registraba unos 300 dominios nuevos por mes; en 1994 la cifra creció a 1.300 por mes, y -en estos momentos- alcanza los 25.000 nuevos nombres de dominio mensuales.

La responsabilidad primordial de registrar estos nuevos nombres recae sobre InterNIC (Internet Network Information Center), una entidad de la empresa telefónica AT&T, patrocinada por la National Science Foundation de los Estados Unidos y administrada por Network Solutions, Inc. En la actualidad, el costo de registrar y mantener un nombre de dominio es sumamente bajo: US $100 por la primera inscripción y US $50 anuales por mantenimiento. Esto, obviamente, propicia que prácticamente cualquier persona pueda solicitar y obtener un dominio propio.

En principio, el registro se realiza aplicando la regla de "primero en tiempo, primero en derecho". Es decir, quien solicite un nombre nuevo, sea cual sea, será quien adquiera el derecho de usarlo. Como veremos de seguido, esta política es -justamente- la que ha venido a originar los conflictos legales relacionados con la propiedad industrial.

De acuerdo con el profesor Galkin, el hecho de que el registro de dominios nuevos resulte un proceso tan sencillo y barato, ha dado pie a una inundación de solicitudes nuevas presentadas a InterNIC, que -a su vez- ha propiciado el surgimiento de serios conflictos. Evidentemente, éstos ocurren cuando un interesado pide registrar un nombre que es de gran interés para él, tan sólo para descubrir que alguien más lo registró primero. Como ejemplo, Galkin cita la contienda surgida entre Princeton Review y Stanley Kaplan, quienes compiten en el mercado de preparación de exámenes. Resulta ser que Princeton registró el dominio "kaplan.com", y luego creó una página web usando ese nombre. Como resultado, las personas que intentaban obtener información en Internet sobre Kaplan accesaban más bien la página de Princeton, donde se ofrecía una comparación de los servicios de ambas empresas. Lógicamente, los de Kaplan eran presentados como inferiores a los de su competidor. Como es de esperar también, Kaplan rápidamente demandó a Princeton por violación de su marca registrada.

Otro fenómeno ha sido el de la apropiación y registro de ciertos nombres, empleando las razones sociales de empresas prestigiosas, con la esperanza de poder vendérselos algún día o bien simplemente para intentar bloquear los intentos de registro de dominios de compañías competidoras. Ello ha ocurrido ya on nombres tales como McDonalds, Coke, MTV y Viacom. Network Solutions, administradora de InterNIC, no ha salido indemne de las refriegas en torno al registro de esta novedosa forma de propiedad industrial. Explica W. Galkin que, cuando Frenchy Frys, (empresa de catering del estado de Washington), registró el dominio "frys.com", surgió un conflicto con Fry's Electronics (vendedor de suministros de electrónica), que también deseaba inscribirlo a su nombre. Esta empresa demandó a la primera, junto con Network Solutions y el proveedor de servicios de Internet (ISP), Octave Systems.

Es obvio que Network Solutions no puede examinar cada solicitud de registro para determinar si se infringe o no a alguna marca registrada. Por tanto, ha optado por una nueva política destinada a reducir las demandas judiciales en su contra. De acuerdo con estas reglas, los nuevos solicitantes deben declarar: a) que tienen el derecho de usar el nombre de dominio en cuestión; b) que será usado en forma regular; c) que no se empleará para propósitos ilegales; y, d) que no se afecta los derechos de terceros. Además, deben comprometerse a indemnizar a Network Solutions y sus entidades relacionadas si surge alguna disputa, incluyendo el pago de todos los gastos legales.

Esto no quiere decir que para registrar un dominio se deba poseer una marca registrada. Pero si un tercero, titular de una marca inscrita, formula un reclamo contra el dueño de un dominio no registrado, y éste no puede demostrar que su uso del mismo antecede el primer registro de la marca, entonces InterNIC podrá suspender el uso del dominio.

Se ha criticado la nueva política de inscripción de dominios, aseverando que favorece indebidamente a las empresas que poseen marcas registradas. En efecto, como se sabe, en nuestro medio es posible registrar y usar marcas iguales o similares, por parte de distintos titulares, cuando correspondan a distintas "clases" previstas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto se estima que hay poca posibilidad de confusión por parte del público, entre empresas dedicadas a giros comerciales totalmente disímiles. Sin embargo, entratándose de la inscripción de dominios de Internet no ocurre igual. Se produciría aquí un conflicto entre los interesados, para acreditar quién tiene mejor derecho bajo las reglas de InterNIC.

Además, se ha establecido que estas nuevas políticas no han servido, de todos modos, para exonerar totalmente a Network Solutions de dolores de cabeza legales.