Compendio de Derecho Marcario en los Países de la Comunidad Andina (página 3)

Partes: 1, , 3, 4

1. ACCIONES DE PROTECCIÓN

Partiendo de los Acuerdos ADPIC, el Convenio de París, todos los países miembros de la Organización Mundial del comercio –OMC-, contemplan una serie de beneficios uniformes con relación al pago de gracia para el pago de servicios administrativos, el derecho de prioridad, independencia del registro de la marca en un país respecto de otros, protección a las marcas notoriamente conocidas, prohibición de utilizar como marcas los emblemas de una estado u organismos internacionales, protección temporal en los casos de exposiciones internacionales, es decir, existe una protección internacional mínima relativa al derecho marca, que ha sido reglamentada igualmente por la Decisión 486 de 2.000

Otro aspecto importante hace referencia al hecho, que el titular de la marca al haberla explotada al máximo y en la medida en que el producto o servicio llene las expectativas del consumidor, se logren altos volúmenes de venta, se realicen intensas campañas publicitarias, generando que el valor de la marca se incremente llegando hasta el punto de trascender las fronteras locales y empezar a gozar de cierto reconocimiento a un nivel territorial más amplio, haciendo que la marca empiece a ser muy familiar para la clientela al denotar prestigio, popularidad y fama, creándose así de esta manera lo que se conoce como Marca Notoria.

El artículo 228 de la decisión 486 señala una serie de parámetros que llevan a determinar a criterio del legislador andino la notoriedad en un signo distintivo predicable igualmente para una marca, entre los que se destacan los siguientes:

– El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro.

– La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.

– La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.

– El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

– Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.

– El grado de Distintividad inherente o adquirida del signo.

– El valor contable del signo como activo empresarial.

– El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.

– La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección.

– Los aspectos del comercio internacional.

– La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Los anteriores requisitos deberán ser demostrados con la finalidad de crear la convicción de que la marca goza de difusión y conocimiento en determinados sectores interesados por ella, convirtiéndose en una demostración de hecho.

Una vez estructurada lo que es la marca notoria, la ley no solo Andina sino también el artículo 6º del convenio de Paris le otorgan una protección entre las que se destacan:

• El titular de una marca notoria a pesar de no contar con el registro en el país, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas protecciones de índole legal que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aun para deprecar la nulidad de registro si ya fue concedido.
• El titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho exclusivo que posee en un segundo país en el cual carezca del respectivo registro.
• El titular de una marca notoria esta facultado para ejercer las prerrogativas legales frente a marcas de tercero para los mismos productos o servicios identificados con la marca notoria.

Entrando en un campo más específico, podemos precisar el alcance que le ha dado la decisión 486 de 2.000 mediante la acción especial consagrada en el artículo 231 a favor de los titulares de una marca.

La acción contemplada en el artículo 231 de la Decisión consagra en favor del titular de un signo distintivo una acción especial para prohibir el uso de un signo conflictivo por parte de terceros.

Dicha Acción presenta las siguientes características:

• La legitimación para incoarla la detenta el titular de la marca notoriamente conocida, dicha titularidad debe demostrarse plenamente, pudiendo derivarse la titularidad del registro o del uso del signo de que se trate, en el país o en el exterior, según el sistema previsto en la ley del lugar para adquirir el derecho.
• La acción tiene el carácter de judicial y debe intentarse ante el órgano nacional competente, y el procedimiento de la misma, será el que señala la ley interna del respectivo país miembro.
• La pretensión principal de la acción es la de prohibir el uso del signo conflictivo, la cual por expresa remisión del artículo 231 de la decisión 486 comprende, las prohibiciones de los actos indicados en el artículo 155, (Aplicar o colocar el signo sobre productos; suprimir o modificar la marca para fines comerciales; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que contengan la marca y comercializarlos; usar el signo en el comercio; usarlo públicamente), pudiendo incluirse igualmente la indemnización de los perjuicios que llegasen a demostrarse.
• El término de prescripción de la Acción es de cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso, no prescribe, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Decisión 486 de 2.000.

De igual manera el artículo 231 faculta de manera expresa al titular de la marca notoriamente conocida para ejercer otras medidas de carácter o de índole complementaria que correspondan.

Entre estas se destacan las medidas cautelares y las medidas en frontera, la cuales se estructuran cuando se cumplan los presupuestos señalados en los artículos 247 y 250, para el caso de una medida cautelar, se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción.

• Medidas en frontera: que consiste que cuando el titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera, está acción sólo procede en los casos de infracción marcaria y únicamente podrá invocarla el titular del registro, lo que supone que la marca con base en la cual se solicita, se encuentre registrada. Quiere decir lo anterior que el hecho de la notoriedad no exime al demandante de ninguno de los requisitos propios de la medida cautelar o de la medida en frontera.
• Medidas Cautelares: quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

• Acción reivindicatoria: consiste en que cuando un registro marcario se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho.

A manera de conclusión de conformidad con el artículo 234 de la decisión 486 de 2.000 consagra que el factor de la mala fe o la buena fe en la adopción o utilización del signo debe ser tenido en cuenta por las autoridades competentes al decidir estos procesos, pero dejando un vacío al no precisar en qué sentido debe aplicarse dicho criterio si para los plazos de prescripción, para determinar la confundibilidad, daños y perjuicios, grado de notoriedad, aspectos probatorios, etc.

4. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD.

Basados en un sistema Marcario como el imperante actualmente en la Comunidad Andina (Decisión 486 de 2.000), debe precisarse que también existen determinadas restricciones, que basadas en la protección al comerciante en algunos casos, y otras con el fin de proteger a los consumidores, imposibilitan que pueda llevarse a cabo el registro del algún signo como marca, lo anterior, como un aspecto esencial que de manera clara lleva a consolidar la seguridad jurídica emanada de un régimen Macario sólido y garantista, el cual si bien permite el fácil registro como marca de determinados signos, también contempla determinadas causales que protegen derechos de terceros incluyendo aquellos que tiene marcas registradas, o terceros ajenos que se puedan llegar a ver afectados por el registro de algún signo sin importar que sean o no titulares de una marca, de igual manera se protege a los consumidores, por ser estos, los que en ultimas importan para la consolidación de un régimen Macario ya que es de allí de donde se origina toda la oferta de los productos.

Es por lo anterior, que en el actual Régimen de la Propiedad Industrial, al igual que en los anteriores, se contemplaron una serie de causales, que en el actual se encuentran en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2.000 que estatuyen la imposibilidad de registrar como marcas determinados signos, por contener ciertas características que afectan los derechos de un tercero al ser usados en el comercio, así mismo el artículo 137 mencionado anteriormente, estipula una causal adicional consistente en el evento en el cual, si la Oficina Nacional competente tiene indicios que permitan inferir que con el registro de dicho signo se perpetre, facilite o estructure un acto de competencia desleal, puede proceder a negar el registro del signo.

La doctrina relacionada con el Derecho Macario ha manifestado que la Decisión 486 de 2.000 en sus artículos 135 y 136 ha agrupado las causales de irregistrabilidad de los signos que pretendan ser marcas, es decir, las normas anteriores distinguen entre aquellos signos que por si mismos no pueden registrarse como marcas, y, aquellos signos que una vez sean usados en el comercio puedan perjudicar a terceros, en este último evento juega un papel importante un factor externo y ajeno al signo en si mismo, las dos situaciones anteriores contempladas en dichas normas han sido catalogadas como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

1. CAUSALES ABSOLUTAS

Estas causales se encuentran consagradas en el artículo 135 de la decisión 486 de 2.000, hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que de llegar a presentarse no cumplirían con una de las funciones primordiales de la marca como lo es la Distintividad, o sería un signo ilícito o engañoso para el consumidor, queriendo el legislador Andino mediante estas causales tutelar un interés público, generando la existencia de alguna causal de este tipo, una Nulidad Absoluta, la cual podrá proponerse por cualquier persona en cualquier tiempo, por ende a continuación se efectuara un estudio de cada una de las causales más importantes:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

– "a-) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior"

– "b-) Carezcan de Distintividad"

Las prohibiciones contempladas en los literales a-) y b-) del artículo 135, trascritas anteriormente, pretenden apuntar al mismo lugar, es decir, si la primera causal preceptúa que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que No puedan constituir marca conforme al párrafo anterior, es decir, aquel "signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" por ende si no es apto para distinguir carece de Distintividad.

El artículo 134 de la decisión indica como requisito de manera expresa que aquel signo que se pretenda registrar como marca sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

– "Artículo 135…c-) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate."

Son claras las prohibiciones que consagra esta norma y hacen relación en primer término a aquellas formas que normalmente guardan una relación estrecha con algunos productos y tiene su razón de ser en tratar de impedir que el titular de una marca monopolice la forma que se utiliza de manera usual y común en relación con determinados productos o envases, es decir equivalen a las palabras genéricas pero en forma, por lo tanto, tratar de registrar la forma de un "Bicicleta" para una determinada clase de transporte, una "naranja" con el fin de identificar dicha fruta, o piense en una fabrica de martillos que pretende registrar la forma de un martillo como su marca.

– "Artículo 135…d-) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican."

Esta prohibición guarda estrecha relación con los diseños industriales, modelos de utilidad o las patente de invención, toda vez, que esta limitante lo que implica es que aquellas formas que dan una mayor eficiencia al producto no pueden ser objeto de registro marcario sino deben ser registradas como un signo distintivo diferente, de acuerdo al caso en concreto, lo anterior, obedeciendo a que la legislación Andina otorga un mecanismo temporal para dichos signos o formas, siendo absurdo pretender registrarlo como marca y la sola renovación en determinado término conllevaría a una protección indefinible en el tiempo. Un ejemplo de esta prohibición podría ser tratar de registrar la forma de una silla en el mercado que tenga un diseño que permita al usuario mayor comodidad en cuanto a su uso.

– "Artículo 135…e-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios."

La prohibición contemplada anteriormente, debe entenderse que recae sobre aquel signo o indicación que pueda ser catalogado como descriptivo, es decir, aquellas denominaciones de un producto o servicio que irradien a los consumidores acerca de las características, cualidades, funciones, usos, y otras propiedades de dichos productos, por ende, la norma mencionada brinda unas pautas que orientan al interprete con el fin de estructurar dentro de sus hipótesis ciertas descripciones, entre las que se desatacan las relativas a la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción etc. de los respectivos productos, por tal motivo, sin con el producto se formula el interrogante ¿Cómo es el producto? y la respuesta dada es igual a la característica esencial del mismo que se pretende registrar se estaría frente a un signo descriptivo.

Debe tenerse especial cuidado con los adjetivos calificativos cuando de manera expresa se refieren a la cualidad que necesariamente se aplica al nombre del producto que se trata, existe una complicación en este sentido, en los eventos en los cuales, lo que se pretende registrar son dichos adjetivos, toda vez, que solo son registrables cuando no están relacionados íntimamente con uno o con determinados productos y pueden predicarse de la gran mayoría de los productos del mercado, así mismo, cuando el mencionado adjetivo no especifique o describa la cualidad esencial del producto o servicio, es por esto que mediante la Sentencia 27 IP-95 el Tribunal Andino de Justicia, especificó que el adjetivo calificativo puede referirse (para poder ser registrado como marca) a una cualidad importante del producto o servicio pero no a la esencial y cita como ejemplo el caso de un helado, en el cual la característica esencial es el frío, y una importante pero no esencial es el ser batido o cremoso, permitiéndose en este último evento el registro de la marca.

La Doctrina y la Jurisprudencia han definido como ejemplos de este tipo de signos descriptivos "Oral" para remedios "Enfriadora" para congeladores "Vitamínico" para alimentos, "Lente suave" para lentes de contacto, "Blanca" para leche y "líquidos" para jugos.

De igual forma la parte final del artículo se refiere a la prohibición de registrar expresiones laudatorias, es decir aquellas que elogian la bondad del servicio o producto, ya que podría en primer término perjudicar a los demás competidores ya que estos se verían impedidos para usar el mismo término encontrándose en franca desventaja con relación a aquel que ya lo registro, lo ejemplos clásicos de la doctrina y la Jurisprudencia acerca de expresiones laudatorias son "Purísimo" , "La Mejor" etc.

"artículo 135…f-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate"

Esta prohibición hace referencia a aquellas denominaciones catalogadas como genéricas, esto es, aquel signo o denominación que los comerciantes en un determinado sector, deban utilizarlo para designar un producto o servicio o cuando por si solo pueda servir para utilizarlo, por ende sin con el producto se formula el interrogante ¿Que es? y la respuesta dada es igual al producto que se pretende registrar se estaría frente a un signo genérico.

Así mismo, la Jurisprudencia emanada del Tribunal Andino de Justicia ha precisado que la Genericidad de una denominación o signo debe ser con relación directa a los productos más no con una connotación abstracta, es decir, por el simple hecho que una palabra se relacione en el diccionario con varias acepciones de índole general no puede ser catalogada como irregistrable sin análisis alguno, por el contrario debe señalar o identificar la clase de producto o servicio por si sola para que estructure la Genericidad, también puede definirse este término, como aquel que no explica directamente el producto o servicio sino la categoría o genero al que pertenece.

Como ejemplos de signos genéricos podemos señalar "Cortinas" "Motor", "Muebles", "Ventilador" etc, para señalar cada unos de dichos productos.

Así mismo, es necesario precisar que existe la posibilidad al momento de designar un producto de utilizar marcas compuestas que contengan palabras genéricas, es decir, designar productos que contengan una palabra genérica y se le agregue una de fantasía, como es el caso de "Pizza Hut" "Aguardiente Cristal", con relación a este tipo de marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado:

"Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-98, Sentencia de Septiembre 03 de 1.998)

Es decir, el Tribunal es claro al precisar que a pesar de ser posible el registro de las marcas que contengan denominaciones genéricas, están deben estar sujetas a que en futuras oportunidades otros comerciantes utilicen en sus marcas dichas denominaciones genéricas restándole Distintividad a la marca, lo que para la doctrina es catalogado como marca débil.

"Artículo 135…g-) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país."

Esta prohibición abarca aquellas designaciones que habitualmente se utilizan para identificar o señalar un producto o servicio, también incluye aquellas palabras sean estas extranjera o inventadas (sin significado alguno) que con el transcurso del tiempo han adquirido cierta popularidad en cuanto a su uso.

El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina ha precisado que esta prohibición no se estructura cuando las palabras mencionadas se utilizan en un conjunto gramatical con otras que le imprimen un carácter distintivo.

En esta limitante se configura, con lo que la doctrina ha denominado vulgarización de la marca, definido por la doctrina de la siguiente manera:

"Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados" (Matias Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76).

Es decir, se puede afirmar que aquellas denominaciones que con el paso del tiempo y como consecuencia de su uso han adquirido una connotación tal en el mercado que su uso sea común, no pueden llegar a registrarse, de igual forma sucede con aquellas marcas ya registradas, ya que en este evento lo que sucede es que el titular de la marca pierde los derechos sobre el signo que ha perdido su capacidad distintiva, y que requieren denominaciones adicionales para poder registrarse, situación que puede ser adelantada por la Oficina Competente del país miembro de oficio o a solicitud de parte.

Dentro de los ejemplos más connotados de este tipo de marcas tenemos a "Colombina", "Jeep", "Kart", "Thermo", "Chiclets", "Lycra" etc.

"Artículo 135…h-) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica."

Este impedimento se refiere a que no es posible registrar como marca un color aisladamente considerado, debiendo para poder hacerlos efectuar una delimitación del mismo que le aporte un carácter distintivo, de igual forma a contrario sensu, es perfectamente válido registrar una combinación de colores, aspecto ya tratado anteriormente en el punto 3.2.2.3. del capitulo 3 de ese trabajo.

"Artículo 135…i-) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate."

Esta prohibición estructura determinadas hipótesis tendientes a efectuar una protección al consumidor para evitar que este sufra un engaño, es decir, el signo puede ser catalogado como engañoso cuando proporciona información errónea con relación a determinados productos o servicios que se pretenden distinguir con ella.

La doctrina ha manifestado que esta prohibición obedece a un interés general del legislador Andino de tutelar el derecho de los consumidores, debe aclararse que dichos consumidores deben ser personas con un nivel medio, ni se exageradamente conocedores ni descuidados, la prohibición lo que busca es que los consumidores no sufran engaños sobre las particularidades propias de los productos o servicios en especial como muy bien lo enseña el artículo, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de las mismas.

Un ejemplo de lo anterior, sería el caso de señalar que un Whisky es escocés sin serlo, o indicar que un reloj es Suizo siendo fabricado en América, o se utilice la marca "La Marquise" para un identificar producto que no es francés.

Es necesario hacer una distinción entre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, lo anterior obedeciendo a que la decisión 486 de 2.000 en sus artículos 201 y 221 plasma las definiciones de los mencionados términos respectivamente, debiendo aclarar que la misma decisión agrupa ambas definiciones dentro del concepto denominado indicaciones geográficas, es decir, el genero y sus respectivas especies.

La definición plasmada en la decisión 486 de 2.000, de una denominación de origen se puede sintetizar así:

"Artículo 201. Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de algún lugar determinado, o la indicación constituida por una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos"

Del anterior concepto, se pueden extraer algunos componentes que nos llevaran a plantear una mejor diferenciación con relación a la indicación de procedencia, entre los que deben destacarse:

• La denominación de origen debe estar integrada o constituida por la denominación de algún país, región o algún determinado lugar, o por alguna denominación, que de no ser las tres anteriores se refiera a alguna zona geográfica, partiendo de lo anterior, pueden constituir no solo países o regiones sino también determinados montes o desiertos.
• El producto que se pretenda designar debe ser originario de la mencionada indicación Geográfica, aspecto que reviste de gran importancia ya que si no se cumple con esta condición no se podría hablar de una denominación de origen.
• Que dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello.

Así mismo, con relación a la indicación de procedencia la decisión 486 de 2.000 en su artículo 221, también plasma una definición:

"Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado".

De la definición transcrita anteriormente se pueden extraer dos elementos, los cuales son similares a los contemplados para la denominación de origen distinguiéndose estos dos conceptos en cuanto al tercer elemento, esto es, que dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello aspecto que se predica únicamente de la denominación de origen siendo la principal diferencia con la indicación de procedencia.

Ejemplo de lo anterior, sería denominar "Café Panameño" lo cual sería una indicación de procedencia, ya que solo indica que es un café procedente de Panamá pero nada tiene que ver la calidad del mismo, cosa distinta es "Café de Colombia" la cual si podría ser catalogada como una denominación de origen, toda vez, que se refiere a un producto (Café) de una zona determinada, con una calidad conocida a nivel mundial derivada de las condiciones geográficas de su cultivo.

"Artículo 135…j-) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad."

En primer término la presente causal de Irregistrabilidad, guarda estrecha relación con la inmediatamente anterior y en algunos eventos pueden llegar a subsumirse una dentro de otra, así mismo, la presente causal tiene como finalidad evitar que el público sea engañado mediante la utilización de forma fraudulenta de determinadas denominaciones que se encuentran protegidas, esto es, que al menos se encuentre depositados en la respectiva Oficina Nacional competente, conforme se explicará más adelante, pero única y exclusivamente frente a las denominaciones origen, de igual forma también se incluyen las falsas denominaciones de origen y que a través de su uso se pueda llegar crear un riesgo de confusión o de Asociación con dichas denominaciones protegidas. De igual forma la presente causal se estructura cuando dicha denominación de origen reviste de una gran notoriedad, como puede acontecer con el "Café Colombiano", el "Queso Holandés" etc.

"Artículo 135…m-) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional"

La presente prohibición tiene su razón de ser, en el hecho en que se si aceptaran dichos emblemas oficiales se podrían relacionar los productos o servicios que representan la marca con un Estado en particular o con una organización internacional, prohibiendo tanto la reproducción como la imitación de los signos allí descritos.

Si el Estado o el organismo internacional autorizan la inclusión de determinado emblema o signo, para proceder a su registro estos emblemas deberán ser usados como secundarios ya que los principales distintivos no deben ser los relacionados en dicha prohibición, así por ejemplo en el caso del Café Colombiano, el gobierno nacional autorizo la inclusión de la bandera Colombiana, pero como algo accesorio más no como lo principal de la marca, ya que esto último lo integran Juan Valdez, el bulto de café y la mula.

No sobra recordar que el día 02 de enero de 2.004, el congreso colombiano expidió la ley 875 de 2.004 mediante la cual se regula el uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, autorizando su uso a la fuerza pública con el fin de identificar a su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios terrestres y acuáticos, también se permite que el personal sanitario civil autorizado por el Ministerio de Salud para transporte de heridos, enfermos y náufragos porte dichos emblemas y por último se autoriza a la sociedad nacional de la Cruz Roja.

La doctrina ha sido unánime en manifestar que la presente prohibición no se aplica para aquellas banderas o Escudos pertenecientes a familias con títulos nobiliarios, los cuales pueden ser susceptibles de registro marcario.

"Artículo 135…o-) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad."

Esta prohibición hace referencia a que actualmente existe una regulación derivada del Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales emanada del convenio de Paris, en la cual se contempla que toda variedad vegetal que sea objeto de protección debe ser individualizada con un vocablo que sirva como denominación, y es en esta denominación sobre la cual recae la denominación objeto de la presente limitante.

De igual manera, de conformidad con la decisión 486 de 2.000, las variedades vegetales siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos pueden ser objeto de patentabilidad gozando en estos eventos de dicha protección estructurándose la presente causal.

"Artículo 135…p-) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres."

La presente prohibición hace relación a significados muy subjetivos en algunos eventos y que varían en el tiempo y el espacio, y de acuerdo a las costumbres de determinado territorio, es decir, existen eventos en los cuales es difícilmente perceptible que es moral o inmoral.

Dichos conceptos deben ser entendidos en sentido amplio como lo ha manifestado la doctrina, y se propugna en general porque no violen aspectos mínimos de la convivencia en sociedad y que no se encuentren en contraprestación de la seguridad, tranquilidad y la paz de determinando conglomerado en una época especifica, o que en determinadas circunstancias violen la legislación existente en el país.

Así mismo, existen casos en los cuales existen dibujos o denominaciones que por ser obscenas, escandalosas, estar asociadas con actividades ilegales ó asociaciones ilícitas, ridiculizar doctrinas, pensamientos, religiones o personajes, no existiría duda que estructuran la presente prohibición, tal sería el caso de marcas que contengan la palabra "Cocaína", o una imagen que ridiculice a su "Santidad el Papa" etc.

A manera de conclusión es precisar recordar que a los literales b), e), f), g) y h) pierden su razón de ser cuando un signo no registrable se haya estado usando en un país miembro de forma o manera constante y se pueda demostrar que ha adquirido un carácter distintivo con relación a los productos o servicios a los cuales identifica o representa evento en el cual es susceptible de registrarse como una marca, es decir, se establece en esta norma la posibilidad de que signos propiamente descriptivos o genéricos hayan adquirido un significado secundario distinto a su significado primario que les de una connotación distintiva y puedan cumplir dicha función para poder registrarse, tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo y deberá ser reconocido y acreditado ante la Oficina Nacional Competente.

1. Estas causales encuentran asidero normativo en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2.000, las cuales tiene como connotación especial contrario a lo manifestado para las absolutas, que se basan en condiciones extrínsecas o externas del signo que de alguna manera estén constituidas por determinadas situaciones emanadas de derechos de terceros que se puedan ver afectados por el registro de dicho signo, por ende, característica de estas causales es que se pretenda tutelar un interés jurídico particular.

   Así mismo es necesario precisar, que las causales relativas de Irregistrabilidad en el momento de estructurarse conllevan a la existencia de una nulidad relativa, la cual podrá proponerse por cualquier persona pero revistiendo de especial interés el término de prescripción para poder alegarla, ya que para este evento es de cinco años contados a partir de la de concesión del registro impugnado, por ende a continuación se efectuará un estudio de cada una de las causales más importantes:

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio lleguen a afectar indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   "Artículo 136…a-) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"

   Tiene su razón de ser la presente causal en el hecho de que si un signo que se pretende registrar puede llegar confundirse o asociarse con una marca ya registrada no cumpliría el requisito de la Distintividad volviéndose en este especifico caso un refuerzo de otra causal ya comentada anteriormente.

   Es necesario efectuar algunas precisiones relacionadas con el riesgo de confusión entre una marca registrada y otra que se pretende registrar.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la Sentencia de Abril 12 de 2.000 dentro del proceso 22-IP-2000, preciso los alcances para predicar la similitud entre marcas y por ende pregonar por la existencia de un riesgo de confusión debiendo destacarse las siguientes reglas:

   – La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, es la visión general de la marca que puede tener el consumidor y que puede llevarle a la confusión con relación a otras, es decir, no son los detalles o diferencias menores los que distinguen las marcas sino el aspecto general, la sensación general la que permite inferir que una marca es distinta de otra.

   – Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, es decir, que no es procedente el análisis simultáneo, lo anterior obedece a que el consumidor las analiza separadamente y no de forma simultanea, primero se observa la primera marca, procediendo a retirarse y se observa la segunda para así poder establecer si la segunda de ellas (la que se pretende registrar) produce una evocación fuerte de la primera.

   – Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto, es decir, esta regla se refiere a que la atención del consumidor varía de acuerdo a la clase de producto a la cantidad que pretenda adquirir.

   – Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, toda vez, que la similitud no depende de aquellos elementos distintivos sino de los semejantes que la integren, por ende, lo que genera la confusión son las parte iguales que tiene la marca con el signo que se pretende registrar más no la parte que no es igual.

   Así mismo, para la configuración de la presente causal hay que tener en cuenta la clasificación de Niza para poder estructurar si existe similitud de los productos o servicios entre el signo a registrar y la marca ya registrada.

   La doctrina ha manifestado que bajo el imperio de la Decisión 486 de 2.000 se otorga protección a la marca registrada prohibiendo el registro de aquellos signos similares que se encuentren dentro de la misma clase de los productos o servicios para los cuales fue solicitada la marca registrada, pudiendo registrarse una marca similar siempre y cuando sea solicitada para otros productos o servicios y necesariamente no pueda llegar a crear un riesgo de confusión o de Asociación con la marca ya registrada.

   Vamos a suponer que existe una marca registrada denominada "Cangrejo" para identificar productos de la Clase 8º, es decir, tenedores, y posteriormente se solicita el registro de la marca "El Cangrejo" para identificar productos de la clase 19º, es decir, tubos de construcción no metálicos, en este evento sería posible registrar la segunda marca en razón, a que en primer lugar dicha marca a pesar de ser idéntica a otra ya registrada, esta última esta registrada para diferentes productos, en segundo lugar no podría argumentarse un posible riesgo de confusión debido a la disparidad de productos que identifican las mencionadas marcas, salvo que la marca original sea notoria o posteriormente se convierta en ello.

   Caso diferente sería si existiere una marca denominada "La Victoria" para identificar productos de la clase 23º, es decir, un hilo para uso textil, y posteriormente se pretende registrar la denominación "Victoria" para identificar un producto de la clase 24º, es decir, para tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clase como un fibra sintética derivada de la lana, evento este en el cual se podría estructurar un riesgo de confusión sobre el origen o la procedencia y por la relación estrecha entre los dos productos aprovechándose este último de la fama del otro o al menos de la antigüedad de la marca registrada, u obedeciendo a la existencia de las mismas materias primas, por tal motivo, en este evento al crear un riesgo de confusión estructuraría la presente causal.

   "Artículo 136…b-) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación."

   Esta prohibición pone un freno con relación a aquellos signos que pretendan registrarse pero que se asemejen o sean idénticos a un nombre comercial protegido, o a un rotulo o enseña comercial, dicha protección es contemplada por la decisión 486 de 2.000 y se entiende protegido desde su primer uso, sin ser necesario el deposito del mismo, aspecto que será tratado de forma más profunda más adelante.

   Por tal motivo se estructura la presente causal cuando el nombre comercial protegido, el rotulo o la enseña existan con anterioridad a la solicitud de registro del signo y que además se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación, es importante, para poder establecer el riesgo de confusión seguir las mismas pautas establecidas por el Tribunal de la Comunidad Andina para las marcas, descrito anteriormente.

   La doctrina ha considerado que al definirse el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil y siendo la función del nombre comercial identificar al comerciante, ha precisado que la semejanza se puede hacer extensiva a la actividad desplegada por el comerciante con la actividad que se pretende distinguir con la marca.

   "Consideramos que el error al que puede inducir la adopción del signo, no solo se presenta por semejanzas entre ellos, sino que se hace extensivo a otros hechos igualmente relevantes, como que la actividad desarrollada por el empresario, sea similar a la actividad dentro de la cual la marca va a cumplir su función identificadora." (Matías Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 96).

   Por tal, motivo la prohibición también abarca la similitud entre las actividades, tal como se expreso en la cita anterior.

   "Artículo 136…d-)Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero."

   Esta causal de Irregistrabilidad hace mención a un caso especifico como lo es hecho de la existencia de la semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca ya registrada y que se derive un riesgo de confusión o asociación cuando la persona que desee ser titular del signo que se pretende registrar haya tenido un vínculo del cual se haya se infiera que este representaba, o distribuía en nombre y representación del titular del signo.

   Es preciso mencionar que dicha relación debe ser de expresa autorización del titular de la marca, por ende quedaría por fuera de esta causal aquellos actos al ser ejecutados permitan inferir una aparente representación del titular sin la debida existencia de la autorización expresa, como sería el caso del mandato aparente, y en caso contrario estructurarían la presente causal cuando se hubiese celebrado un contrato de licencia sobre la marca.

   Ejemplo de lo anterior, sería que el señor X quién laboro durante 15 años como distribuidor de la marca de ropa interior "Besame", pretendiera el registro de un signo denominado "Besos" para ropa para dama situación que llevaría a la estructuración de la presente causal.

   "Artículo 136…e-) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos."

   "Artículo 136…f-) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste."

   La primera causal transcrita anteriormente, tiene sin lugar dudas su razón de ser en el derecho que tiene todas las personas sean estas naturales o jurídicas sobre su imagen, nombre, apellidos, firma, imagen, retratos etc, ligado con el derecho a disponer de ella, es decir, un derecho de intimidad, sin que puedan ser utilizados por terceros, salvo su consentimiento expreso y libre de vicios, o el de sus causahabientes, por ende, para proceder a registrar un elemento de la identidad descrito en la norma es requisito aportar como un anexo de la solicitud la autorización expresa de la persona o si esta falleció la de sus herederos. Un ejemplo de lo anterior, sería el tratar de registrar como marca el nombre "Álvaro Uribe Vélez" sin el consentimiento del mismo.

   Con relación a la causal f-) del artículo 136 de la decisión 486 de 2.000, transcrita anteriormente, con relación a los derechos derivados de la propiedad industrial o de derechos de autor de un tercero, se establece como una protección adicional a los mismos, y es necesario precisar que mientras dure el derecho de la propiedad industrial o el derecho de autor, podrá estructurarse la mencionada causal.

   Tal sería el caso de pretender registrar como marca el nombre del personaje principal de una novela, sin la autorización de la persona que detente el derecho de autor sobre la mencionada obra literaria.

   "Artículo 136…h-) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario"

   En primer término hay que precisar que la presente causal se erige como un protección a los signos notoriamente conocidos los cuales fueron definidos de manera clara en el capitulo anterior, estructurándose la presente causal como una derivación directa de la protección de los signos notoriamente conocidos descrita en el convenio de Paris y los acuerdos ADPIC. La causal castiga la reproducción, imitación o cualquier transcripción total o parcial del signo distintivo notoriamente, así como la traducción del mismo cuando se encuentre en idioma extranjero, de igual manera, prohíbe la transliteración, es decir, la representación de un signo de un sistema fonético o gráfico, mediante los signos de otro, la norma es amplia al precisar que no importa cuales son los productos o servicios a los que se pretende aplicar el signo que se pretende registrar.

   Por otra parte, juega un papel importante el riesgo de confusión o de asociación ó el aprovechamiento injusto del prestigio que tenga el producto del tercero titular de la marca notoria, así, cuando gradualmente debido al uso de la marca no autorizada en productos no competitivos, se llega a asociar la marca notoria con productos de mala calidad que representen la marca que imita la notoria y de esta manera se pierde las funciones identificadoras del signo.

   Un ejemplo de lo anterior, sería pretender registrar la marca de "BMW" en Colombia para una clase de motores BMW, o la marca "Parmalat", por no estar registrada en Colombia, automáticamente debería negar su registro, al estar incurso en la presente causal.

   Otro ejemplo que estructuraría la presente causal sería si se pretendiera el registro de la marca "Camello", para cigarrillos sabiendo que existe una marca notoria denominada "Camel" famosa a nivel mundial, ya que Camello es la traducción literal de la marca notoria en idioma extranjero.

   Con relación al caso de la dilución de la marca podría aseverarse como ejemplo que en Colombia se estuviere usando la marca "Yamaha" para identificar un tipo de Ventiladores fabricados en Medellín, lo cuales suponiendo son de pésima calidad en todo sentido, frente a este caso, es posible manifestar que la marca "Yamaha" registrada en Colombia, se encuentra incursa en la presente causal y por ende viciada de nulidad relativa, lo anterior, debido a que "Yamaha" es una marca notoria en el Colombia utilizada para identificar motocicletas y al ser usada por un titular para ventiladores podría prestarse para un confusión o para asociar el hecho que la fabrica de motos ha incursionado en el mercado de los ventiladores, aseverando que por ello son de excelente calidad (los ventiladores) al confundirse el origen empresarial de los mismo, por lo tanto, se podría pensar que con el paso del tiempo y debido a la mala calidad de los ventiladores los consumidores empiecen a pensar que el empresario dueño de la marca "Yamaha" (la notoria) produce artículos de muy mala calidad y que las motocicletas por lo tanto también empezaron o empezaran a bajar la calidad creándose de esta manera una imagen negativa de la marca notoria frente a los consumidores, ocasionando una baja en las ventas de las motos y por ende una pérdida en sus ventas, situación que se hubiese podido evitar si al momento de registrar la marca "Yamaha" para ventiladores se hubiese alegado la presente causal para evitar el registro de la misma.

   De ahí la importancia de esta causal para la protección de aquellas marcas notorias para evitar que personas inescrupulosas se beneficien de la reputación de las marcas renombradas.

2. CAUSALES RELATIVAS