Compendio de Derecho Marcario en los Países de la Comunidad Andina (página 2)

Partes: 1, , 3, 4

2. 1. CONCEPTO
3. MARCAS

Antes de entrar a plantear una definición de lo que es o debe entenderse por marca, es necesario dejar claro, que estas deben ser considerados como signos distintivos típicos, es decir, aquellos elementos de los cuales se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, por lo tanto, se puede aseverar que los signos distintivos es el genero dentro del cual se encuentran muchas especies, como el nombre comercial, las marcas, las Indicaciones de Procedencia, entre otras.

Muchos tratadistas han efectuado diversas nociones, de lo que podría llegar a catalogarse como una marca, sin embargo, aquellos que han logrado incluir en su definición las dos cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, primero la capacidad individualizadora y segundo la capacidad de indicar la procedencia del producto ó servicio, son los que de manera mas completa han logrado definir dicho término, entre las que pueden destacarse las siguientes:

"La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado." (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial Bogotá D.C. 2001, página 53).

La anterior definición, incluye las dos cualidades fundamentales de las marcas, lo que demuestra que es un concepto amplio y completo, permitiendo afirmar que los comerciantes pueden llegar a crear un monopolio restringido en torno a su producto, y de otro lado que puede ser el generador de la competencia, ya que permite una diferenciación, para que los usuarios puedan seleccionar entre la diversidad de los productos de acuerdo a la calidad de los mismos.

Otro de los tratadistas que ha dado una opinión completa acerca de lo que es una marca, ha precisado:

" Para nosotros la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos -los Signos- los valores empresariales por él desarrollados –El empresario-, a través del conocimiento de su origen empresarial". (Matias Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76).

De la anterior definición, puede extraerse que el consumidor a través de la marca puede llegar a reconocer determinado producto ó servicio, una vez ha sido conocido por él y ha conocido sus bondades y calidades, atribuyéndole un origen empresarial del cual puede obtener una uniformidad en sus características que le brinden determinada confianza.

La marca a pesar de tener la finalidad de distinguir e identificar, no necesariamente debe ser demasiado original, es decir, no se exige dentro de sus características que sea novedosa, originalidad, él mérito artístico, ó un avanzado nivel intelectual.

Otro aspecto importante que hay que resaltar del concepto de marca se refiere a que dicho instituto comprende, tanto, el signo abstractamente considerado, el cual no es nada jurídicamente hablando, sin el otro aspecto importante, como lo es el producto al cual representa dicha marca, con el fin que los consumidores puedan establecer la relación entre ellos.

También debe destacarse, que la noción de lo que es una marca ha tenido definiciones de índole legal, ya que las diversas decisiones de la comisión de la Comunidad andina, entre las que se destacan la 85 en su artículo 56, la 344 en su artículo 81, además el código de comercio Colombiano en el inciso 1º del artículo 583 contenían definiciones de lo que podría ser o entenderse por una marca, actualmente la decisión 486 de 2.000, artículo 134, definió lo que para el legislador Andino debía entenderse como marca, siendo esta última concepción, la que se aplica por ser esta decisión la que rige este aspecto hoy en día, por ende es necesario conocerla:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro."

Se puede concluir que la marca es un signo que deberá estar íntimamente ligado a la mente del consumidor, en el sentido que este pueda relacionarla con un producto ó servicio, que deba ser reconocido en el mercado y así se poder diferenciarlo de sus competidores.

La marca es un componente esencial en el sistema capitalista moderno caracterizado por la libertad de empresa y de competencia, por ende si se eliminará el régimen marcario un gran numero de comerciantes se verían en la necesidad de salir del mercado, al ser imposible llevar a cabo un sistema de ventas sin la existencia de un régimen marcario.

3.1.1. Requisitos: El inciso 1º del artículo 81 de la Decisión 344, de manera clara contemplaba los requisitos para que un signo fuese considerado como una marca, la actual decisión 486 de 2.000, no contempla de manera expresa dichos requisitos, ya que estos se encuentran diseminados en la definición que trae el artículo 134, y en las causales de Irregistrabilidad las cuales se expresarán más adelante, sin embargo hay que mencionar, que la decisión 486 de 2.000 agregó de manera expresa como requisito del signo para que este pueda registrarse como una marca, que dicho signo sea susceptible de una representación grafica.

De lo mencionado anteriormente, se pueden inferir como requisitos de las marcas los siguientes aspectos:

a-) Perceptibilidad: este requisito hace relación con el hecho que los consumidores a través de sus sentidos puedan hacer que la marca emane y se manifieste, es decir, que debe exigirse que pueda ser percibida por los sentidos con el fin de lograr una impresión del objeto, además es apenas lógico, que si se habla de un signo este debe ser perceptible por algunos de los sentidos y además, que posea determinados perfiles que permitan a través de los sentidos diferenciarla de otra y por ende al producto ó servicio que representa.

b-) Distintividad: es el principal requisito, es decir, es sine qua non para la existencia de la marca, además también es considerado como una función de la misma, este aspecto se manifiesta con un doble interés, por una parte la protección al empresario para que terceras personas no puedan obtener provecho alguno de la buena fama del producto ó servicio al cual se aplica la marca, mediante marcas parecidas ó similares que en algunas ocasiones hacen creer al consumidor que tiene el mismo origen empresarial de otro, y por otra parte la Distintividad conlleva a evitar que los consumidores le otorguen mas bondades de las que en realidad posee el producto ó servicio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a este requisito de la marca ha precisado lo siguiente:

"La Distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998)

Por ende, la Distintividad se relaciona, con el hecho de conocer algo por las diferencias que muestra frente a otras cosas u objetos y ver las desigualdades existentes entre ellos.

Hay que precisar que actualmente bajo el imperio de la decisión 486 de 2.000, no se contempla como requisito el de novedad, que se exigía en decisiones anteriores, aspecto perfectamente entendible, toda vez, que lo que se busca con la marca es la diferenciación de otros productos ó servicios, más no su originalidad, aspecto este que debe predicarse para las patentes.

c-) Representación Gráfica: este requisito hace relación a que el signo debe ser representado en forma material para que el consumidor pueda percibirlo, es decir, la importancia de este radica en que se puede catalogar como un formalismo que permite la publicación, archivo y clasificación en las respectivas dependencias nacionales encargadas del registro de las marcas.

Así mismo, el presente requisito juega un papel importante al momento de entrar a comprobar la posibilidad de representar gráficamente un olor ó algún sonido, lo anterior, también teniendo en cuenta que el artículo 134 literal c-) de la Decisión 486 de 2.000, de forma muy clara plantea la posibilidad de registrar los olores como marcas, haciendo interesante conocer las diversas opiniones que se han suscitado al respecto, ante lo cual se hace necesario citar avezados tratadistas, que han expresado su opinión.

"Pero representar gráficamente un olor nos parece difícil. Se puede asociar el olor con el fabricante del producto, pero este no identifica el olor, sino al fabricante." (Ravassa Moreno, Gerardo José, Derecho Comercial bienes Mercantiles, Tomo I, Establecimiento de comercio, Propiedad Industrial, contratos, Bogotá D.C., 2001, página 430).

El doctor Ravassa en su obra relacionada anteriormente, expresa la dificultad de representar gráficamente los olores haciendo imposible su registro como marca inclinándose por que los olores deben ser objeto de una patente a través de su formula.

"El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estás sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998)

El Tribunal Andino mediante la sentencia transcrita anteriormente, toca el tema acerca de la viabilidad registrar un olor como marca y toma partido por la negativa a aceptar la posibilidad de registrarla, obedeciendo a criterios prácticos más no prohibitivos, es necesario manifestar que la mencionada sentencia fue dictada en vigencia de la antigua Decisión 344, bloque normativo que no contemplaba la posibilidad de registrar los olores y sonidos como si lo permite ahora la decisión 486 de 2.000.

De igual forma, existe una parte de la doctrina que se inclina por aceptar la posibilidad de registrar las marcas olfativas, como se verá a continuación:

"Consideramos en su momento que la intención del legislador era consagrar la posibilidad de registrar como marcas las llamadas sonoras, constituidas por un eslogan musical, que pueden ser representadas con notas musicales en el pentagrama y nos preguntamos si cabían dentro de la definición las marcas olfativas, es decir, las constituidas exclusivamente por olores, admisibles solo en la medida en que se considere que la sustancia que emite el olor, al ser representada por una fórmula química, cumple con el requisito de la representación gráfica…" (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá D.C. 2001, página 56).

Se puede afirmar que legalmente existe la posibilidad registrar los olores como Marcas, el único inconveniente estriba en la imposibilidad practica de representarlo gráficamente, pero como el campo de la propiedad industrial esta en constante evolución, es perfectamente acorde la consagración expresa efectuada por el legislador Andino para llevar a cabo su registro.

Vale la pena resaltar que algunos tratadistas, como el doctor Pablo Emilio Cárdenas Pérez, confunden el requisito de representación gráfica con el de perceptibilidad:

"La representación gráfica, se refiere a que el signo pueda ser percibido por la vista, el oído o el olfato". (Cárdenas Pérez, Pablo Emilio, Comentarios sobre Propiedad Intelectual, Bogotá D.C. 2003, página 197).

La anterior definición, mediante la cual se equiparán los dos requisitos debe ser aceptada con beneficio de inventario, lo anterior debido a que si dicha premisa fuese cierta podría predicarse que un olor por el simple hecho de ser olfateado, es decir, percibido por el sentido del olfato, está representado gráficamente, lo cual no es cierto, toda vez, que su materialización se logra mediante la transcripción de una formula.

El hecho que el signo reúna los requisitos anteriores, no implica necesariamente que pueda ser registrado como marca, toda vez, que debe hacerse el análisis frente a las causales de Irregistrabilidad contempladas en la decisión 486 de 2.000, de las cuales se tratara en el siguiente capitulo.

2. Funciones: La marca debe tener consigo una serie de aspectos que de una u otra manera convenzan al comerciante para que este proceda a aplicarla a algún producto ó servicio de su propiedad, siendo muy importante resaltar dichas atribuciones que van a cumplir las marcas una vez registradas, es decir, las funciones que se otorgan una vez han nacido de manera legal por virtud del registro de ellas.

La clasificación de las funciones de la marca se le debe a la doctrina, la cual ha destacado de manera unánime las siguientes:

a-) Identificación: está función además de interesar al comerciante también reviste de gran importancia para el consumidor, ya que si es posible identificar e individualizar el producto o el servicio dentro del mercado por determinado grupo de consumidores, con base en las características y calidad del producto o servicio al cual representa dicha marca, se genera una clientela en torno al mismo, de esta manera se justifica para el comerciante promocionar su producto mediante una marca y a su vez se permite al consumidor seleccionar u escoger el producto o servicio de su preferencia o por el contrario rechazarlo cuando sus características o calidades no han cumplido con las exigencias del consumidor.

b-) Indicar el origen de las mercancías: esta función hace relación con el hecho que la marca permite en beneficio del comerciante, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial al producto o servicio, y que esta pueda saber que la calidad del mismo es completamente uniforme en comparación de otros del mismo origen, garantizando de esta manera que este no incurra en el riesgo de poder confundir sobre el origen del producto o servicio al cual representa la marca y quién debe responder por ellos.

Al consumidor más que interesarle el nombre del fabricante, lo cual pasa a un segundo plano, lo que en verdad le interesa es que mediante la marca se pueda atribuir al producto o servicio un mismo origen empresarial de la mercancía, lo que conlleva y garantiza que al ser el mismo origen empresarial se manejen unos patrones de calidades uniformes o similares. Con este aspecto también se logra que se pueda señalar la responsabilidad por la calidad del producto o servicio y los perjuicios que de allí se deriven.

c-) Representar una calidad determinada: tal como se manifestó anteriormente los consumidores asocian la marca con la calidad que representa ya sea positiva o negativamente, de acuerdo a la experiencia que hayan tenido al conocer el producto ó servicio, es decir, la marca genera en la mente del consumidor una calidad implícita traduciéndole en el buen nombre y prestigio, llegando a pregonarse que la marca puede contener el good-will del empresario.

d-) Publicidad: la marca es el camino más idóneo para que el comerciante promocione el producto o servicio que representa la marca, toda vez, que tal como se manifestó anteriormente, esta deja una impresión acerca de la calidad en la mente de los consumidores generando que esta tenga un buen nombre y prestigio.

El empresario que adopta como suya una marca lo hará por regla general teniendo en cuenta el grado de aceptación que esta pueda llegar a tener como signo en el consumidor, debido a la función publicitaria que presenta el signo, pero sin dejar de entrever que la presente función puede venirse en contra del empresario, en el evento en que exista una negatividad del signo o del producto, ya que la marca da publicidad tanto en sentido negativo como positivo.

De ahí la importancia de este tema ya que brinda de antemano al empresario las herramientas necesarias derivadas como función de una marca, para que este aprecie las bondades de hacer uso de las mismas en los productos o servicios que fabrique o preste.

1. De conformidad con la legislación existente dentro del régimen marcario y con el fin facilitar el entendimiento del tema para lograr una estudio más profundo, se ha efectuado una clasificación de los distintos signos que distinguen alguna clase de productos o servicios en el mercado y que pueden constituir una marca.

   La decisión 486 de 2.000 en su artículo 134 contempla una listado de diversos signos de los cuales se deriva la clasificación aceptada en la mayoría de legislaciones y por los diversos estudiosos de la materia, y que de manera contundente ayudará para un mejor entendimiento de las causales Irregistrabilidad que serán tratadas más adelante:

   3.2.1. Marcas Denominativas: esta tipo de marca consiste en toda clase de palabras que pueden llegar a ser pronunciadas; dentro de esta clasificación sea ha realizado una subdivisión:

   3.2.1.1. De fantasía: esta subdivisión se refiere aquellas palabras que se utilizan y son netamente caprichosas y que en realidad no tiene un significado propio, pero que han sido creadas para ser utilizadas como marcas.

   Un connotado tratadista al referirse a este tipo de marcas ha manifestado:

   "Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto". (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2002, página 28.)

   Hay que mencionar que este tipo de marcas requieren de un gran esfuerzo para lograr introducirse en un mercado determinado, recuérdese que es mucho más fácil para los consumidores recordar una palabra cotidiana con un significado propio que uno de fantasía, pero de igual forma este tipo de marcas pueden llegar a ser más contundentes ya que por el hecho de ser más complejas revisten de un mayor poder de Distintividad, toda vez, que al oír una marca de fantasía el consumidor sabe a que producto se refiere, mientras que las marcas formadas por palabras cotidianas pueden llegar confundirse frente a productos diferentes de distintos orígenes que lleven esas marcas.

   Dentro de los ejemplos más destacados de este tipo de marcas se encuentran, "Nestlé", "Pepsi", Rexona", "Lux", "Adidas" entre otras.

   3.2.1.2. Arbitrarias: Aquellas palabras que tiene un significado propio, pero no guarda relación alguna con el producto o servicio al cual identifican, ni en cuanto a las características ni a las calidades propias.

   Ejemplos de este tipo de marcas "El Rey" para fósforos, "Aguila" para cervezas "Pielroja" para cigarrillos, "la Constancia" para mermeladas y jugos entre otros.

   3.2.1.3. Evocativas: Este tipo de marcas como su nombre lo indica se refiere a aquellas que hacen alusión en la mente del consumidor acerca de alguna característica o propiedad del producto o servicio sin que sea el nombre preciso del producto, es decir, la relación entre el producto y la marca no es inmediata, por el contrario requiere de análisis imaginativo por parte del consumidor.

   Se ha llegado a afirmar que las marcas evocativas son marcas débiles, toda vez, que el titular de la marca debe aceptar el hecho que otras marcas evoquen iguales conceptos.

   De igual forma hay que dejar claro, que en el evento en que se designe una característica que se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto, es decir, que se describa la cualidad o característica esencial del mismo, se estaría en presencia en una causal de Irregistrabilidad y no de una marca evocativa.

   Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran "Colcafé" para café, "Chococrispis" para cereales, "Lechesan" para productos lácteos.

   3.2.1.4. En otros idiomas: Existe una discusión a nivel Doctrinal en el sentido de aceptar si son admisibles o no como marcas las palabras en otro idioma que sean genéricas y descriptivas en el respectivo idioma, la mayoría de Autores Españoles basados en un pronunciamiento del Tribunal Supremo Español se inclinan por manifestar que las expresiones en idiomas extranjeros son susceptibles de registrarse como marcas, en el caso de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preciso lo siguiente:

   "Sin embargo, no son registrables las expresiones que no obstante pertenecer a idiomas extranjeros, son de uso común en el país donde se solicita el registro o en los países miembros del acuerdo de Cartagena, o son comprensibles para el consumidor medio de la subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-95, Sentencia de Agosto 7 de 1.995).

   Es decir, se puede extraer que el Tribunal de la Comunidad Andina exige como requisitos para registrar una palabra en idioma extranjero que las expresiones no sean de uso común en alguno de los países miembros o que sean comprensibles para un ciudadano medio de un país perteneciente a la subregión, ya sea por la existencia de una raíz común o que sean fonéticamente similares, lo que permite afirmar que en la comunidad andina la tesis imperante derivada del pronunciamiento anteriormente trascrito se inclina en primer termino por considerar dichas palabras extranjeras como irregistrables, contrariando la tesis derivada del Tribunal Supremo Español.

   Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran "Royal" para frescos, "Suzuki" para motocicletas entre otros.

   3.2.1.5. Nombres de personas y seudónimos: esta clasificación de las marcas no merece mayor explicación salvo el hecho de afirmar que el requisito que se exige para su registro se deriva directamente del titular, de los causahabientes o herederos y en el caso que quiera efectuarlo un tercero deberá hacerlo con autorización del titular.

   Un ejemplo claro de este tipo de marcas lo encontramos en "Arturo Calle " para prendas de Vestir.

   3.2.1.6. Títulos de Publicaciones: serán registradas como marcas siempre y cuando estos obedezcan a una publicación de carácter periódico que les permitirían de esta manera cumplir una función de marca, por lo tanto sería viable en el caso de diarios, periódicos, revistas, los cuales se equiparan a mercancías siendo su titulo el signo con el cual el consumidor los distingue dentro del mercado estructurando de esta manera la principal función de las marcas.

   3.2.1.7 Nombres Geográficos: son registrables siempre y cuando no exista entre el nombre y el producto una relación o una coincidencia que refleje calidades que puedan atribuirse a su procedencia geográfica, es decir mientras no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común pueden constituirse como marcas.

   Así mismo, existe una expresa prohibición para registrar como marcas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, teniendo en cuenta que estas tiene una fisonomía colectiva, que puede ser usada por todas las empresas que estén ubicadas en la misma región, e igualmente dicha prohibición opera frente a empresas que no están ubicadas en esa región que podrían con esta manifestación engañar al publico consumidor.

   A manera de conclusión se puede afirmar que las denominaciones que indiquen una procedencia geográfica no pueden ser registradas como marcas, si son capaces de producir confusión en los consumidores en cuanto al origen de los productos o servicios, situación que acontece cuando dicha situación es notoria.

   3.2.1.8. Lemas Comerciales: a pesar de la connotación netamente publicitaria de los lemas comerciales, en los eventos en que estos lleven inmerso un carácter distintivo que conlleve a identificar el producto pueden llegar a ser registrados como marca, tal y como se encuentra expresamente permitido en el artículo 175 de la Decisión 486.

   3.2.2. Marcas Figurativas: esta clasificación de las marcas se refiere a los signos constituidos por dibujos que puedan representar una cosa en especial, o ser netamente caprichosos.

   Dentro de está clasificación de las marcas encontramos especiales clases de dibujos que hacen necesario destacarlos.

   3.2.2.1. Emblemas: es una variante del dibujo que representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego existen diversos ejemplos de este tipo de marcas, entre los que se destacan la Estrella de Mercedes Benz, el León de la Peugeot, el jinete a caballo de "Polo".

   3.2.2.2. Monogramas: es el dibujo formado por letras, que por regla general no son más de tres y que en algunos casos llevan un dibujo especial, es claro ejemplo de ello, DTK, para casettes, AT & T junto con su respectivo dibujo.

   3.2.2.3. Colores: frente a este tipo de marca debe manifestarse que un color como tal no es susceptible de registrarse, la exigencia para los colores hace relación a que estos deben encontrarse delimitados por una forma especial, ejemplo claro de esto es la marca punto azul (representado mediante un círculo de color azul) que se utiliza para radios.

   La razón jurídica para no poder registrar los colores como marcas estriba en que los colores primarios y secundarios son muy escasos y por ende en el evento en que una persona se apropie de alguno estaría en franca ventaja con relación a sus competidores al poder impedir que se hiciera uso de esté en otras marcas diferentes, generando así de esta manera la creación de un monopolio frente al signo.

   Otro aspecto importante se refiere a la posibilidad de registrar como marcas la combinación de colores, esta combinación no debe asimilarse a la mezcla de los colores (situación no permitida para las marcas), y es válida siempre y cuando se encuentre delimitada de manera clara.

   3.2.2.4. Números y letras: es tipo de marca se conforma mediante la combinación de los números ó letras, y se caracteriza por otorgar una gran Distintividad al producto o servicio. Ejemplos claros son "IBM" para computadores, "LG" para electrodomésticos. "UHU" para pegantes.

   3.2.3. Marcas Plásticas o Tridimensionales: esta clase de marcas hace relación a aquellas constituidas por figuras en tres dimensiones que pueden ser envases ó envoltorios, siempre y cuando cumplen con su función principal que es la de ser distintivos.

   Se exige también que este tipo de signos no sean catalogados como formas usuales o necesarias, es decir, que debido a que las formas usuales o necesarias son muy comunes es ilógico que pueda atribuirse el derecho exclusivo en favor de alguien, otro requisito que se exige, es que no representen una función técnica, esto es, que reporten un progreso técnico en la sociedad, prohibición contenida en el literal d-) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2.000, de la cual se tra0tará de forma más detallada en el capitulo siguiente.

   Un ejemplo de este tipo de marca es la botella de Whisky "Grants", la forma ovalada del "jabón le Sancy", y el más común de todos la botella de coca-cola.

   3.2.4. Multiplicidad de marcas en un producto: esta clase, como su nombre lo indica se refiere a que un producto o servicio que es posible distinguirlo al tener varias marcas, es decir, es una marca en la cual concurren varios signos, marcarios ya sea el envase, una etiqueta, figuras, denominaciones, colores, etc. Este tipo de marcas es muy usual.

   Tal sería del caso de "Pintuco" para pinturas, "Apple" en el caso de las computadoras etc.

2. TIPOS DE MARCAS

• PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

De conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2.000, en la comunidad andina y con relación a la adquisición del Derecho sobre la marca, se adoptó el sistema atributivo, consistente que solo mediante la inscripción de la marca se tiene pleno derecho sobre ella.

Así lo ha manifestado el Tribunal Andino, al expresar:

"En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que nuestro régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-95, Sentencia del 15 de Septiembre de 1995)

Lo anterior, confirma que por el simple uso de una marca no es viable adquirir el derecho de propiedad sobre la misma, ni mucho menos pretender adquirirla por prescripción ó usucapión, lo anterior hubiese sido válido si en la Comunidad Andina se hubiese implantado el sistema declarativo, es decir, aquel en el cual el derecho de la marca se adquiere por quién la hubiese usado de primero, siendo obligatorio depositar ó registrar la marca solo para efectos de presumir la propiedad del titular, teniendo en este caso un simple efecto declarativo.

Por lo tanto, el Registro de la marca cumple dos propósitos fundamentales, primero darle publicidad al hecho de la apropiación de la marca por parte de la persona que solicito el registro, la cual debe ser conocida por las autoridades y por otros comerciantes y de igual forma, el acto administrativo está amparado por la presunción de legalidad, en consecuencia el titular del registro se presume legítimo propietario de la marca, toda vez, que el título o certificado de registro es la prueba idónea para demostrar la calidad sobre la marca.

Por lo anterior, es importante conocer las etapas tendientes a obtener el registro de una marca.

Al referirse al procedimiento del Registro de las marcas la Decisión 486 de 2.000, en el capitulo II del Titulo VI artículos 138 al 151, contempla una serie de parámetros que rigen aspectos a los cuales deben ceñirse todas aquellas personas que pretendan el registro de una marca dentro de cada uno de los países miembros, hay que recordar que las mencionadas normas deben estar complementadas con normas de derecho interno de cada país, es decir, en cada país varía la Oficina Nacional Competente, la forma de pago y el valor de las tasas que deban pagarse, es necesario manifestar que en todos los países de la comunidad andina las oficinas nacionales competentes para el registro de marcas son órganos eminentemente administrativos como sucede en Colombia.

– Colombia: La Oficina Nacional competente respectiva, encargada del Registro de las marcas, es la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, tal como se preceptúo en los decretos 2153 de 1.992 por medio del cual se reestructuro la Superintendencia de Industria y Comercio, y el decreto 2591 de 2.000 mediante el cual se reglamento parcialmente la Decisión 486 de 2.000.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ser un ente perteneciente a la Administración Pública, debe aplicar normas del código Contencioso Administrativo Colombiano para efectos de poder desplegar su actividad administrativa, normas entre las cuales deben destacarse lo relativo a las notificaciones (art. 44º), la vía gubernativa y todo lo concerniente a ella (art. 49º) los recursos (Art. 51 y52º), Pruebas (art. 57 y 58º) etc. Así mismo a través de Resoluciones emanadas del Ministerio de Desarrollo Económico –Superintendencia de Industria y Comercio, desarrollan con base en el artículo 277 de la decisión que reza: "Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables." el valor de las tasas e impuestos que genera el registro como marca de determinado signo, se rige por resoluciones que se están actualizando de manera anual y que por ende son muy importantes.

Además de las anteriores normas del Código Contencioso Administrativo, Decretos y Resoluciones, deben tenerse en cuenta las disposiciones de carácter procesal que contiene la decisión 486 de 2.000 en los artículos 4º, 5º y 6º, relativos a los términos y plazos, este último articulo (6º) faculta a la Oficina Nacional competente para establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones, facultad que fue llevada a cabo mediante la expedición por parte de la Superintendencia de Industria y comercio de la Resolución 210 de 2.001 para desarrollar todo lo concerniente a la notificación debiendo destacarse las siguientes:

• Los actos que pongan fin a una situación administrativa, los de traslado de las solicitudes de cancelación a los titulares del registro deberán notificarse personalmente conforme lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.
• Los actos de inscripción se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación.
• El solicitante de un registro podrá pedir la asignación de un casillero en el cual se depositará la correspondencia, y la notificación se entenderá surtida el día en que se deposite la comunicación en el respectivo casillero a él asignado.

Hay que manifestar que la concesión de la marca en el caso Colombiano por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se efectúa mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto, susceptible de ser atacado por las Acciones contenciosas propias de dichos actos administrativos.

– Ecuador: En este país la Oficina Nacional competente encargada de adelantar el registro, protección y difusión marcaria es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –Dirección Nacional de la Propiedad Industrial- IEPI-, tal como lo plasmaron las Resoluciones número 320 del 19 de mayo de 1.998 (conocida como Ley de Propiedad Intelectual) y la número 120 del 1 de Febrero de 1.999 (conocida como reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual).

– Venezuela: Actualmente la Oficina Nacional Competente encargada de adelantar el registro de la marcas en Venezuela, esta en cabeza del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el cual es un ente adscrito al Ministerio de producción y comercio tal como lo ordeno la Resolución Ministerial No. 054 del 07 de Abril de 1998. La creación del SAPI ha permitido agrupar bajo una misma organización la Propiedad Industrial y los derechos de Autor en este país, esta fusión ha hecho posible agilizar y optimizar el proceso tanto de registro como el de protección y difusión de las creaciones del intelecto humano incluidas las marcas que operan actualmente en el sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual.

– Perú: En el caso de este país la oficina encargada del registro, protección y difusión del régimen marcario se encuentra en cabeza del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual INDECOPI, lo anterior, por mandato de lo establecido en el Decreto Legislativo No. 823del 24 de mayo de 1.996, conocida como Ley de Propiedad Industrial, cuyo objeto es regular y proteger los elementos constitutivos de la propiedad intelectual.

– Bolivia: En este país la Oficina Nacional Competente para el registro protección y difusión de las marcas es el organismo Administrativo conocido como Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, el cual trabaja conjuntamente con la Corte Superior de Justicia a través de la cooperación técnica, así como el intercambio de información con el propósito de contribuir a mejorar el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de sus respectivas competencias.

3.3.1. Etapas del Procedimiento:

a-) Presentación de la Solicitud: esta solicitud puede ser presentada por cualquier persona sea esta natural ó jurídica y deberá hacerse ante la oficina Nacional Competente, que tal como se menciono anteriormente, en el caso de Colombia es ante la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Propiedad Industrial-.

Esta solicitud debe contener los requisitos contemplados en los artículos 138 y 139 de a Decisión 486 de 2.000, entre los que se destacan, los siguientes: debe comprender una sola clase de productos o servicios, es decir, el signo sobre el cual se solicita la concesión de la marca debe recaer sobre un solo producto o servicio, este requiso esta orientado a que se relacione por parte del peticionario de manera minuciosa y detallada los productos o servicios que se pretenden identificar, debe contener un petitorio, esto es, el diligenciamiento del formulario único, que se adquiere de manera gratuita en los servicios de atención al usuario, en original y copia para que ésta última quede una vez radicada en poder del solicitante, la reproducción del signo objeto del registro, los comprobantes de pago de las respectivas tasas, poderes cuando fuere necesario, y en el caso de las personas jurídicas debe aportarse el certificado de Existencia y Representación legal expedido por la autoridad competente.

Cuando se actué por intermedio de apoderado deberá acreditarse tal calidad mediante la presentación del poder debidamente autenticado ante notario o autoridad competente, o en los casos en que se actúe con base en un poder general otorgado para todos los asuntos de propiedad industrial protocolizados en la Superintendencia, el apoderado deberá invocarlo para así poder obviar la presentación de un poder por actuación.

Las exigencias contempladas en el artículo 138 literal e) de la decisión 486 de 2.000, se refieren a aquellos eventos en los cuales el solicitante de la marca tenga el consentimiento del titular de un nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público que se puede ver afectado por el signo que se pretenda registrar, (Hipótesis contemplada en el artículo 136 literal e) de la decisión 486 de 2.000), cuando el signo que se pretende registrar infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, en este evento deberá acompañarse la autorización o el consentimiento expreso del titular.

El petitorio exigido como un requisito de la solicitud deberá contener como mínimo, el requerimiento de registro de marca, el nombre y la dirección del solicitante, la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante, la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color, la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, la firma del solicitante o de su representante legal.

Para la clasificación de los productos y la identificación de la respectiva clase, se debe utilizar la Clasificación que establece el acuerdo de Niza, la cual contempla 34 clases de productos y 11 de servicios.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha recomendado que antes de proceder a efectuar la solicitud de registro, es conveniente pedir ante la División de Signos Distintivos una certificación que permita precisar si la expresión o signo que se pretende registrar ha sido objeto de solicitud anterior, o de registro para identificar productos o servicios similares o iguales a los que desea identificar, con el fin de evitar imitaciones involuntarias, que hagan incurrir en perdida de dinero y tiempo, toda vez, que la persona obtiene un certificación informativa la cual no otorga ningún derecho, este procedimiento ha sido designado con el nombre común de "Antecedentes Marcarios".

b-) Admisión a trámite y asignación de la fecha de presentación: el artículo 140 de la decisión 486 de 2.000, de manera clara manifiesta que se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por los menos la indicación de que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y el comprobante de pago de las tasas establecidas.

De igual manera si la Oficina Nacional Competente observa la ausencia de alguno de los requisitos mencionados anteriormente, ocasionará que la solicitud sea inadmitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación, de ahí la importancia de cumplir a cabalidad los mencionados requisitos.

Frente a este artículo es necesario citar a un experto tratadista quién expresa:

"Se comentó que esta reglamentación en normas diferentes, unas a continuación de otras, puede dar lugar a que se incurra en errores frecuentes por los interesados o usuarios del servicio, propiciándose la inseguridad jurídica y que se incremente injustificadamente la labor de los funcionarios de la Superintendencia." (Cárdenas Pérez, Pablo Emilio, Comentarios sobre Propiedad Intelectual, Bogotá D.C. 2003, página 227).

Este comentario se refiere a los requisitos contemplados en la decisión 486 de 2.000, los cuales a consideración del anterior tratadista se encuentran dispersos en normas diferentes lo que genera que los usuarios al momento de efectuar sus solicitudes estas no cumplen en su totalidad con los requisitos de ley, haciendo que se genere una incertidumbre por parte de ellos y se aumente la labor de los funcionarios de las Oficinas Nacionales Competentes.

El artículo 141 de la Decisión 486 de 2.000, permite que se pueda  invocar como fecha de presentación de la solicitud de registro de una marca, el día en que dicha marca haya distinguido algún producto o servicio en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieron por primera vez con dicha marca.

En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición, aspecto importante, toda vez, que permite a dicho solicitante tener una mayor ventaja en el tiempo frente a otro que pretenda registrarla no siendo verdaderamente su titular, lo anterior debe acreditarse con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez.

Cuando el solicitante quisiera hacer prevalecer el derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, que toda marca debidamente registrada en un país de origen será admitida para el depósito y protegida tal cual es, en los países de la unión, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Es factible que la solicitud pueda ser susceptible de modificación hasta antes que se dicte el respectivo acto administrativo que defina el registro, dicha modificación solo podrá versar sobre la eliminación o restricción de los productos o servicios especificados, pero no para ampliarlos, ni para cambiar el signo, salvo que obedezca a errores mecanográficos, ortográfico o de índole similar.

La oficina Nacional competente podrá en cualquier momento del trámite administrativo requerir al peticionario para que este efectúe las modificaciones necesarias a la solicitud.

c) Examen de los requisitos de forma dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación: el artículo 144 de la Decisión 486 de 2.000 regula lo concerniente a esta etapa del procedimiento.

Hace relación este análisis por parte de la división de signos distintivos al cumplimiento de los requisitos formales relacionados anteriormente, es preciso manifestar que cuando el artículo 144 de la decisión, menciona los requisitos de los artículos 135 y 136, que hablan de las causales de Irregistrabilidad, deberá entenderse que son aquellos requisitos exclusivamente de forma, mas no a un examen acerca de la registrabilidad del signo el cual es una etapa posterior dentro del presente trámite.

Si del examen formal efectuado por la división resulta que la solicitud no contiene los requisitos de forma requeridos por la decisión 486 de 2.000, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, es decir, es algo asimilable a una subsanación, si dicho termino expira sin ser utilizado por el peticionario para subsanar los defectos señalados la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación frente a otras y se ordenará su archivo por parte de la división.

En el caso contrario y tal como lo ordena el artículo 145 de la decisión 486 de 2.000, si la solicitud reúne los requisitos formales ó fueron subsanados dentro del término y en debida forma la oficina nacional competente, deberá ordenar la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

d) Orden de Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y oposición de terceros legítimamente interesados: la presente etapa del procedimiento es una de las más interesantes, en razón a que permite que terceros puedan dentro del término legal oponerse al registro de una marca obedeciendo a diversos aspectos, etapa regulada en los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2.000.

Como se manifestó anteriormente, la Oficina Nacional Competente, en el caso colombiano la división de signos distintivos de la SIC, ordenará la publicación de aquellas solicitudes que cumplieron los requisitos formales contemplados en la decisión 486 de 2.000, la cual será publicada por una sola vez en la Gaceta de la propiedad industrial en el caso de Colombia, o en la publicación que designe la legislación interna de cada uno de los países miembros.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación cualquier persona podrá presentar las observaciones u oponerse al registro de la marca demostrando un interés, lo cual podrá hacerlo por una sola vez, mediante una oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Mediante el escrito de objeción si la parte lo considera conveniente podrá aportar las pruebas que considere convenientes, sin embargo, pueda suceder que mediante una solicitud de su parte efectuada ante la Oficina Nacional competente podrá solicitar hasta por una vez un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas tendientes a sustentar su oposición.

La oficina nacional no dará trámite a las objeciones en los siguientes casos, debiendo tener especial cuidado los solicitantes para no incurrir en estos eventos:

• Cuando la solicitud se realice sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
• Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
• Que no se haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Conforme al inciso final del artículo 146 de la decisión 486 de 2.000, no es procedente la oposición contra solicitudes de registro presentadas dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia de que trata el artículo 153, si dicha oposición se basa en marca que hubiese coexistido con la solicitada, el artículo 153 se refiere al evento en el cual el titular de una marca pretenda la renovación del registro, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, y consagra el plazo de gracia de seis meses más, es decir, si la solicitud de renovación de una marca ha sido presentada dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia dado para renovar la marca, está última (la marca que ha coexistido) no podrá oponerse basándose en dicha coexistencia.

Un ejemplo de lo anterior, sería que titular de la marca "Cafecitas" de galletas (registrado en Colombia) cuyo término de expiración de la marca, vence el día 15 de Abril de 2004, de conformidad con lo anterior, y acorde con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de 2.000 el mencionado titular en principio tendría desde el día 15 de octubre de 2.003 hasta la fecha de expiración, para renovar el registro marcario, sin embargo la mencionado norma (Artículo 153) otorga un plazo de gracia de seis (6) meses siguientes al término de expiración del registro, es decir, en el presente caso, 15 de Octubre de 2004 fenecería el término para solicitar la renovación del registro y gozar de protección, este último aspecto (protección) se extendería por seis (6) más, para evitar oposiciones de un titular de otra marca con que haya coexistido si se efectúa la solicitud nuevamente dentro de este lapso.

Volviendo al ejemplo, si el titular de la marca "Cafecitas" registrada en Colombia procediera dentro de los seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, a efectuar la solicitud del registro nuevamente, ya que por el transcurso del tiempo no podría solicitar la renovación del mismo, es decir, el día 25 de enero de 2.005, solicita el registro de la marca "Cafecitas", no podría efectuar una oposición el titular de la marca similar denominada "Cafecillas" basado en que las mencionadas marcas han coexistido.

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta al momento de efectuar una oposición se refiere a la demostración del legítimo interés, la doctrina ha sido unánime al manifestar que el legítimo interés debe ser comprobado por la parte que presenta la petición.

De igual forma, la doctrina ha definido el susodicho término, lo que hace importante que se efectué la cita de un connotado tratadista quién ha dado definición al legítimo interés en los siguientes términos:

"No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que cualquier afectado que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible podía deducir oposición." (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2002, página 28.)

Es decir, no se requiere la existencia de un perjuicio al momento de presentar la oposición sino que exista la posibilidad de que se cause, es decir, poder evitar mediante el éxito de la oposición que se agravie un comerciante o alguno de sus bienes.

Ejemplo claro de legítimo interés, para oponerse a la solicitud de registro de una marca, se encuentra en el titular de una marca registrada ya sea en el país dentro del cual se efectuó la solicitud, o de otro país miembro, ó aquel que goza de un derecho de prioridad dentro del país en que se solicita la marca, o haya solicitado primero la marca en un país miembro distinto en el que se intenta el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido, sea esta por haber efectuado una solicitud válida en otro país miembro, o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición. También le asiste interés al titular del derecho sobre un nombre comercial ó al titular de un derecho de autor.

Es también rescatable el hecho que los derechos marcarios son extraterritoriales, es decir, el solicitante de una marca en un país miembro, puede oponerse a la solicitud de registro previamente presentada que se adelante en otro país miembro, debiendo en este caso el opositor acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde efectúa la oposición, exigiéndosele como requisito para tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición, una vez acaecido lo anterior, se suspenderá el registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido, la oposición también pude hacerla el titular de una marca en otro país miembro evento ante el cual la Oficina Nacional Competente queda facultada para denegar el registro de la segunda marca.

Una vez presentada la oposición conforme a lo manifestado anteriormente, la Oficina Nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones frente al escrito de oposición y presente las pruebas pertinentes, pudiendo otorgarse a solicitud de parte, un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas, tal como lo preceptúa el artículo 148 de la decisión 486 de 2.000.

e) Examen de Fondo y decisión de las oposiciones, y concesión o denegación del registro: vencido el término de que trata el artículo 148 de la decisión, o en el evento en que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a efectuar el examen de registrabilidad.

Este examen hace referencia al estudio de fondo que se realiza para poder determinar si se reúnen los requisitos que permiten conceder el registro marcario, si esta incurso en las causales de Irregistrabilidad de la cuales se hablará en el próximo capitulo, contempladas principalmente en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de 2.000, estudio que deberá efectuarse cuidadosamente por ser está la etapa culminante del proceso de registro y las más importante del mismo, es necesario precisar que en este punto de la etapa, deberá omitirse involucrar un criterio subjetivo para efectos de la concesión o no de la marca.

Frente a este punto el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado lo siguiente:

"El examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio "discrecional" que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87, Sentencia de 1.987).

Una vez cumplidas a cabalidad todas las etapas del procedimiento de registro, la Oficina Nacional Competente mediante providencia motivada procederá a conceder o denegar el registro del signo como marca, en el caso de Colombia y en la de los demás países de la comunidad andina, esta providencia tiene la connotación de ser un Acto Administrativo, hay que tener en cuenta que a pesar que un signo cumpla con los requisitos exigidos para convertirse en marca, dicho registro puede ser negado si la oficina nacional tiene indicios razonables que permitan inferir que dicho registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, tal como lo ordena el artículo 137 de la decisión.

La Resolución número 210 del 15 de Enero de 2001, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al reglamentar el artículo 137 de la decisión 486 de 2.000, fijo el alcance de los indicios razonables, al manifestar que se entenderá que existen indicios razonables para negar la solicitud de registro cuando la Superintendencia haya:

– Abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos.

– Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que lo modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos presentados al juez competente como fundamento de una demanda.

3.3.2. Vigencia del Registro: conforme a lo preceptuado por el artículo 152 de la decisión 486 de 2.000, el registro de la marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años, debe entenderse como fecha de la concesión u otorgamiento aquella en la cual se emitió el acto administrativo que concedió el registro de la marca, si se han llegado a presentar recursos en instancia administrativa (vía gubernativa) el término se empezará a contar a partir de la fecha del acto que desato o resolvió el recurso.

3.3.3. Renovación del Registro: según se puede extraer de la decisión 486 de 2.000, al momento de efectuar la solicitud de renovación del registro esta procede automáticamente sin que se efectúe un análisis de fondo, contrario a lo que sucede frente a la primera solicitud del registro de la marca.

Otro aspecto importante hace relación con el hecho de que al momento de efectuar la renovación no es posible realizar modificación alguna al signo ya registrado, lo que si es perfectamente válido es que el titular de la marca limite o reduzca los productos o servicios amparados inicialmente.

La solicitud de renovación como lo indica el artículo 153 de la decisión 486 de 2.000 debe efectuarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del registro o durante el plazo de gracia, que es de seis meses contados a partir de la fecha en la cual se vence ó expira el registro.

Durante ese lapso catalogado como plazo de gracia, la marca a pesar de haberse vencido conserva plena vigencia con relación a su registro, pero estando sujeta a que la solicitud de renovación sea presentada oportunamente, para que continuara siendo válido el registro, sino se presenta oportunamente el registro caducará en la fecha de vencimiento.

Sin embargo, existe otra prerrogativa para el titular que dejo caducar su registro y consiste en que se podrá solicitar nuevamente el registro de la marca con todas las etapas que ello conlleva pero no procederán oposiciones basadas en marcas que hubiesen coexistido siempre y cuando la nueva solicitud se hubiese presentado dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia y que se trate de la misma marca, aspecto este ya mencionado anteriormente.

3.3.4. Pérdida de vigencia del Registro: existen algunos eventos en los cuales el registro de una marca pierde su vigencia:

– Por renuncia voluntaria del titular: consiste en que el titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro, dicha renuncia puede ser parcial o total, cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia de igual forma no se admite la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia requiere de una petición que se debe formular ante la oficina nacional competente del país miembro y por ende debe existir un pronunciamiento de carácter administrativo que la acepte con el fin que produzca efectos jurídicos y por consiguiente ordene la cancelación del registro marcario.

– Por la caducidad del Registro: opera como se manifestó anteriormente por la falta de renovación del registro dentro del plazo (incluido el de gracia) otorgado en el artículo 153 de la decisión 486 de 2.000, sin que sea necesario un pronunciamiento de la administración con el fin de decretarla.

– Por la Cancelación del Registro: opera por una orden emanada de la autoridad administrativa competente, tiene lugar en tres situaciones la primera, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, ya sea por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos que anteceden a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, de igual forma cuando la falta de uso de una marca afecte únicamente a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, se ordenará en el acto administrativo la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, en este evento la solicitud la puede elevar una persona interesada.

La segunda situación se presenta por la vulgarización de la marca, es decir, el signo que con el paso del tiempo y como consecuencia del uso y reconocimiento en el mercado han quedado como apelativo del producto o servicio identificado, esta solicitud podrá ser decretada de oficio o a solicitud de cualquier persona, de igual manera se procede a la cancelación de oficio o a petición de parte, cuando el titular hubiere causado, tolerado o provocado que el signo se convirtiere en genérico para identificar el origen empresarial de los respectivos productos o servicios y no cumpliendo su verdadera función que es distinguir productos o servicios de otros, es resumidas cuentas esto sucede cuando en los medios comerciales la marca ha perdido su carácter distintivo para identificar la procedencia empresarial, para que esta causal opere se requiere que los competidores tengan la necesidad de usar el signo para sus necesidades por no existir otro signo para identificar los productos o servicios y el bajo conocimiento por parte del consumidor que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

La tercera situación, es decir, aquellos eventos en los cuales la oficina nacional competente cancelé el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

La cancelación también procede cuando se acude ante autoridad jurisdiccional, es decir, se solicita la nulidad del acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca, sea porque violan los artículos 134, 135 y 136 de la decisión 486 de 2.000 en el caso Colombiano, además por las causales contempladas en el artículo 84 del código contencioso administrativo, la cual deberá ser decretada en el caso colombiano por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, más específicamente el consejo de Estado por ser el competente de conformidad con el artículo 128 del C.C.A.

1. DERECHOS

Una vez la marca ha sido registrado por la Oficina Nacional competente mediante la debida expedición del acto administrativo puede aceptarse jurídicamente el nacimiento de la marca, y como tal el titular tiene una serie de beneficios que se traducen en una gama de derechos, aspecto este que incita a que los comerciantes identifiquen sus productos o servicios con las marcas, ya que sería ilógico que una vez concedido el registro de una marca este no reportará ningún derecho o beneficio a su titular.

• Derecho al uso Exclusivo de la marca: En primer término existe la posibilidad para el titular de usarla y disponer de ella, además para poder identificar los productos o servicios a los que se aplica la mencionada marca, siendo importante precisar que la marca solo puede ser representada tal como fue registrada por la oficina nacional competente, dicha divulgación de la marca la puede realizar mediante propaganda, por medio de afiches, carteles, folletos, correspondencia, en fin todas las formas licitas de publicidad que existen en el mercado sin que se pueda llegar al campo de engañar a las personas ó inducir al error a compradores.

Haciendo parte de este primer aspecto, el titular también tiene la plena facultad de ceder la marca mediante las formalidades que exige la ley, o permitir el uso a un tercero del signo ya registrado, ó lo que usualmente sucede es que celebra con un tercero sea este persona natural o jurídica un contrato de licencia, el cual debe constar por escrito y ser registrado por expreso mandato del artículo 57 de la Decisión 486 de 2.000.

Referente a este punto de gran importancia como lo es el Uso de la marca, hay que precisar que al titular de una marca se le faculta para usarla, es decir, es un derecho que emana del registro, pero correlativo a esta situación el tener que usar la marca es una obligación del titular so pena que no pueda mantenerse el Registro sobre la misma, la finalidad que se persigue con la imposición de esta carga al titular de la marca obedece a la intención del legislador andino de lograr una descongestión en las oficinas Nacionales competentes, en el sentido que se puedan eliminar aquellas marcas registradas pero que en el aspecto práctico no están siendo usadas y que impiden el acceso al mercado de nuevas marcas.

La falta de uso de una marca faculta a cualquier interesado para solicitar su cancelación, tal como se manifestó anteriormente, siempre y cuando de manera injustificada no haya sido usada durante un término de Tres años, dicha solicitud debe realizarse ante la oficina Nacional competente, haciendo la salvedad que no operaria esta causal si el titular demuestra que no uso la marca obedeciendo a un caso fortuito ó fuerza mayor.

El artículo 166 de la decisión 486 de 2.000 define lo que debe entenderse por uso, encontrándose allí plasmados los siguientes requisitos:

• Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
• En la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
• Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la prueba del uso ha manifestado:

"Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tiene la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-36, Sentencia de diciembre 3 de 1.997).

• Impedir a terceros no autorizados la utilización o el uso de la marca: esta facultad se encuentra plasmada en el artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, dicho artículo contempla una serie de causales basadas en su mayoría en el hecho que terceros puedan utilizar marcas confundibles con la ya registrada, es decir se propugna por que la prohibición recaiga sobre cualquier signo semejante al registrado y que pueda inducir al error al público.

Pudiendo concluir que la base de las prohibiciones a terceros se centra en la mayoría de las veces en la posibilidad de confusión, aspecto este que ha sido reconocido por la doctrina siendo importante citar lo manifestado por un connotado experto del tema:

"Se desprende de lo que acabamos de decir que el tema de la confundibilidad, como lo califica un autor, es la piedra angular de la infracción marcaria, pues el punto de controversia en la mayor parte de los litigios que se presentan en esta materia consiste en determinar si existe confundibilidad entre las marcas en conflicto, si es probable que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio mismo o en cuanto a su origen empresarial. " (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial Bogotá D.C. 2001, página 105-106)

Por ende, como se puede concluir de lo manifestado anteriormente, es necesario efectuar una serie de precisiones acerca de la posibilidad de que se pueda predicar el riesgo de confusión, aspecto más que importante para tratar de entender lo relativo a las prohibiciones a terceros.

Existen dos requisitos para que pueda llegar a predicarse la existencia del riesgo de confusión, bastando solo la estructuración de uno de ellos para configuración el mencionado riesgo, el primero de ellos se refiere a que los signos marcarios sean idénticos o que presenten extrema semejanza, hasta tal punto que puedan llegar a inducir al público al error, de acá se desprende la posibilidad de una confundibilidad visual la cual surge de aspectos gráficos, ortográficos o fonéticos, estos últimos obedeciendo a la pronunciación, confundibilidad conceptual o por razón de las ideas afines que evoquen dichas marcas.

Como ejemplos de los casos mencionados anteriormente podemos citar, entre otros, "Vanhaus" y "Van Heusen" por que suscitan la idea en el consumidor de apellidos holandeses, "Danmark" y "la Danesa" por cuanto evocan la idea de una común procedencia, el "Nido de hormiga" y el "Hormiguero" por traducir un mismo concepto etc.

El otro requisito se refiere a que las marcas que presentan el riesgo de confundirse distingan los mismos productos o servicios, o relacionados o vinculados con estos, los cuales al ser identificados con una marca confundible ocasionarían la inducción al error a los consumidores.

Es importante al tratar el presente tema manifestar que con ocasión de la expedición de la decisión 486 de 2.000, el legislador andino de manera expresa incluyó para efectos de extender la protección de la marca el criterio referente al riesgo de asociación, entendido como aquel que puede hacer pensar al consumidor que los productos o servicios proceden de empresas legal o económicamente vinculadas o asociadas comercialmente siendo lo fundamental para que se adquiera el producto por parte del consumidor.

Las prohibiciones frente a terceros emanadas del artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, los cuales son taxativos, podemos sintetizarlos así:

– Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

– Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

– Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Las conductas hasta acá descritas hacen relación a actos previos a la circulación mercantil, es decir, son conductas que no necesariamente deben hacerse dentro del comercio de los productos o servicios, contrario a lo que acontece con las que se mencionan a continuación.

– Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

– Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

– Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Estos dos últimos eventos tal como se aprecia de la lectura de las normas, no exigen que el perjuicio se haya causado, sino que pudiese llegar a ocasionarse o que exista la posibilidad que se llegue a ocasionar.

Es importante, manifestar tres aspectos de este punto como lo son:

– Terceras personas podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; lo anterior, se permite siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

– El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a terceras personas usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

– Otro aspecto importante, se refiere al agotamiento del derecho, esto es, que una vez se ha efectuado la primera venta del producto legítimamente marcado, el titular pierde el control sobre su futura destinación, es decir, el titular no esta facultado para impedir la importación de productos y la circulación en el mercado que hayan sido puestos en el comercio mediante su venta o cualquier otro medio licito.

Por último, solo basta afirmar que existe una excepción a los eventos en los cuales una marca sin registro concede derechos al titular y sucede con las circunstancias contempladas en el artículo 229 de la decisión 486 de 2.000, que se refiere a los signos o marcas notorias.