Protección de los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial (página 3)
Enviado por Yarina del Carmen Almagro �lvarez
3.2.2- Los Activos inmateriales según las normas de la contabilidad española
Las normas básicas de la Contabilidad en España son: el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 743/1990 de 20 de diciembre), el Código de Comercio –Libro I, Título III "De la Contabilidad de los Empresarios"- el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (Real, Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), las Resoluciones del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas) y la IV Directiva Europea.
En relación al inmovilizado inmaterial, la normativa contable española, en el Plan General Contable (P.G.C.) lo define como aquél "conjunto de elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica".
Para que aparezcan estos activos en el balance es imprescindible que hayan supuesto un desembolso para la empresa, bien por su adquisición a terceros o por su creación por la propia empresa.
El P.G.C. establece que para que dichos activos sigan figurando contablemente estos activos, han de ser capaces de generar ingresos futuros con certeza.
Las cuentas que utiliza el PGC para los activos inmateriales son:
Gastos de investigación y desarrollo – Concesiones administrativas – Propiedad industrial – Fondo de Comercio – Derechos de traspaso – Aplicaciones informáticas – Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
a) Gastos de investigación y desarrollo.
- Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión en los terrenos científico o técnico. – Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación hasta que se inicia la producción comercial.
b) Concesiones administrativas.
Gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o bien el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.
c) Propiedad industrial.
Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la empresa adquirente.
Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en investigación y desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente Registro.
d) Fondo de comercio.
Conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa.
Esta cuenta sólo se abrirá en el caso de que el fondo de comercio haya sido adquirido a título oneroso.
e) Derechos de traspaso.
Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales.
f) Aplicaciones informáticas.
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos; se incluirán los elaborados por la propia empresa.
g) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.
Valor del derecho de uso y de opción de compra sobre los bienes que la empresa utiliza en régimen de arrendamiento financiero.
En las normas de valoración del P.G.C, se establece que los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción aplicando los mismos criterios que para el inmovilizado material. Así se especifican dos tipos de valoración del inmovilizado inmaterial que son:
1. Si se adquiere a terceros
Se valora por el precio facturado por el vendedor más los gastos de registro y otros gastos adicionales para que el inmovilizado se halle en condiciones de funcionamiento.
2. Si lo crea y desarrolla la empresa
Se valora por el coste de producción y en éste se incluyen los costes en que hubiera incurrido para su desarrollo. Se entiende que un elemento está creado o desarrollado cuando sea viable técnicamente y rentable económicamente.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), con objeto de desarrollar las normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad, procedió a dictar la Resolución de 21 de enero del 1992 cuyo contenido se refiere a las normas sobre valoración del inmovilizado inmaterial.
Esta norma hace referencia a elementos identificables a los que se les puede atribuir un valor. Se define el fondo de comercio como la diferencia entre el importe satisfecho en la adquisición de una empresa y el valor contable este último considerado como la suma de los valores identificables de los activos individuales menos los pasivos asumidos en la adquisición.
En ningún momento se hace mención al concepto de control, como tampoco a la asociación que debe de existir con los beneficios futuros; de forma que no hay pautas para poder decidir cuando nos encontramos ante tales tipos de bienes. No obstante, en el documento núm. 3 de AECA de 1991, sí se encuentra una referencia a los beneficios futuros en el contexto de las características que deben reunir estos elementos.
Tanto el PGC, como la normativa específica del ICAC de 1992, señalan que el fondo de comercio y los derechos de traspaso sólo podrán figurar en el activo cuando se pongan de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
Con respecto a la amortización, la normativa española establece la obligación de proceder a amortizar los inmovilizados inmateriales, de acuerdo con la vida útil asignable a cada uno de los mismos. No obstante, dada la diversa naturaleza de los elementos considerados por el PGC, éste reconoce un tratamiento diferenciado para algunos de ellos, entre los que cabe señalar, por su peculiar interés aquí: la propiedad industrial, los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D); y el fondo de comercio.
Así, los gastos de I+D y aplicaciones informáticas se amortizarán en un máximo de 5 años, y para el fondo de comercio y derechos de traspaso un máximo de 10 años. Cuando dicho período exceda de cinco años deberá justificarse en la memoria la ampliación del plazo, siempre con el límite máximo de los diez años.
Concluyendo, lo primero que hay que destacar es la dificultad para obtener la aceptación mundial de las normas contables que se puede comprender al comparar las normas centrales de la IASC con las de otros grupos que establecen normas como el Comité de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, FASB) en Estados Unidos. Algunas de ellas tienen diferencias menores y pueden ser conciliadas fácilmente pero otras tienen diferencias importantes y pueden ser difíciles de conciliar.
En relación a los activos intangibles, es importante destacar la diversidad de definiciones y valoraciones dentro de las normas contables. Así mientras que la normativa española (P.G.C.) considerar todos aquellos que estén constituidos por derechos susceptibles de valoración económica sin hacer hincapié en el control como tampoco en la asociación que debe de existir con los beneficios futuros, el resto de normativa (IAS, y FASB) establece las características que deben tener estos activos, es decir, que sean identificables, controlables y que generen beneficios futuros.
En cuanto al reconocimiento y valoración de estos activos, conviene resaltar que todas las normas establecen una diferencia entre los adquiridos y los generados internamente. En los primeros, todas están de acuerdo en que se han de valorar al precio de adquisición sin embargo, cuando se refieren a activos adquiridos como parte de una empresa, el IASC admite su valoración al valor razonable, que coincide con su valor de mercado, si este existe. En los segundos, se aprecia que no existe un criterio definido y homogéneo para su valoración, así por ejemplo, la normativa española permite, a diferencia de la IASC, que la activación de esos activos pueda realizarse tanto en los gastos de investigación como en los de desarrollo.
Los criterios de amortización se encuentran enormemente influenciados por los intereses que priman en cada momento en las empresas. El ICAC y la IASC prácticamente coinciden en los criterios a la hora de establecer la vida útil y el período de amortización de estos bienes, aunque el primero es más rígido estableciendo un período máximo de 10 años. Existe una gran diferencia con la norma del FASB nº 142 al considerar un período más largo de amortización, hasta cuarenta años, e introducir el cese en la amortización del Fondo de Comercio.
Por último, es importante indicar que la mayoría de los elementos del capital relacional y del capital humano aceptados como activos en el ámbito de la Gestión de empresas, siendo factores determinantes en la creación de beneficios y origen de ventajas competitivas para las empresas, en la normativa contable aparecen como gastos y no como activos. Así, por ejemplo, en la norma núm. 38 del IASC se considera de forma específica que la lista de clientes, las habilidades gerenciales, las relaciones con clientes, etcétera, al no cumplir el requisito de control, no satisfacen la definición de activos y, por tanto, deben registrarse como gasto, cuando se incurre en ellos, no figurando en el activo en el balance.
Lo anteriormente mencionado, puede ser debido a la prioridad que las normas contables dan al principio de prudencia lo cual supone, en parte, que se observe una diferencia significativa entre los valores contables y los valores de mercado de los Balances de Situación.
Después del estudio realizado, podemos afirmar que, en la medida en que el modelo contable actual no permite reflejar apropiadamente en los estados financieros el valor de los intangibles, los gerentes de las sociedades deben proporcionar a los propietarios del capital información adicional a la facilitada por las normas contables, con el objetivo de permitirles conocer la verdadera situación patrimonial de la firma y estimar adecuadamente su valor.
Importancia de la valuación de intangibles
Para el establecimiento de regalías en procesos de licenciamiento
Para proporcionar bases de negociación en aspectos legales
Para determinar su relación con estados financieros y contables
Para determinar su relación con aspectos fiscales
Para valuar negocios
Para adquirir activos intangibles específicos
Para obtener financiamiento
Para acciones de bancarrota o garantía prendaria
Para determinar precios de transferencia
Para planificar la empresa
Capítulo 4. Los Bienes inmateriales como objeto de los Contratos de Propiedad Industrial.
4.1- Acuerdo de cesión de licencia
Es el contrato, en conformidad con el cual un licenciante le cede sus derechos para su uso a
su contraparte (licenciatario), mediante una licencia para su uso, durante determinados límites de tiempo y forma.
Pueden ser objeto de esta licencia: los secretos de producción y la experiencia técnica (Know-how), así como los modelos industriales y las marcas comerciales. Es frecuente, que
mediante una licencia se cedan derechos de una patente relacionadas entre si. La cesión de licencia es una de las operaciones de comercio exterior considerada mas ventajosas y son muy recomendables, principalmente para compañías emergentes.
En el acuerdo de licencia se define:
– el tipo de licencia de que se trata
– el término de vigencia
– el carácter de la invención
– esfera de empleo de la invención
La gran mayoría de las licencias tiene carácter compensatoria, o sea, el licenciatario está obligado a pagar al licenciante determinados honorarios por su uso. Existen dos formas básicas de compensación:
a) En forma de suma fija predeterminada, indepedientemente de las ganancias que por este concepto obtenga el licenciatario. Es empleado por firmas pequeñas y desconocidas en el mercado. El monto de las sumas fijas es como regIa, mucho menor que los porcentajes que en forma de regalías se erogan periódicamente. En calidad de base para determinar la suma se toma: la magnitud de la ganancia (estimada 0 real), descuentosn por unidad de productos surgidos por dicha licencia y la fuerza que pueda tener en el mercado la invención patentada en cuestión.
b) En forma de regalías periódicas, que pueden, tomar coma base las ventas o los beneficios que alcanza el licenciatario por la explotación de la tecnología transferida.
Es aconsejable diferenciar los acuerdos según los productos a comercializar, en acuerdos de cesión de licencia a largo plazo y a corto plazo.
Es aconsejable diferenciar los acuerdos según los productos a comercializar, en acuerdos de cesión de licencia a largo plazo y a corto plazo.
Las compañías que tienen pocos productos nuevos en el mercado, por lo general están muy interesadas en llegar a algún tipo de alianza o asociación. En el campo de la biotecnología, muchas compañías de países donde existen organizados grupos ecologistas y defensores del
medio ambiente, pueden ser fuertes candidatos a aceptar algún tipo de acuerdo, debido a las fuertes presiones de estos grupos.
4.1.1- Características de los diferentes tipos de acuerdos de cesión de licencia.
Los acuerdos de cesión de licencia se han convertido en una verdadera forma de a1canzar por parte de las compañías, buenos resultados en su trabajo y altos márgenes de ganancias. Por ejemplo, las compañías biofarmacéuticas de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Japón, utilizan diferentes formas estratégicas para penetrar mercados geográficos establecidos. Entre las más importantes se encuentra, el lograr asociaciones estratégicas claves y vender o licenciar productos y/o tecnologías.
Para los EEUU la principal estrategia para penetrar mercados establecidos, es la de construir recursos completamente integrados en el país, con gran cantidad de productos para comercializar y poderosas fuerzas de ventas y publicidad.
Sin embargo, las compañías europeas y japonesas por su parte, para penetrar los diferentes
mercados emplean como principal estrategia la creaci6n de fuertes asociaciones claves y en
segundo lugar la venta o licenciamiento de sus productos o tecnologías.
Ninguna compañía farmacéutica o biotecno1ógica, ya sea emergente o establecida es lo bastante poderosa para enfrentar sola todas sus necesidades de conocimientos. Las asociaciones y el licenciamiento le permiten acceder a nuevas tecnologías y producir y consolidar las suyas propias.
Durante años, se han estudiado 1os problemas a los que se tiene que enfrentar la mayoría de las firmas a la hora de crear un acuerdo, cómo son los 1ímites de la tecnología incluida dentro de la alianza el derecho de uso de una invención que surja durante las relaciones de alianza.
4.2- Acuerdo de cesión de licencia de marketing
En la práctica intemacional este es el acuerdo más empleado y el que mayores dividendos reporta a las compañías, principalmente a las emergentes, que no cuentan con suficientes recursos para enfrentar la desgastante competencia. Hoy en día se hace más complejo penetrar y establecerse en mercados establecidos por monopolios, que a su vez buscan en las alianzas estratégicas, las formas más seguras para introducirse, triunfar y permanecer, controlando todos los medios de promoción y publicidad.
Cada vez se tiene que invertir mayor cantidad de capital en la gesti6n de marketing. Muchas super-compañías reconocidas líderes en sus sectores, invierten entre un 20-30% de
sus ingresos en publicidad y en establecer canales seguros de distribuci6n intemacionales.
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El acuerdo de cesión de marketing figura como un aspecto muy importante dentro de una
Negociación y debe analizarse detenidamente, pues según el grado de exclusividad que se
otorgue, así serán los honorarios o regalías que se exijan por los mismos.
Se debe estudiar muy bien las áreas o regiones que se negocien. Es 1ógico que de otorgar un licenciamiento de comercializaci6n mundial, el porcentaje a pedir por concepto de regalías en base alas ventas o a los beneficios que obtenga el licenciatario, sean mayores. Ahora bien, existen regiones que por lo fuerte del mercado, estos dividendos alcanzan valores similares a los de la exclusividad mundial. Por ejemplo, la zona del Tratado de Libre Comercio que reúne a los EEUU, Canadá y México es una de ellas, al igual que los países que integran el fuerte bloque de la Uni6n Europea.
Otras regiones no menos importantes son las que reúnen a los países del llamado Lejano Oriente, donde se encuentran Japón y los famosos "Tigres de Asia" (Corea del Sur, Taiwan, Hong.Kong, Singapur, etc.). Por su parte, Australia y Nueva Zelandia conforman un sector de mercado muy importante, sobre todo en la rama farmacéutica y biotecno1ógica.
Otros mercados que han alcanzado un gran nivel son los países asiáticos como la Republica Popular de China, la India y Viet-Nam (principalmente por su extensa poblaci6n, mas que por su nivel adquisitivo), los países del Medio Oriente y la región de América Latina. En América Latina se observa un fuerte movimiento integracionista que facilitara la comercialización.
4.3- Acuerdo de cesión de licencia de patentes.
Un acuerdo de cesión de licencia de patente es aquel mediante el cual el titular del derecho (licenciante) otorga a otra persona natural o jurídica (licenciatario) un derecho limitado para
producir, usar y vender el objeto licenciado, usualmente mediante el pago de regalías.
Los acuerdos para el traspaso o licencia de patentes, deben ser parte de la negociación del proyecto en conjunto. Sin embargo, por lo general se redacta para ello un acuerdo por separado, independientemente de que forma parte" de la negociación que en su conjunto se hubiese previsto de acuerdo con las características de la sociedad de que se trate.
Mediante esta c1áusula, se concede la licencia al licenciatario por el período de duración del acuerdo, quedando este autorizado a fabricar y vender, en el territorio acordado para la comercializaci6n, los productos bajo licencia. Es común en este tipo de negociación, en los países subdesarrollados, que el licenciatario procure obtener una licencia exc1usiva para un territorio dado.
En general, el licenciatario deberá garantizar el cumplimiento de ciertas normas de calidad
exigidas por el licenciante, y este tendrá derecho a inspeccionar los productos bajo licencia
para comprobar el cumplimiento de dichas normas.
Debe tenerse presente que en los acuerdos de licencia, el licenciante se encontrará generalmente en une situación ventajosa sobre el licenciatario ya que los conocimientos tecno1ógicos del proceso de producción, la experiencia práctica y el volumen de información de que dispone el primero hacen que el licenciatario de la tecnología se coloque en situación de dependencia hacia el, al estar necesitado de una tecnología, protegida por una patente, que de no obtenerla tendría que esperar el vencimiento de esta para poderla comercializar.
Es por ello que una licencia de patente, aunque otorga el derecho de elaborar un determinado producto, no aporta necesariamente al licenciatario los conocimientos técnicos- prácticos necesarios para producirlos. Por consiguiente, además del acuerdo de cesión de licencia propiamente dicho y del de asistencia técnica, en su caso, es necesario establecer las vías que faciliten los conocimientos técnico-prácticos requeridos para la utilización eficaz de la tecnología y la producción del bien patentado.
Si se dan estos supuestos, será necesario que el convenio de asociación o el acuerdo de cesión de patente (según se hubiera inc1uido en el primero o pactado en cuadro por separado) contenga cláusulas relativas al suministro de esa información. Esto es lo que en la práctica comercial se conoce con el nombre de know-how.
En los acuerdos de cesión de licencia, el licenciante suele imponer al licenciatario diversas restricciones como son: la imposibilidad de sublicenciar; limitaciones en la venta fuera de determinado territorio; cesión de mejoras; prohibición para obtener otras licencias en el mismo ámbito; pagos elevados de sumas de regalías; fijación de precios a las mercancías objeto de la producci6n; uso obligatorio de marcas; obligaci6n de mantener el secreto sobre los conocimientos adquiridos y otras c1ausulas de atadura, como la adquisici6n obligatoria de partes y piezas de repuesto.
Los acuerdos de licencia de patentes suelen basarse en un modelo uniforme, con excepción de las cláusulas relativas a las sumas que se han de pagar y al tipo de información técnica y
conocimientos prácticos que habrán de suministrarse, las que pueden adoptar variadas modalidades.
4.4- Acuerdo de cesión de licencia de marcas.
El acuerdo de voluntades a través del cual, el titular de una marca, conviene en otorgar una autorización a un tercero denominado licenciatario, para que este la utilice en el comercio por un período de tiempo determinado y a cambio de la contraprestación pactada.
4.4.1- Características del contrato de licencia de marca
Es un contrato típico y nominado
Es un contrato principal
Posee carácter mercantil
Pueden ser gratuitos u onerosos
Es un contrato de colaboración entre las partes
Es un contrato intuito personae
4.4.2- Clasificaciones del contrato de licencia de marca
Licencia global
Licencia parcial
Licencia exclusiva
Licencia no exclusiva
Licencia extensiva
Licencia limitada
Licencias colaterales
4.4.3- Implicaciones de la anotación del contrato de licencia de marca
Actos en los que puede ser utilizado para hacer valer el derecho de oposición frente a terceros:
Demostrar el uso de una marca en un proceso de cancelación.
En casos de infracción del derecho de la marca, para demostrar la legitimación del licenciatario.
En casos para demostrar "secondary meaning" o distintividad sobrevenida, según lo establece el Artículo 16.2 del Decreto-Ley 203.
A los efectos de probar la notoriedad de una marca.
Actos en los que puede ser utilizado para hacer valer el derecho de oposición frente a terceros:
En la indemnización de los daños y perjuicios exigibles por el titular de la marca para calcular el lucro cesante y saber en este sentido las ganancias dejadas de percibir por el mismo, una de las fórmulas que se utilizan es calcular la cuantía establecida en los contratos de licencias. Por ello es necesario que estén anotados estos contratos, para que el licenciante demuestre que las tasas que servirán de base al cálculo del monto a reclamar son fidedignas.
4.5- Acuerdo de cesión de licencia de asistencia técnica
Es común que mediante el contrato o acuerdo de asistencia técnica, el licenciante asesore y capacite a los técnicos y trabajadores del licenciatario, a fin de que estos puedan explotar por si mismos, en un periodo más o menos breve, un determinado proceso tecno1ógico o procedimiento. De ahí la vinculación del contrato de asistencia técnica y el de transferencia de tecnología.
No toda asistencia técnica entraña transferencia de tecnología, este es el caso por ejemplo, del adiestramiento y otras formas que no necesariamente tiene que incluir o referirse a conocimientos protegidos por una patente, o sea, a conocimientos secretos, sino que pueden ser también públicos.
El acuerdo de asistencia técnica puede aparecer, por tanto, en la negociaci6n de un proyecto
conjunto, vinculado al otorgamiento de una licencia de patente, o de un acuerdo de know how, como medio por si mismo de transmisión de conocimientos tecnológicos o referido exclusivamente a labores de adiestramiento o capacitación.
Jurídicamente podrá instrumentarse como parte del propio convenio de asociación, formando parte de un acuerdo de licencia de cesión de patente o de know-how, o mediante un acuerdo por separado, según las características del negocio de que se trate y la magnitud de la asistencia requerida, que puede entrañar la trasmisión o no de conocimientos tecno1ógicos.
Por ello, el acuerdo se complica a menudo en la medida que, aparte de la prestación del servicio de asistencia técnica propiamente dicho, se incluyan la cesión de patentes, modelos, marcas y otras modalidades de propiedad industrial.
Si la asistencia técnica no está vinculada a una de estas formas de transferencia de tecnología, lo más factible es incluir una cláusula específica en el acuerdo de asociación.
Pero la asistencia técnica puede constituir un acuerdo por separado y dentro de este, incluir una cláusula relativa a la asistencia técnica. Puede darse el caso de que, además del acuerdo de licencia de patente (o de know-how), se incluya otro también por separado sobre la prestación de la asistencia técnica, vinculados todos entre si y formando parte en su conjunto, de la instrumentación jurídica de la negociación del proyecto conjunto.
En el caso, por ejemplo, de proyectos relacionados con la construcción y explotación de una industria, la asistencia técnica puede comprender la capacitación (con anterioridad a poner en marcha la producción de la planta), de los trabajadores de esta, lo cual suele realizarse en el país del licenciante de la planta. También se presta en la propia industria, una vez que comience su proceso productivo.
4.6- Acuerdo de cesión de licencia de tecnologia
En ocasiones una compañía obtiene la licencia de un paquete completo o semicompleto de tecnología en este caso el licenciante transmite la informaci6n, los medios y serviciostécnicos necesarios para operar instalaciones ya sean productivas como de servicios.
El acuerdo de cesión de licencia de tecnología pueda tener dimensiones variables, desde la más abarcadora, conocida como de "llave en mano", hasta la combinación de la licencia de patentes y/o marcas, know how y asistencia técnica, anteriormente expuesta.
En el acuerdo de cesión de licencia de tecnología de tipo "Llave en mano", el licenciante aporta prácticamente todo y se puede comprometer a enviar los suministros, insumos, personal calificado, montaje de la planta y puesta en marcha, con la entrega de la documentación técnica y de las instrucciones relativas al funcionamiento del complejo industrial.
El licenciatario está obligado a brindar la manera de obra auxiliar necesaria para la construcción, el personal que ha de emplearse en la explotación de la fábrica y las materias primas, servicios y recursos necesarios para las pruebas y funcionamiento de la instalación bajo garantías.
El licenciante obligatoriamente debe entregar al licenciatario, cuatro tipos de informes, considerados c1aves para la ejecución, puesta en marcha y funcionamiento futuro de las instalaciones. Estos son: 1) Manual de Diseño de Proceso, 2) Manual de Proyecto Tecnológico, 3) Manual de Operaciones, y el 4) Manual de laboratorio y Control de Calidad.
Capítulo 5. Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know how.
El tema de la tecnología está en boga. En cada lugar en el que nos encontramos escuchamos hablar de la tecnología, ya sean aspectos positivos o negativos. Con no poca frecuencia también solemos escuchar hablar de la transferencia de tecnología y de su importancia para todos los Estados y para las empresas. De igual forma, en materia de propiedad intelectual, leemos y escuchamos la ingente importancia y valor de la tecnología y su transferencia, destacándose la cesión y licencia de patentes y secreto empresarial (know how) como las formas más comunes de realizar la mencionada transferencia.
Pero cuando nos prestamos un rato de reflexión sobre lo aspectos mencionados nacen dos preguntas inevitables y necesarias: ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la transferencia de tecnología?. Y, como consecuencia de las anteriores preguntas, también nos interrogamos: ¿Por qué se afirma que la licencia y cesión de patentes y secreto industrial o know how son formas de transferir la tecnología? Estas breves líneas tienen por finalidad prioritaria allanar el terreno que permita cosechar respuestas para las anteriores interrogantes; por tanto, cualquier conclusión o respuesta que pueda emanar de la exposición subsiguiente no tiene la pretensión de ser irrefutable ni definitiva.
A primera vista, pareciera evidente lo que es la transferencia de tecnología, sus motivaciones y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, no siempre nuestras afirmaciones tienen el grado de certeza que deseamos tengan, o como bien afirmó Bertrand Russell, en "la vida diaria aceptamos como ciertas muchas cosas que, después de un análisis más riguroso, nos aparecen tan llenas de evidentes contradicciones, que sólo un gran esfuerzo de pensamiento nos permite saber lo que realmente nos es lícito creer".
5.2- Lo que es transferencia de tecnología.
Entre los autores no existen discrepancias sobre el hecho de que la transferencia de tecnología consiste en un acto por el cual una persona, natural o jurídica, transfiere a otra persona, natural o jurídica, un "conocer" o conjunto de "conoceres" útiles para el logro de fines, o sea, se refieren a un conjunto de conocimientos. Así, a manera de ejemplo, podemos mencionar a Hantke, para quien la transferencia de tecnología es "todo flujo de contenido tecnológico (licencias, estudios, cooperación técnica, comercio de bienes y equipo e inversión extranjera)". De esta forma, la denominación transferencia de tecnología hace referencia a un género o compartimiento en el cual se incluye todo acto por medio del cual se produce una transmisión de conocimientos.
Lo antes dicho no es óbice para afirmar que la transferencia de tecnología puede ser clasificada, dependiendo de la perspectiva o posición que se asuma. Podemos hablar, entonces, de transferencia nacional o internacional y de transferencia horizontal o vertical, entre otras clasificaciones posibles que, en último término, atenderán al interés u objetivo del clasificante.
La transferencia de tecnología es vertical cuando se realiza desde un ente oficial hacia un sector con el que normalmente está ligado, por ejemplo, la transferencia que realizan las universidades de farmacia a favor de las industrias químicas. Por otro lado, es horizontal cuando se realiza entre entes que poseen una cualidad común (desde un órgano oficial hacia otro órgano oficial).
La transferencia de tecnología es nacional cuando ocurre dentro del territorio de un país; la transferencia de tecnología de una industria a favor de otra industria, dentro del territorio de un mismo Estado. La transferencia es internacional si es realizada desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro u otros Estados, no importando la nacionalidad de las personas intervinientes en la transferencia, pues lo determinante es que el conjunto de conocimientos involucrados en la transferencia se traslade desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otros u otros Estados.
Punto aparte de estudio, debido a su impacto social, comercial y jurídico, lo constituye el objeto de la transferencia de tecnología, o sea, el tipo de conocimiento que se transmite, y que seguidamente pasamos a exponer.
El objeto de la transferencia de tecnología, el conocimiento tecnológico, constituye, tal vez, el punto más álgido de esta materia, pues no existe un criterio unánime acerca de lo que debe entenderse por tal tipo de conocimiento. En este estado de cosas, pasamos a deslindar lo que se debe entender por conocimiento tecnológico. Decimos deslindar, porque entre los conceptos de tecnología, ciencia y técnica existen fronteras que están dadas por la esencia específica de cada uno de estos conceptos y que deben tomarse en cuenta para evitar confusiones teóricas y prácticas.
Es éste, sin lugar a dudas, el concepto más controvertido, por lo que las posturas asumidas al respecto se ubican en diferentes extremos. En primera instancia, se destaca la opinión de quienes afirman que la tecnología comprende tanto el bien en el cual se encuentra incorporado el conocimiento (máquinas, infraestructura, etc.) comúnmente denominada tecnología incorporada, como el conocimiento en sí mismo, abstraído de cualquier ente material que lo pueda contener, también denominada tecnología desincorporada.
Esta concepción se basa en un estudio que patrocinó el Departamento de los Estados Unidos de Norte América, en el año 1978, entre 120 empresas transnacionales de dicho país, con la finalidad de saber cuál era la posición de estas empresas sobre el proceso tecnológico. Según el estudio mencionado: "Se define como tecnología para este proyecto, todo el conocimiento necesario para el funcionamiento productivo de una empresa. El término puede abarcar "hardware" –como fábricas, máquinas, productos e infraestructura (laboratorios, caminos, sistemas de distribución de agua y facilidades de depósito)-; y "software", incluyendo componentes inmateriales como el know how, la experiencia del conocimiento, las formas de organización, y la educación". Como podemos observar, para los partidarios de esta concepción, la tecnología es un género que comprende las especies conocimiento – en sentido estricto-, instrumento y técnica (el concepto de este último término lo aclararemos en el siguiente punto, a fin de establecer sus diferencias con el concepto de tecnología).
En segunda instancia, se halla a quienes sostienen que la tecnología es solamente conocimiento, pero aplicable a la producción y obtención de bienes de capital, quedando circunscrito el concepto de tecnología, a fin de cuentas y de manera subrepticia, dentro de la actividad comercial, ya que la producción industrial y la obtención de bienes de capital apunta hacia la comercialización; así, se excluye cualquier otro fin que pueda alcanzase con esos conocimientos. En última instancia, se encuentra a los que sostienen que la tecnología sólo comprende conocimientos sistemáticos y experimentales, los cuales pueden usarse para la consecución de cualquier fin, condicionado a la satisfacción de necesidades, es decir, se trata de conocimientos útiles en el sentido más amplio posible.
Consideramos que la concepción correcta es la tercera de las mencionadas, pues el conocimiento humano útil no puede limitarse al campo de la mera comercialización. Más allá de esta sociedad industrial, productora más de bienes de consumo masivo que de productos realmente necesarios, nos topamos con un mundo en el cual el conocimiento encuentra una aplicación no industrial, aunque sí económica. En este sentido, puede hacerse referencia a Antonorsi, quien nos expresa: "El conocimiento tecnológico (TECNOLOGÍA) es el conocimiento sistemático y experimental de los medios eficaces para el logro de fines.
Es una forma de conocimientos que se interesa en el saber como (know how). Es erróneo pretender que sólo es "conocimiento organizado para la producción de bienes", o confundirlo con las máquinas, equipos, procesos que han sido producidos con ese conocimiento". Por tanto, el concepto de tecnología involucra todo conocimiento útil para la satisfacción de necesidades, teniendo connotación económica y no exclusivamente comercial. De igual forma, la técnica tampoco es tecnología, pues este concepto tiene una connotación empirista o fáctica, como veremos a continuación.
La técnica en la aplicación de los conocimientos útiles; implica una relación entre el operario y el medio. La técnica está orientada a una situación de hecho: a un saber hacer. La técnica debe ser entendida como medio creados por los seres humanos para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. Vemos, pues, que la técnica está referida tanto a las habilidades para realizar cierta operación como a los bienes resultantes de tal operación. La técnica considerada en sí misma, insistimos, no es conocimiento útil para la consecución de un fin, sino la aplicación del conocimiento útil, lo que marca diferencias con el concepto tecnología.
En cuanto al conocimiento científico, tradicionalmente se ha sostenido que tiene por características el ser racional, metódico, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. El conocimiento científico se encuentra libre de subjetividad, su consecución no aspira a fin alguno. Es el conocimiento por el conocimiento. En los últimos años este concepto ha sido discutido debido al nacimiento de la denominada ciencia aplicada, que consiste en el conjunto de conocimientos racionales, metódicos, sistemáticos, verificables y falibles adquiridos con la finalidad de ser usados industrialmente.
Tomando en cuenta todo lo expuesto, las relaciones y diferencias entre la ciencia, la tecnología y la técnica se nos muestran claras. La ciencia es el conocimiento puro adquirido metódicamente, que no persigue ningún fin en sí mismo. La tecnología es el conjunto de conocimientos aplicables a un fin útil, sin importar la naturaleza del conocimiento (científico o no). La técnica apunta hacia la aplicación o materialización del conocimiento utilizable. Para acentuar aún más la diferencia entre técnica y ciencia, podemos aseverar que la ciencia produce teoremas (enunciado de conocimientos evidentes sobre algo y que exige demostración), mientras que la técnica produce tecnemas (conocimiento de alguna cosa por haberla construido y que en sí misma es la demostración).
Vale agregar que la relación existente entre ciencia, tecnología y técnica ha conducido a pensar que la existencia de una determinada tecnología tiene como presupuesto el conocimiento científico. No obstante, esta situación no es cierta, pues aunque la mayoría de las veces suceda de tal forma no implica que siempre sea así. Un ejemplo histórico importante lo hallamos en el caso de la máquina de vapor perfeccionada de James Watt, la cual, si bien era aplicación de ciencia, también, según los autores, dio origen a la termodinámica, inviertiéndose la concepción unilineal y consecutiva: ciencia-tecnología-técnica. Inclusive, existen casos en los cuales la tecnología no comprende conocimientos científicos, sino fundamentalmente conocimientos técnicos (recuérdese que la tecnología comprende también conocimientos sistemáticos y experimentales destinados a un fin v.gr. cómo preparar una torta).
5.7- Noción esencial de patente y know how
Siendo la tecnología el elemento fundamental de la sociedad empresarial, es lógico que los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados busquen formas para garantizar la protección de la misma, a fin de que los titulares de derechos sobre tal bien puedan asegurarse una explotación exclusiva de la tecnología. Además, mediante la protección de la tecnología se busca alentar el espíritu creador de los seres humanos, todo esto con una teleología social, pues, al final, los verdaderos ganadores son los seres humanos en su totalidad al ver aumentado su patrimonio intelectual común. Las figuras o sistemas jurídicos que intentan garantizar el uso exclusivo de la tecnología son esencialmente dos: el sistema de patente y el sistema de secreto empresarial o know how. Seguidamente se pondrá en evidencia cuál es la esencia de ambos sistemas o figuras jurídicas.
5.8- Formas de transferir la tecnología
La transmisión de conocimientos de una persona a otra no está limitada por cánones preestablecidos. Al contrario, sus formas o medios de transmisión son tan amplios como la mente humana sea capaz de imaginarlos y materializarlos. Lo que sí es cierto es que existen determinadas formas típicas de realizar tal transferencia. En este apartado, señalaremos y explicaremos, brevemente, esas formas típicas de transferir el conocimiento.
Acceso a los medios de información: este medio comprende todas las maneras de difusión pública del conocimiento, revistas, televisión, libros etc. Desde esta perspectiva, las bibliotecas, los centros de enseñanza (escuelas, liceos, etc.) y la Internet constituyen la fuente más importante, hoy por hoy, para transferir el conocimiento.
El movimiento de personas: Consiste en el tránsito de personas desde un país hacia otro país, generalmente desde uno menos desarrollado hacia otro más desarrollado, con la finalidad de que regrese con un cúmulo de conocimientos que no se poseen en su país de origen, para luego aplicarlos en fines útiles. Esta forma de transferencia tiene como riesgo el que se produzca la transferencia inversa, es decir, el que las personas con talento que van a otro país pueden quedarse en ese país sin ánimo de volver, debido a múltiples causas que no son el objeto de estudio de estas breves líneas.
Compra de maquinarias y equipos: este acto no siempre implica transferencia de tecnología, ya que esta se produce sólo cuando los equipos o maquinarias adquiridas van acompañadas de documentación sobre la producción de las mismas así como sobre su utilización, o cuando la compra de máquinas y equipo va acompañada de otros contratos u obligaciones accesorias referidas al uso, contratos de asistencia técnica. De lo contrario, es decir, de no existir documentación sobre la producción o utilización de lo adquirido u obligaciones accesorias sobre el uso o producción, no se puede hablar de transferencia de tecnología, ya que no se transferiría ningún conocimiento útil.
Inversión extranjera: la inversión extranjera tiene dos fines estrictamente económicos: producir a menor costo lo que en otros países le costaría más y la ampliación del mercado, pero para poder conseguir tales fines es necesario que las industrias inversoras capaciten a los nacionales que se encargarán de conseguir los fines señalados. La transferencia en estos casos es clara.
Transferencia contractual de tecnología: dentro de esta denominación se incluyen todos los contratos cuyo objeto es la transferencia de conocimientos útiles. A título de ejemplo, puede hacerse referencia a la provisión de asistencia técnica, a los contratos llave en mano, a los contratos de franquicia, a los contratos de licencia o cesión de patentes y know how, etc., constituyendo las dos últimas formas el objeto de nuestro estudio.
Llegados a este último apartado, consideramos que para terminar felizmente estas breves líneas debemos analizar, someramente, la consistencia o esencia de la licencia y de la cesión, para luego verificar por qué se afirma que la licencia o cesión de patente y know how son formas de transferir la tecnología.
En un sentido amplio y vulgar, podemos afirmar que una licencia es una autorización dada a una persona para que realice determinados actos, lo que implica una dependencia de una persona frente a otra persona. En términos jurídicos contractuales, la licencia denota un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no. En materia contractual, el titular del derecho sigue siendo titular, no pierde tal cualidad por el sólo hecho de permitir que otra persona ejerza su derecho.
En virtud de las consideraciones anteriores, el contrato de licencia de patente es un negocio jurídico bilateral en el que el titular de una patente concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades que emanan de la misma, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación, si ésta fue acordada. Mientras que se entiende por licencia know how el negocio jurídico bilateral (contrato) en el cual el titular de un know how o secreto empresarial permite a un tercero explotar tal secreto, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación o no.
Realizar una cesión connota, en forma amplia, ceder o entregar a otra persona algo. Se puede afirmar que, en el campo contractualista, significa entregar a otra persona un derecho u obligación, el cual pasa a formar parte del patrimonio de la persona a la que se le entregó, perdiendo el entregante la titularidad del derecho u obligación transferida.
Tomando en cuenta lo anterior, se afirma que la cesión contractual de patentes es un negocio jurídico bilateral (contrato) por medio del cual el titular de una patente cede a otra persona las facultades exclusivas de explotación sobre una determinada invención, perdiendo la titularidad de ésta, y a cambio de una remuneración o no. En el mismo sentido, podemos aseverar que la cesión de know how o secreto empresarial es un acto jurídico bilateral (contrato) en virtud del cual el titular del secreto cede a otra persona la titularidad del mismo, a cambio de una remuneración o no, y normalmente con la obligación de no usar dicho secreto en la actividad empresarial.
Considerando todas las líneas precedentes debemos admitir, en primer lugar, que el objeto de protección del sistema de patentes es una idea contentiva de conocimientos que permiten solucionar un problema determinado, o sea, el objeto del sistema de patentes es la protección de tecnología. Ahora bien, cuando se celebra un contrato de licencia o cesión de patente, a pesar de la denominación de dichos contratos, lo que realmente aspira es la autorización o cesión para poder explotar o aplicar un conjunto de conocimientos sistemáticos útiles. En el mismo sentido, la licencia y la cesión de patente siempre conllevarán una transferencia de tecnología, pues, como ya dijimos, se está licenciando o cediendo un conjunto de conocimientos útiles, necesarios para la satisfacción de una necesidad o la consecución de un fin.
En cuanto al know how o secreto empresarial, se observó que el objeto de protección de esta figura es un conjunto de conocimientos que proporcionan una ventaja competitiva a la persona que lo posee. También dijimos que la tecnología no comprende de manera excluyente conocimientos científicos, sino que, además, también comprende cualquier conocimiento útil susceptible de ser aplicado y de satisfacer una necesidad. Por tanto, es imperativo admitir que los contratos de licencia o cesión de secreto empresarial constituyen una forma de transferir la tecnología.
Ya para finalizar, se debe tener claro que, según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, todo proceso de transferencia de tecnología debe ir acompañado de la absorción de tecnología por parte de la persona que la recibe, de lo contrario no puede hablarse de verdadera transferencia de tecnología, pues ¿qué es de un conocimiento útil que realmente no es útil para la persona que lo posee? Sin duda alguna, no es tecnología.
- Los bienes inmateriales de la propiedad industrial lo constituyen las distintas modalidades que conforman esta materaia como son: marcas, patentes, dibujos o modelos industriales, Know how o secretos comerciales, tranferencia de tecnología.
- Los sistemas de patentes y los secretos empresariales como bienes inmateriales de la Propiedad Industrial, han sido creados con el fin de proteger la actividad inventiva del hombre.
- Los bienes inmateriales contituyen los activos intangibles de mayor valor con que cuentan las empresas para sus negociaciones.
- Las figuras jurídicas de cesión, licencia de patente, marcas y secreto empresarial constituyen formas contractuales de transferir la tecnología.
- Cualquier convención realizada en cuanto a los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial, siempre que no viole el ordenamiento jurídico vigente, será válida siempre y cuando sean aplicados los principios generales de los contratos y los principios generales de la disciplina dentro de la que se enmarque el objeto del contrato.
- ASENSIO, Pedro. Contratos internacionales sobre propiedad industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1995.
- ARTEAGA G., Mayra Lizbeth. Derecho Civil. Publicado en sitio web: Monografías.com, Marzo, 1997.
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- RUSSELL, Bertrand. Los problemas de la filosofía. Editorial Labor. Tercera Edición. Barcelona-España. 1973.
DATOS DE LOS AUTORES
Yarina del Carmen Almagro Álvarez
Organización: Centro Nacional de Biopreparados.
Función: Abogada y Representante Legal de Propiedad Industrial.
Dirección del centro de trabajo: Carretera Beltrán, Km 1 ½, Bejucal , La Habana. Cuba.
Breve resumen del Currículum Vitae:
Licenciada en Derecho, graduada en la Universidad de La Habana. Diplomada en Gestión de la Propiedad Industrial. Representante Legal de la Propiedad Industrial. Actualmente cursa la maestría en Gestión de la Propiedad Industrial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, con 6 años de experiencia en la actividad.
Milenis Curbelo Fernández
Organización: Centro de Inmunología Molecular
Función: Representante Legal de Propiedad Industrial.
Dirección del centro de trabajo: Calle 15 esq. 216, Siboney, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba.
Breve resumen del Currículum Vitae:
Lic. en Bioquímica, graduada de la Universidad de La Habana. Diplomada en Gestión de la Propiedad Industrial. Representante Legal de la Propiedad Industrial. Actualmente cursa la maestría en Gestión de la Propiedad Industrial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, con 6 años de experiencia en la actividad.
Somalia Véliz Mendoza
Organización: Centro de Histoterapia Placentaria
Función: Representante Legal de Propiedad Industrial.
Dirección del centro de trabajo: Carretera Novia del Mediodía y 173. Valle Grande. La Lisa. Ciudad de la Habana. Cuba.
Breve resumen del Currículum Vitae:
Lic. en Información Científico Técnica y Bibliotecología graduada de la Universidad de La Habana. Diplomada en Gestión de la Propiedad Industrial. Representante Legal de la Propiedad Industrial. Actualmente cursa la maestría en Gestión de la Propiedad Industrial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, con 5 años de experiencia en la actividad.
Sucet Beoto Ramos
Organización: Instituto Finlay. Centro de Investigación-Producción de Sueros y Vacunas
Función: Representante de la Propiedad Industrial
Dirección del centro de trabajo: Ave 27 No. 19805 e/ 198 y 202. La Lisa. Ciudad de la Habana. Cuba.
Breve resumen del Currículum Vitae:
Lic. en Ciencias Farmacéuticas, Master en Tecnología y Control de Medicamentos.
Representante de la Propiedad Industrial. Diplomada en Gestión de la Propiedad Industrial. Actualmente cursa la maestría en Gestión de la Propiedad Industrial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, con 5 años de experiencia en la actividad.
Iviaine Vila Marín
Organización: Instituto de Investigaciones Forestales
Función:
Dirección del centro de trabajo: Calle 174 No. 1723 e/ 17b y 17c. Rpto Siboney. Playa. Ciudad de la Habana. Cuba.
iviaine[arroba]forestales.co.cu
Breve resumen del Currículum Vitae:
Lic. en Biología, graduada en la Universidad de Oriente. Master en Bioquímica. Investigadora Agregada. Diplomada en Gestión de la Propiedad Industrial. Actualmente cursa la maestría en Gestión de la Propiedad Industrial en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, con 5 años de experiencia en la actividad.
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO:
Realizado en la Ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de junio del 2005.
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