La protección de los lemas comerciales – Derecho comparado – Cuba

Antecedentes y legislación cubana

En el ámbito económico internacional, los bienes inmateriales objeto de Propiedad Industrial han ocupado un papel preponderante en las relaciones jurídico-mercantiles, como base de la competencia empresarial y fuente de obtención de rendimientos o utilidades en número considerable. En este contexto, las marcas han logrado posicionarse como un puntal en las operaciones económicas del tráfico mercantil contemporáneo. Todo ello gracias a su continua utilización y al respaldo legislativo que ofrecen tanto los ordenamientos jurídicos especiales de cada Estado como al reforzamiento de la protección que en esta materia se ha suscitado a raíz de la adopción de diferentes Tratados y Convenios Internacionales en sede de Propiedad Intelectual.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) surgió un foro internacional que englobaba entre las esferas del comercio mundial, la Propiedad Intelectual. En el seno de esta organización se aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el 15 de abril de 1994. Este Acuerdo constituye uno de los principales instrumentos jurídicos a nivel internacional en materia de Propiedad Intelectual y su implantación supuso la implementación de normas mínimas (más estrictas que las imperantes) que debían ser cumplidas por los países firmantes. En lo que respecta a signos distintivos la norma en cuestión confiere protección adicional a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, promueve la creación de un Sistema Multilateral de Notificación y Registro de Vinos y Bebidas Espirituosas y regula la modalidad de las marcas sin hacer referencia a otros signos distintivos como el rótulo de establecimiento, el lema comercial y el emblema empresarial.

En sede de Propiedad Intelectual, Cuba es parte de un gran número de tratados, de los cuales 9, ya sea de manera íntegra o parcial, abordan el tema relativo a los signos distintivos, a saber: el Convenio de París , el Acuerdo sobre los ADPIC , la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington), el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos , el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas , el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y su Reglamento y el Arreglo y Protocolo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas

En El Convenio de París se establece: "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal". No incluye el Lema Comercial y por ende no se trata de forma independiente.

Asimismo los ADPIC establecen como categorías de Propiedad Intelectual las recogidas en la Parte II en sus Secciones de la 1 a la 7; siendo estas las siguientes: Derecho de Autor y Derechos Conexos; Marcas de Fábricas y de Comercio; Indicaciones Geográficas; Dibujos y Modelos Industriales; Patentes; Esquemas de Trazados y Protección de la información no divulgada. Tampoco contempla el Lema Comercial y por ende, este no recibe un tratamiento al igual que el resto de las figuras mencionadas.

Sin embargo el Artículo 1 de los ADPIC refrenda en su numeral 1: "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marca de su propio sistema y práctica jurídicos". Todo lo cual es una flexibilidad que los ADPIC proporcionan a los países Miembros, entre ellos Cuba.

En este sentido la legislación cubana, a través del Decreto-Ley No. 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, de fecha 24 de diciembre de 1999 y la Resolución No. 63/2000 Reglamento del Decreto-Ley No. 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, de fecha 22 de mayo del 2000, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, exponen las normas aplicables a los Lemas Comerciales. De tal forma se entiende por Lema Comercial: "toda leyenda o combinación de palabras destinada a llamar la atención del público sobre productos o servicios determinados, con el fin de popularizados"; productos y/o servicios que están distinguidos por sus respectivas marcas.

No es descabellado entonces que podamos entender como en otras legislaciones, que el LEMA COMERCIAL en tanto palabra, frase o leyenda utilizada es o puede ser complemento de una marca.

Sin embargo, la legislación cubana lo trata como una modalidad totalmente independiente, otorgándole un período de 10 años que puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales y sucesivos. Asimismo su protección se adquiere mediante el registro que puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica. En otras legislaciones, la solicitud deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el Lema Comercial; sin embargo, en nuestro caso el Artículo 35 del Reglamento prescinde de este requisito.

La primera referencia a la regulación legal de los lemas comerciales en la legislación vigente en la República de Cuba, la hayamos en el Artículo No.1 del mencionado Decreto-Ley No. 203, el cual establece que este Decreto-Ley tiene por objeto la protección de las marcas, los nombres comerciales, los emblemas empresariales, los rótulos de establecimiento y los lemas comerciales en la República de Cuba, a través de la concesión de derechos de propiedad industrial; aportándose además de la definición ya expuesta, en su inciso f) que signo distintivo es: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema empresarial, un rótulo de establecimiento o un lema comercial.

El Capitulo IV dedicado específicamente a LEMAS COMERCIALES, en su Artículo 108, dispone que no pueden constituir lemas comerciales: las palabras o combinaciones de palabras que indiquen el género o describan la calidad del producto o servicio; los que carezcan de originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados anteriormente; y los que incluyan un signo distintivo solicitado o registrado anteriormente por persona distinta.

Es de señalar que el Artículo 110 preceptúa que: En todo lo que no se oponga a lo establecido en este Decreto-Ley y en su Reglamento, el registro de nombres comerciales, emblemas empresariales, lemas comerciales y rótulos de establecimiento, los procedimientos para su concesión y el contenido de los derechos, se rigen por las mismas disposiciones que se establecen para el registro de marcas. Así como que los solicitantes de registros de nombres comerciales, emblemas empresariales, lemas comerciales y rótulos de establecimiento, no pueden hacer uso del derecho de prioridad aplicable al registro de marcas, toda vez que el derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de registro de la marca se presenta ante la Oficina. Igualmente se dispone que no será aplicable al registro de los nombres comerciales, los emblemas empresariales, los lemas comerciales y los rótulos de establecimiento, la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

El Reglamento del Decreto Ley 203 establece en el Título II, Artículos 34 y 36, que los LEMAS COMERCIALES se rigen por las disposiciones establecidas en el Título relativo al registro de las marcas en lo que le resulte aplicable, así como las prohibiciones absolutas y relativas de este.

Artículo 34.- El registro de nombres comerciales, emblemas empresariales, rótulos de establecimiento y lemas comerciales ante la Oficina se rige por las disposiciones establecidas en este título relativas al registro de las marcas en lo que resulte aplicable.

Artículo 36.- Para la determinación de las prohibiciones de registro de nombres comerciales, emblemas empresariales, rótulos de establecimiento y lemas comerciales, se tendrá en cuenta lo establecido para la determinación de las prohibiciones absolutas y relativas del registro de marcas, adecuándolas a lo que se establezca para cada uno de estos signos.

Atendiendo a lo normado en este último Artículo, se tiene en cuenta lo consignado en relación a las Prohibiciones Absolutas y Relativas del propio Decreto –Ley No. 203 en lo que resultara de aplicación al tratamiento que jurídicamente se debe seguir para el registro de los lemas comerciales.

De tal forma no puede registrarse como marca, ni como Lema Comercial, un signo distintivo que consista en un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país indique el género o se haya convertido en un nombre genérico, común o usual del producto o servicio que debe distinguir, o sea la designación técnica o científica de dicho producto o servicio; consista en la forma usual o corriente del producto o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al cual se aplique; consista en una forma que dé una ventaja meramente funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique; pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplique; el color por sí solo; incluya una reproducción o imitación, total o parcial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o denominación de cualquier Estado u organización internacional, de monedas o papel moneda, sin autorización expresa del Estado o de la organización internacional de que se trate; incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo o punzón de control y garantía del Estado cubano o de un Estado extranjero, o de una entidad pública nacional o extranjera, provincial o municipal, sin autorización expresa de la autoridad competente; incluya la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con ella; comprenda algún elemento que atente contra la dignidad de personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad nacional o internacional; sean contrarios a la ley, a la moral o atenten contra el orden público; se compongan exclusivamente de elementos que sirvan en el comercio para indicar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio en cuestión. Tampoco puede registrarse como marca o lema comercial, un signo distintivo que carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique y/o consista en un signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique, o a alguna de sus características, o consista en una expresión laudatoria; salvo cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Constituyendo todos los elementos expuestos, Prohibiciones Absolutas previstas en la legislación cubana.

En cuanto a las Prohibiciones Relativas se destaca que no puede registrarse como marca o Lema Comercial un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero; entendiéndose afectado un derecho anterior de tercero cuando: el signo sea idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para los mismos productos o servicios; el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para productos o servicios idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación; el signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o un emblema empresarial usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación; a estos efectos, una marca se considerará notoriamente conocida cuando lo fuera para el sector pertinente del público, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida; el uso del signo afectaría un derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, diminutivo o apelativo cariñoso, seudónimo, imagen o retrato de una persona determinada distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus causahabientes; el signo afectaría el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso a través de la autoridad competente de esa persona o comunidad; el signo contiene o consiste en una indicación geográfica protegida en el país, siempre que el signo se aplique a los mismos productos, o a productos diferentes o a servicios si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación protegida, o implicaría un aprovechamiento injusto de su reputación o notoriedad; el uso del signo infringiría un derecho de autor; el uso del signo infringiría cualquier derecho de propiedad industrial de un tercero; o el registro del signo se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar de manera evidente un acto de competencia desleal. Tampoco puede registrarse un signo como Marca o Lema Comercial cuando este constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; sin embargo, una vez que se haya denegado o anulado una solicitud o registro de marca por esta causal, el que haya invocado tal derecho, tiene la prioridad, en el plazo de noventa días siguientes a la fecha de denegación o de declaración de nulidad, para solicitar el registro.

De esta manera el solicitante podrá mostrar, por interés propio o a instancias de la Oficina, el consentimiento por escrito y expreso, del titular del derecho que se vería afectado por el registro, para proceder a la solicitud y registro de la marca o Lema Comercial. En todos los casos, estas solicitudes estarán sometidas a las demás prohibiciones contenidas en el precitado Decreto-Ley 203.

Igualmente se denegará el registro de una marca, previa comunicación del perjudicado, en el caso de que el representante, la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a menos que el propio representante justifique su actuación.

Legislación comparada

Doctrina y Análisis de la legislación comparada sobre Lemas Comerciales en Panamá, Comunidad Andina, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina, España, República Dominicana y Cuba.

Existen varias definiciones y funciones del lema comercial en las diferentes legislaciones, pero en esencia todas llevan a la identificación del lema comercial como un signo distintivo que merece protección para el goce efectivo de las empresas y sus titulares.

En la legislación cubana, como en casi todas las legislaciones, su registro es constitutivo de derechos, constituye un instrumento publicitario, y sobre todo debe presentar originalidad.

Analizando el Derecho Comparado y la Doctrina, podemos mencionar que la Ley No 35 De Propiedad industrial de Panamá en su Artículo 156, titula los Lemas Comerciales como Expresiones o Señales de Propaganda, todo anuncio, leyenda, lema, frase, combinación de palabras, diseño o grabado, que sea original y se utilice para atraer consumidores o usuarios.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus Artículos del 175 al 178, contempla como Lema Comercial: toda palabra, frase o leyenda que se usa como complemento de una marca, al igual que México, donde la ley concede al lema comercial la función de complementariedad respecto a la marca, lo cual implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por ello, la distintividad que se le exige al lema comercial, no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior de la frase publicitaria, sino en el contenido intrínseco mismo.

"Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

"Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará".

"Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas".

"Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo

En los Estados Unidos de América se ha establecido que un lema comercial y en general toda combinación de palabras es susceptible de emplearse como marca, en la medida en que sean utilizados para distinguir los bienes y servicios de los demás competidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen un mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema esté orientado. Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal, el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevención como una forma de evitar el riesgo de confusión en los consumidores. La Junta de Apelación (The Trademark Trial and Appeal Board) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido en reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseología. De no ser así, se considera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo, ni será indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio; razón por la cual los lemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de acceder a registro. Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada forma o presentación no destaca, el lema comercial no funcionará como signo distintivo ni podrá registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste consiste en la forma necesaria para designar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la libertad de los competidores de usar designaciones descriptivas en el comercio.

Cabe mencionar que en Alemania el lema comercial es protegido como una marca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia ha mantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias, incluso aquellos que reproducían un refrán o unos versos populares que no aludían en modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda etapa, la Oficina Alemana de Patentes adoptó una actitud más severa en cuanto a la inscripción del lema comercial como marca; ya no se acepta la inscripción indiscriminada de cualquier lema comercial; al contrario, la distintividad es lo que permite a un determinado lema comercial acceder al registro. Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es más proclive a registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente además para el registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro – al igual que las expresiones publicitarias largas – siempre y cuando sirvan para indicar un origen empresarial. Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posición acorde a la jurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos críticos en torno a dicha postura. Reimer – Truestedt acogen la regla general elaborada por la jurisprudencia: el lema comercial sólo puede registrarse como marca cuando contiene un elemento dotado de fuerza distintiva. La protección del lema comercial se contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal forma, que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial, no se estaría infringiendo el derecho del titular del lema comercial.

En Brasil, los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusiva bajo la vigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a partir del 15 de mayo de 1968, los lemas comerciales sólo encuentran protección a través de las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por las normas de derecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y originalidad.

En México, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegen a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El Artículo 99º de la Ley de Propiedad Industrial de ese país, considera al lema comercial como toda frase u oración que tenga por objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o negociaciones comerciales, para distinguirlos fácilmente de los de su especie. La regulación mexicana del lema comercial se complementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable.

De la doctrina podemos mencionar algunas definiciones del autor Bentata…

"Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización.

"El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros"

"Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación"

El Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial de la República de Chile, dispone que podrá registrarse como marca, aquellas frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

En tal sentido, el Artículo 20 establece que no podrán registrarse como marcas, aquellas expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos, las que no poseen carácter de novedad, aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan en forma y pueden confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase o que sean contrarias a la moral, al orden público, y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

La duración del registro de estas marcas es de 10 años y puede renovarse por períodos iguales durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Esta ley tiene exige como rasgo característico que toda marca inscrita y que se use en el comercio, deberá llevar en forma visible las palabras Marca Registrada, MR o la letra R dentro de un círculo. La ausencia de este registro no invalida la marca, pero quienes la omitan no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta Ley.

En la doctrina argentina, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias) son conceptualizados como marcas que están constituidas por palabras con contenido conceptual y dotado de sentido en su conjunto. Se afirma que la ley argentina exige para la inscripción de un lema comercial que éste tenga originalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha doctrina propugna. Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la jurisprudencia de ese país ha expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la originalidad que constituye el umbral de la registrabilidad es subjetiva.

De esta forma, la Ley Argentina de Marcas No. 22. 362, de fecha 2 de enero de 1981, dispone en su Artículo 1, que puede registrarse como marca, las frases publicitarias y en este sentido, no serán registrables las frases publicitarias que hayan pasado al uso general, antes de su solicitud de registro.

Su propiedad y exclusividad también se obtienen con el registro y tienen vigencia por 10 años. Esta ley asimismo prohíbe registrar como marcas aquellas frases que carezcan de originalidad, puedan inducir a error respecto a la naturaleza del producto, la calidad, el origen, el precio y las que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres.

Lo notorio de esta ley comparándola con lo estipulado por la ley chilena, es que el registro de estas frases publicitarias podrá ser renovado indefinidamente por iguales períodos, si las mismas fueron utilizadas dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, tanto en la comercialización de un producto como en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad.

En la doctrina española, podemos citar al autor Fernández Novoa, quien expresa con claridad su opinión respecto a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: "El slogan publicitario y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atención del consumidor, es fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto… Y precisamente porque el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisición del producto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la utilización del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar determinados servicios." La jurisprudencia española ha establecido la prohibición de registrar una marca constituida por un slogan publicitario cuando el slogan, más que distinguir un producto o servicio, se limita a difundir o propagar los méritos o virtudes de éstos o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza.

De esta manera la Ley de España de Marcas (No. 17 de 7 de diciembre del 2001) expresa en su Artículo 4, inciso a) que marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de la otra, tales signos pueden ser las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

Al igual que las leyes de Argentina y Chile, esta ley dispone, como prohibiciones absolutas (Artículo 5), que dicho signos no puede servir en el comercio para designar especie, calidad, cantidad, destino, origen, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o servicio; tampoco pueden atentar contra la moral, el orden público, las buenas costumbres ni inducir a error al público. El registro de estos signos tiene una duración de 10 años y es renovable por períodos sucesivos.

Sin embargo la Legislación Dominicana aporta en este sentido elementos novedosos. El Artículo 72 de la Ley 20-00 establece que las marcas pueden consistir entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, etc.

El lema comercial, es una frase utilizada por un comerciante, que comunica al potencial consumidor información adicional a la que conlleva la marca principal. Estas informaciones pueden referirse a la calidad del servicio, del producto o características que el propietario de la marca desea comunicar sobre su propia institución, empresa de servicios, fábrica, etc.

Cuando el lema comercial posee suficiente capacidad distintiva como para identificar a la marca o a la fuente productora u ofertante de forma independiente de la marca principal o del nombre comercial que acompaña, puede optar por protección como marca de manera individual. No obstante, señala esta ley, que a pesar de ser merecedor de una protección mediante registro separado, lo cierto es que el lema comercial no puede ser transferido de forma independiente. Los Artículos 89, numeral 3 y 123, numeral 4 de la Ley 20-00 sobre transferencia de marca, establecen por igual que un lema comercial ser deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia estará sujeta a tal signo.

La norma cubana contenida en el Decreto-Ley No. 203 De marcas y otros signos distintivos, en su artículo 2 inciso e) define al lema comercial como toda leyenda o combinación de palabras destinada a llamar la atención del público sobre productos o servicios determinados con el fin de popularizarlos y al igual que las legislaciones de Chile, Argentina y España, en su Artículo 108, prohíbe registrar aquellas palabras o combinaciones de palabras que indiquen el género o la calidad del producto o servicio, los que carezcan de originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados anteriormente y los que incluyan un signo distintivo solicitado o registrado anteriormente por persona distinta. El registro tiene vigencia por 10 años y puede ser renovado de forma indefinida por períodos iguales y sucesivos.

Como puede apreciarse, tanto la ley chilena, como la argentina, la española y la ley cubana, recogen la esencia de lo que constituye un lema comercial y su función: aquella palabra, frase o combinación de palabras destinada a complementar una marca, a reforzarla y publicitarla, no con carácter meramente promocional o de alabanza al producto o servicio, sino con suficiente distintividad por sí misma como signo respecto a la marca (Ejemplo: Es Sony).

Autor:

Adriana R. Bofill Rodriguez

Anays Mendoza Santos

Marcia Edwards Oakley