Acciones judiciales por infracción de derecho en materia de Propiedad Industrial

CAPITULO I:

Jurisdicción y competencia. Prescripción e indemnización por daños y perjuicios en Cuba

El proceso al cual debe ser sometido un caso de infracción de derechos de propiedad industrial, es y debe ser solo el proceso ordinario, proceso de conocimiento en el cual las partes y el juez tienen la posibilidad de exponer todos los hechos en cuestión, y la práctica de pruebas necesarias y vinculantes a los propios hechos expuestos. El Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos expone en el artículo 125 que se podrá accionar "… en términos establecidos para el proceso ordinario". En el propio artículo se establece que la acción se ejercerá en el Tribunal Provincial competente, lo cual llama la atención porque no se refiere el legislador a una Sala específica como la civil, la administrativa, o la económica. Podría entenderse que el ánimo del legislador es que pudiese accionarse en la sala correspondiente en dependencia a la naturaleza de la infracción.

En nuestra opinión hoy en Cuba la Sala de lo económico constituiría un foro favorable para la solución de conflictos en el área específica de los signos distintivos de empresa, debido a las siguientes razones:

• 1. La Sala de lo Económico guarda en su jurisdicción toda la materia contractual de naturaleza mercantil, los contratos de licencia tienen un carácter comercial en el sentido que siempre están relacionados con el uso de un signo para identificar una actividad comercial, servicio o una línea de producción. Por lo que desplazar estos asuntos a la jurisdicción civil llevaría a alejarnos de una especialidad ya lograda parcialmente en las propias Salas de lo Económico.

• 2. El juez de lo económico tiene más formación en el campo del comercio, junto con todas las instituciones y relaciones jurídicas que este tráfico conlleva, por lo que garantizaría una mayor calidad en las resoluciones judiciales.

Los acuerdos ADPIC, no imponen como obligación a los miembros el crear foros especializados en la materia para la solución de conflictos. Creemos que la razón fundamental es que no en todos los territorios el principio de especialidad puede ser de aplicabilidad. Cada país debe estructurar su sistema de justica en dependencia al tipo, cantidad, y complejidad de los asuntos que llegan a sus cortes.

En casos como España donde en el 2004 se crearon los Juzgados de lo Mercantil, se centralizó en dicho foro la solución de conflictos en toda la propiedad intelectual, tanto los Derechos de Autor como los de Propiedad Industrial, lo que demuestra que han logrado un nivel de especialización envidiable. Realmente en este caso puede influir la presencia de la Oficina de Armonización presente en Alicante, que hace que España se haya convertido en una plaza importante en cuanto al mundo marcario, de hecho muchos bufetes importantes han abierto oficinas en la región por la misma razón. Podemos valorar por la experiencia española que entre las salas civiles y mercantiles, las segundas guardan mayor relación con la materia.

Podrán accionar los sujetos titulares de derechos infringidos siempre y cuando lo hagan antes de los cinco años contados a partir de la infracción. Así se prescribe en el artículo 128 del Decreto Ley 203. Realmente en muchos casos la infracción se realiza con un carácter continuado, por lo que el legislador en el propio articulado expresa que se contará el término a partir de la última infracción cometida. Podría criticarse la formulación del presente artículo en cuanto si sería conveniente contar el tiempo a partir del conocimiento que tuvo el titular del derecho de la infracción.

El Decreto Ley 203 tiene como laudo el haber previsto en el artículo 127 fórmulas que le permiten al juzgador (tribunal) establecer un monto para la indemnización. En la legislación procesal común cubana, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico no se prevé esta formulación, lo cual sería de uso para los pleitos de toda naturaleza. Las fórmulas son las siguientes:

• a)  el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

• b)  el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

• c)  el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

En el primero de los casos es de señalar que es posible pero cae una gran presión y responsabilidad sobre la parte demandante en el proceso porque resulta muy difícil probar la cuantía del lucro cesante, ya que como se le probaría al juez las utilidades que usted hubiese ganado de no haber tenido lugar la infracción. Las salas que han emitido fallos en cuanto a lucro cesante normalmente lo mantienen de una forma estricta y de reconocimiento excepcional por las razones de la incertidumbre del resultado. Es una técnica recomendada el abordar al tribunal con evidencia histórica de las ganancias obtenidas durante no menos de cinco años en el mismo caso en cuestión. De otra forma es bastante complicado llegar a probar el quantum del lucro cesante.

El segundo de los supuestos, crea como inconveniente que el monto que se tiene por referencia es el obtenido de un acto ilícito, y en la mayoría de las ocasiones el ilícito deja mejores ganancias que el acto lícito, por lo que se estaría convalidando las ganancias ilegítimas al otorgárselas al titular.

Es el tercero de los casos el que ofrece una vía provechosa y cómoda para las partes al poder probar al tribunal cuanto normalmente se paga por el otorgamiento del derecho en cuestión.

CAPITULO II:

Medidas provisionales. Análisis del tratamiento a la figura del demandado en el Decreto Ley No. 203, ante una supuesta infracción de derechos

El Decreto-Ley 203 de marcas y otros signos distintivos, dentro del título X referido a Acciones y medidas por infracción de derechos, recoge las medidas provisionales contenidas en el Capítulo II, artículos 130 al 134. Creemos que dicho articulado, posee una laguna, defecto o redacción insuficiente respecto a la protección de la figura del demandado, si se le compara con lo que al respecto establecen los ADPIC.

La norma cubana ofrece amplia protección al titular de un derecho conferido por ella y supuestamente infringido, lo que se refleja en los artículos del 130 al 133, donde además de legitimarse la acción para solicitar la imposición de medidas provisionales ante una supuesta infracción de derechos, se especifica el tipo de medidas que pueden adoptarse, la información que debe contener la solicitud del demandante, y el término para iniciar la acción civil por parte del demandante una vez adoptada la medida provisional entre otras cuestiones que favorecen a esta figura .

En cambio, la protección al demandado, se infiere de manera superficial en el artículo 130.2, cuando expresa: ¨¨ Si la medida provisional se solicita antes de iniciar la acción, el tribunal, una vez que la disponga, debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza suficiente para responder a lo que resulte del proceso¨¨ y en el artículo 132.1 cuando expresa ¨¨ La medida no se dispondrá si quien la pide no diera garantía suficiente a criterio del tribunal¨¨

¿Hasta qué punto el término suficiente puede constituir garantía para proteger los derechos de la persona demandada, que es igualmente un comerciante, titular de derechos, cuya actividad económica, patrimonio y prestigio en el mundo comercial serán dañados hasta tanto se demuestre que infringió o no los derechos de otro? ¿Cuáles son los parámetros a considerar por el tribunal que le indiquen la suficiencia de una garantía ofrecida por quien solicita la adopción de una medida provisional?

En este sentido los ADPIC exigen que debe protegerse al demandado y evitar abusos, ¿pero cómo evitar este abuso?, es cierto que nuestra norma , dispone el derecho del demandado a recurrir la imposición de la medida provisional para su revocación , confirmación o sustitución por una caución u otra garantía una vez que la misma le sea notificada ( art. 134 1.2) , pero traído el caso a la realidad cubana, donde la actuación de los tribunales generalmente no goza de la celeridad que exigen las demandas de este tipo, es muy probable que la fianza depositada por el demandante, no cubra los daños y perjuicios causados al demandado , en caso de revocar el tribunal la medida impuesta, sustituirla por otra o determinar finalmente por sentencia en la demanda establecida, que no hubo infracción de derechos.

Consideramos por tanto que en la ley cubana de marcas se ofrece una débil protección al demandado en caso de adoptarse medidas provisionales por una supuesta infracción de derechos. Esta persona merece que el proceso del que sea objeto posibilite que el daño a su persona y bienes sea evitado a toda costa, en caso de que no prospere la demanda en su contra, y de prosperar, que dicho daño no sea desproporcionado, lo que debe ser objeto de estudio y análisis para una futura modificación de este cuerpo legal.

CAPITULO III:

Medidas especiales en frontera

Según el Artículo 40 en correspondencia con el Artículo 41 b) del Decreto Ley 203: El Registro de la marca confiere a su titular, el Derecho Exclusivo de usarla en el tráfico económico, entendiéndose por tal entre otros actos:

• IMPORTAR, EXPORTAR, almacenar o transportar productos designados con la marca.

La PROHIBICIÓN de la importación o de la exportación de los productos relacionados con la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla; medida dispuesta por el tribunal a instancia del demandante en el proceso de conocimiento de una acción por infracción, prevista en el Artículo 126.1 e) en relación con el inciso d).

Constituye de igual forma una medida provisional dispuesta por el tribunal que conoce la demanda: "La SUSPENCIÓN de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios que sirvieron principalmente para cometer la infracción"; con el objetivo de:

• impedir la continuación de la infracción,

• evitar sus consecuencias

• obtener o conservar pruebas,

• asegurar la efectividad de la acción.

Refiriéndonos a las Medidas Especiales en Fronteras, el Artículo 135 estipula que "Las medidas dictadas por el tribunal que deben aplicarse en la frontera se ejecutarán por la Aduana al momento de la importación, exportación o tránsito, por el territorio nacional, de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla".

¿Cuáles son estas medidas?

El Artículo 136.1 establece que el titular de un derecho protegido por este Decreto-Ley (los refrendados en el Capítulo I del Título III relativo al contenido de los Derechos conferidos por el Registro), que tenga motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de mercancías que infringen ese derecho, puede solicitar al Tribunal Provincial Popular que corresponda, que ordene a la Aduana: LA RETENCIÓN de la mercancía objeto de la importación o exportación al momento de su despacho, siendo aplicables a esa solicitud y a la orden que se dicte las condiciones y garantías aplicables a las medidas provisionales.

En tal sentido debe ofrecerse al tribunal por quien solicite la Retención previa respectiva identificación:

• información necesaria,

• descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para su fácil identificación y reconocimiento por la Aduana.

No obstante, una vez dispuesta por el tribunal la precitada medida, se le exigirá a quien la solicite fianza suficiente para responder a lo que resulte del proceso.

Téngase en cuenta que etimológicamente PROHIBICIÓN, SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN no son vocablos idénticos; pero aunque se parezcan tienen efectos legales diferentes:

La autoridad competente para aplicar las medidas en fronteras es La Aduana General de la República de Cuba. Ejecutada la retención, la Aduana lo notificará inmediatamente al importador o exportador, al solicitante de la medida y al Tribunal correspondiente; y 10 días hábiles con posterioridad a este momento, si la Aduana no es informada del inicio de la acción judicial o de las medidas provisionales dictadas para la prolongación de la retención, esta puede ser levantada y despechada; a menos que se haya otorgado prórroga debidamente justificada.

La parte afectada por la retención, una vez iniciada la acción judicial sobre e fondo del asunto, puede recurrir ante el tribunal, quien le dará respuesta modificando, revocando o confirmando la medida. El solicitante de la medida en frontera responderá por los daños y perjuicios ocasionados con su ejecución en los casos estipulados por la legislación. Si se comprueba por la Aduana la existencia de una infracción, se le comunica al demandante las generales del importador, exportador o consignatario y las cantidades de mercancías retenidas.

Las medidas en fronteras no serán aplicables a las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje comercial de los viajeros o que se envíen en pequeñas cantidades.

CAPITULO IV:

Aproximación a la regulación sobre infracción de derechos a la luz de algunos convenios internacionales

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial en el capitulo VI de las sanciones dispone en el Artículo 29.- Queda prohibido manufacturar, exportar, importar, distribuir, o vender artículos o productos que infrinjan directa o indirectamente algunas de las modalidades señaladas en esta convención para la protección marcaria, la protección y defensa del nombre comercial, la represión de la competencia desleal, y la represión de las falsas indicación de origen o procedencia geográficos. Artículo 30.- Cualquier acto de los prohibidos por esta Convención será reprimida por las autoridades gubernativas, administrativas o judiciales competentes del Estado en que se cometa, por los medios y procedimientos legales que en dicho país rijan, ya de oficio, ya a petición de parte interesada, la que podrá ejercitar las acciones y derechos que la leyes le concedan para ser indemnizada de los daños y perjuicios recibidos, pudiendo ser decomisados, destruidos o inutilizados, según el caso, los artículos, productos o mercancías, o sus distintivos, que hayan sido objeto del acto de competencia desleal.

Por otro lado el Convenio de Paris en su Articulo 10 ter dedicado a las Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente, estipula que:

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Como también en los ADPIC en la Parte III dedicada a la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Sección 1: Obligaciones Generales, se hace alusión en su Articulo 41.1

que los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. Así como en el Articulo siguiente 41.2 que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Las medidas cautelares o provisionales cumplen un papel fundamental, por la naturaleza continuada que revisten las infracciones que afectan a la Propiedad Industrial. Constituyen el mecanismo procesal más adecuado para evitar las consecuencias nefastas de la extensión de los procesos, mediante la limitación o la prohibición de las actividades que lesionan los derechos en esta rama. De ahí la importancia que tiene hoy proveer al titular de medidas que le permitan impedir de forma inmediata la continuación de la actividad o evitar que se produzca la lesión.  

El establecimiento de las medidas cautelares en nuestro DL 203de marcas y otros signos distintivos (Capítulo II del Título X, Articulo 130-134) constituye una novedad en nuestro ordenamiento y se ha realizado de forma fiel a las exigencias del artículo 50 de los ADPIC. Su relevancia radica en la posibilidad que otorga a los titulares de contar con medios mediante los cuales pueda evitar que se infrinja su derecho o hacer cesar la infracción ya iniciada, en tanto no se estime su petición en el proceso en el que pretende reprimir la conducta violatoria. Están encaminadas a evitar la consumación del ilícito o prohibirlo, así como a impedir que desaparezcan las evidencias que asegurarían la eficacia práctica del objeto del proceso. Estas medidas son las siguientes:

• 1. Cesación provisional de los actos que violan el derecho marcario. Es la medida de mayor trascendencia por su efecto impeditivo, debiendo probarse por el solicitante la existencia del riesgo de que se sigan realizando los actos infractores (presunción de riesgo en caso de que intervenga un empresario). En la mayoría de los casos de infracción de marcas el titular experimenta un daño que no puede ser reparado con una indemnización monetaria, sino mediante una orden judicial inmediata y provisional que conmine al cese del acto lesivo. Ello se fundamenta en la tesis del daño irreparable sufrido por la marca, cuya formulación se debe a la doctrina y la jurisprudencia norteamericana.

• 2. Prohibición temporal de la actuación lesiva. Intenta evita la infracción para que no tenga lugar durante la tramitación del proceso. Lo difícil en estos casos es probar el peligro de ataque al derecho que supone la actividad.   

• 3. Restricción de la actividad económica que implica la violación. Es menos drástica, porque le permite al presunto infractor proseguir su empresa, aunque con limitaciones, que intentarán frenar los efectos producidos por el acto lesionador del derecho, que puede consistir en: la reproducción del signo, la fabricación, distribución, importación o exportación de los productos marcados y en anuncios publicitarios referidos a la marca ilícita. El solicitante obtendría la eliminación de la actividad que lo afecta, satisfaciendo su interés defensivo y el que debe soportar la medida puede continuar su actividad, evitando perjuicios para ambos.

• 4.  Retención de los objetos. El presupuesto de esta medida es el peligro o la amenaza que supone la no ejecución de la sentencia condenatoria consistente en la retirada, destrucción o modificación de los objetos e instrumentos con los que se materializó la infracción. Su adopción puede facilitarse utilizando los actos preparatorios de exhibición de los materiales o productos, para comprobar su implicación con el hecho controvertido.

• 5. Embargo: es la medida típica siempre que se ejercite una pretensión indemnizatoria, la cual debe ser fijada cuantitativamente, a priori. Su función es garantizar la ejecución y evitar que el titular se coloque intencionalmente en estado de insolvencia.

• 6. La suspensión de las actividades de comercio internacional (import/export)

Autor:

Anays Mendoza Santos

Adriana R. Bofill Rodriguez

Marcia Edwards Oakley

Osvaldo Miranda Diaz