El contrato de licencia comercial

Introducción

Desde la óptica de lo visto en el desarrollo de la cátedra Derecho Civil III a cargo del Dr. Suárez Roberto, y aplicando los conocimientos transmitidos en la misma, se ha realizado el análisis de EL CONTRATO DE LICENCIA COMERCIAL (TRANSFERENCIA DE KNOW HOW), como contrato atípico y las características que fundamentan incluirlo en esa categoría, su puesta en vigencia, el conflicto que derivó de la interpretación de la norma entre dos actores, la intervención de la justicia en ese sentido, la interpretación que del contrato hizo la Cámara y el fundamento de los jueces.

En tal sentido, se ha recurrido a los aportes de los doctores

Dr. Heriberto Simón Hocsman

Dra. Sabrina Bruccheri

DESARROLLO

El fallo

Con fecha 8 de noviembre de 2007, se reunieron los jueces de Cámara en Sala de Acuerdos, a fin de resolver el litigio en autos caratulados: "PRENSIPLAST S.A. c/ PETRI S.A. S/ORDINARIO". La empresa Prensiplast S.A. demandó a la empresa Petri S.A. por incumplimiento contractual, daños y perjuicios más los intereses y costas que le ocasionó el incumplimiento del contrato de licencia suscripto por la demandada con vigencia a partir del 01/01/1995.

La relación contractual que vinculaba a las partes

Prensiplast S.A., la actora, es una sociedad Argentina dedicada a la fabricación y comercialización de volantes para automóviles y Petri S.A., es una sociedad radicada en Brasil, que poseía conocimiento en la elaboración de dichos volantes.Con el fin de incrementar y mejorar la productividad con la que ya contaba, Prensiplast S.A. decidió suscribir un contrato de licencia comercial (o transferencia de know how) con la empresa brasilera.

El contrato de licencia comercial (transferencia de know how)

El contrato suscripto entre las partes constaba de catorce cláusulas, la primera de ellas observa el objeto del contrato "transferir la licencia de uso del know how y la asistencia técnica requeridas para la producción de volantes y accesorios fabricados o a fabricar por "Petri", incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air Bag System), a favor de "Prensiplast"". Conforme al criterio de los magistrados, el contrato encuadraba dentro de los contratos de transferencia de tecnología, dónde el licenciatario, Prensiplast S.A. adquirió "una situación jurídica especial, particularizada por el hecho de que el licenciante ("Petri") le ha extendido el disfrute de un bien inmaterial, esto es, ese "saber hacer", objeto de la licencia, posibilitándole el aprovechamiento económico conforme a los términos del acuerdo celebrado". La segunda de las cláusulas incluidas en el contrato en cuestión se refería a uno de los temas controvertido en el litigio: la extensión de la exclusividad de la licencia en cuestión, la tercera reguló lo concerniente a las modalidades de la transferencia de información de 'Petri' a 'Prensiplast' respecto a los procesos de trabajo, planos, proyectos y demás datos de menester para la explotación del know how transferido, en la cuarta cláusula se excluyó cualquier responsabilidad de 'Petri' respecto a los derechos que terceros pudieran tener, sin intervención directa de la licenciante, para limitar el uso del know how adquirido por 'Prensiplast', la quinta referida a la obligación de 'Petri' de brindar asistencia plena para la transferencia del know how, así como lo referido a las pruebas y análisis de control de calidad, fijándose su costo y demás gastos a cargo de la licenciataria. La sexta incluyó la posibilidad de la prestación de asesoramiento técnico por parte de personal capacitado de la licenciante en la planta de 'Prensiplast' en Argentina, con costos a su cargo. La séptima reguló lo relativo al deber de confidencialidad de la actora respecto al know how puesto a su disposición por la co-contratante, la octava se estableció el compromiso de "Prensiplast" de pagar anualmente y en concepto de derecho de licencia, el 3% del monto de las ventas calculado sobre todos los productos objetos de la licencia, la novena cláusula, "Petri" se reservó el derecho de solicitar una auditoria oficial para verificar el cálculo de los derechos de licencia, la décima cláusula reguló lo atinente al pago trimestral de los derechos de licencia y de los impuestos que gravaban la operatoria, estableciéndose en cabeza de la actora la condición de agente de retención de estos últimos. La décimo primera cláusula fijó el plazo de duración del contrato en diez (10) años, acordando las partes que éste pudiese extenderse de mutuo acuerdo. Hipótesis que, finalmente, se vio frustrada, la décima segunda las partes convinieron que en caso de no poder solucionar eventuales controversias en la interpretación del presente, cualquiera de ellas podría remitirse a la Cámara de Comercio Germano-Argentina a efectos de dirimir las mismas a través de los procedimientos de arbitraje existentes, la décimo tercera se acordó que la nulidad de alguna de las cláusulas mencionadas supra no afectaría a las restantes cláusulas, continuando estas últimas con su plena vigencia y efecto. Finalmente la última disposición fijó que los derechos y obligaciones del contrato en cuestión habrían de redundar en beneficio de los respectivos sucesores legales o eventuales de las partes.

Desarrollo de la relación contractual

Durante la primera etapa de la relación contractual, Petri S.A. cumplió con las obligaciones a su cargo, mas aun, se encargo de capacitar al personal lo que incrementó las ventas de la actora. El problema apareció durante el curso de ejecución del mentado contrato. Según lo que sostuvo la actora, Petri S.A. comenzó a comercializar volantes en Argentina, violando la supuesta exclusividad que habían acordado, así como la provisión de las estructuras necesarias para la fabricación del producto y la prestación de asistencia técnica. Fue así que Prensiplast S.A. promovió una medida cautelar (la cuál fue acogida) con el fin de que se le ordenara el cese de la comercialización de volantes en territorio cuya exclusividad supuestamente tenia "Prensiplast". Finalmente, alegando violación a la cláusula de exclusividad mencionada reclamó una indemnización de $1.800.000 ($400.000 en concepto de deterioro del nivel de facturación, $ 230.000 por gastos financieros, $360.000 en concepto de incremento de costos y gastos, $270.000 por deterioro en la inversión y $540.000 por perdida de la contribución marginal y estipulo una reparación en concepto de daño moral (sin aclarar el monto). Por su parte Petri S.A., al contestar demanda, dijo que ambas sociedades habían suscripto un contrato de licencia (también denominado contrato de know how, asistencia técnica o transferencia de uso de tecnología), pero jamás se pauto en el contrato una exclusividad territorial a favor de Prensiplast S.A. Asimismo agrego que su empresa comercializaba sus productos en Argentina, antes de suscribir el contrato con la actora y aun después de hacerlo, y Prensiplast S.A. consintió esta situación que estaba en su conocimiento. Durante el transcurso del litigio, surgió un hecho nuevo. Petri S.A. le notificó a Prensiplast S.A., la rescisión contractual a partir del 03/03/1999 del vinculo que las unía, alegando diversos incumplimientos tales como no suministrarle los informes correspondientes a regalías por U$S 83.984,89, no permitir la presencia de un auditor que verificara la venta de los productos con la tecnología Petri y entregar los comprobantes de retención del impuesto a las ganancias. El hecho nuevo fue admitido por los magistrados, y fue así que Prensiplast logro ampliar su demanda, con fundamento en que la demandada dejo de cumplir el contrato que las ligaba, rescindió el contrato en forma intempestiva, irregular e incausada con propósito de cumplir con sus obligaciones, por ultimo fijo el daño moral en $500.000.

Sentencia de Primera Instancia

En Primera Instancia se condenó parcialmente a Petri S.A. a abonar $2.650.000 mas intereses. Para resolver de esta manera el a quo analizó las características del contrato, entendiendo que en la práctica contractual la "asistencia técnica" esta asociada a la entrega de "información técnica" o "licencia industrial", a su vez y respecto de la cláusula de exclusividad (que suscito la contienda) sentenció que no podía extenderse a la comercialización de los productos fabricados con la tecnología proporcionada por Petri S.A. porque para ello se hubiese necesitado que ambas partes estuviesen de acuerdo.

Para concluir en esto ultimo, el aquo tuvo en cuenta que Petri S.A. había comercializado sus productos en Argentina antes de la interposición de la demanda y tal dato no podía ser desconocido por la actora. A favor de Prensiplast entendió que la demandada había cometido un abuso de la facultad conferida por el art. 216 del Código de Comercio rescindiendo el contrato sin demasiados argumentos para hacerlo (tuvo en cuenta cuantiosas pruebas obrantes en la causa que efectivamente no le daban a la contraria el derecho de rescindir el vinculo). En consecuencia, el a quo solo hizo lugar a los rubros "lucro cesante" ( el cual encuadró como una perdida de chance) fijando un monto de 1.800.000, y de "incremento de costos y gastos", en $850.000, teniendo en cuenta las pruebas periciales. Ante esta decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación. Prensiplast S.A., sostuvo que no se analizó en forma correcta la exclusividad que debía existir entre ambas, alegando que ninguna sociedad invertiría altas sumas de dinero en maquinaria, bienes y capital para competir con la licenciante. Petri S.A., sostuvo que su obrar al rescindir el contrato no fue en nada abusivo y se agravio por las abultadas sumas fijadas por el a quo en concepto de indemnización.

La resolución de Cámara

Finalmente la Cámara, luego de realizar un pormenorizado análisis de los hechos y pruebas habidas en autos, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y acoger parcialmente el de la demandada. Así modifico solo la sentencia de Primera instancia en lo relativo a las costas del proceso, disponiendo que la actora las debía afrontar en un 40% y la demandada en un 60%.

Análisis del contrato de transferencia de tecnología (know how)

Aclaraciones previas: Contrato atípico.

Para Lorenzetti " un contrato es calificado como típico cuando es un supuesto de hecho que se encuadra perfectamente en la descripción legal o social, y es congruente con sus finalidades. La atipicidad se configura cuando las disposiciones del contrato se apartan de la finalidad económico- social del mismo"

"El contrato es calificado como atípico puro cuando es obra de las partes sin referencia a ninguna previsión del legislador….una vez admitido se aplican los preceptos elaborados por las partes" (Lorenzetti, Ricardo Luís; "Tratado de los contratos, Parte General", Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2004).

El contrato objeto de la presente controversia es un contrato atípico, ya que no encuentra aun asidero legal en nuestras normas jurídicas; sin embargo es un contrato muy utilizado que favorece las relaciones económicas entre las personas.

Ahora bien, realizadas estas aclaraciones y refiriéndonos al fallo objeto de este comentario es importante destacar, que los magistrados hicieron un exhaustivo análisis del contrato de transferencia de tecnología, definiendo sus características, razón de ser y aplicaciones. Mencionaron respecto al origen de este contrato atípico entendiendo que si bien hasta mediados del siglo XX los regímenes dispuestos para las "patentes de invención" y "modelos de utilidad" eran suficientes a la hora de brindar protección a las innovaciones técnicas, posteriormente, la situación varió con el surgimiento de numerosos avances industriales y tecnológicos que no aparecían como patentables y sin embargo eran imprescindibles para obtener adelantos industriales. "Es decir, el savoir faire (saber hacer) se mostró como un concepto sumamente amplio que describía el conocimiento logrado (generalmente por experiencia) en cualquier actividad, y que no era exclusivo ni estaba alcanzado por las disposiciones sobre patentes, al representar una mercadería de carácter inmaterial, objeto de contratación y transferible, cuya aplicación permitía lograr resultados que hacían que unas empresas fuesen más eficientes que otras (cfr. sobre el tema, in extenso, Marzoratti, Osvaldo, "Derecho de los negocios internacionales", Ed. Astrea, T. 2,Buenos Aires, 2003, ps. 160/161)". "En este contexto se enmarca el contrato que las partes han denominado 'license agreement"… terminología que traducida equivale a 'contrato de licencia'…….. categorías con notas atípicas, que también es denominado genéricamente como contrato 'de know how' (en terminología francesa, el ya citado 'savoir faire'), o de 'asistencia técnica.' También es importante destacar que la licencia constituye uno de los objetos típicos de los contratos de transferencia de tecnología. Así el know how, junto con las patentes, modelos, diseños industriales y las marcas, son transmitidos en este tipo de contratos (cfr. Marzoratti, ob. cit., p. 161)". Tan completo y detallado fue el análisis realizado por los jueces de Cámara que lograron hacer una distinción doctrinaria entre el contrato de licencia y el de know how "mientras en el 'contrato de know how' se otorgan derechos no patentados, en el de 'licencia' se concederían derechos patentados, o que en el 'contrato de asistencia técnica' -a diferencia de los anteriores- la empresa asistente se obliga a proveer mano de obra especializada a la asistida (cfr. Plate, Cecilia y Boglino, Mónica, "Know How", en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 12, n° 70/71, Buenos aires, 1979, p.481/519)".

Otro sector de la doctrina, para el análisis de los magistrados, no distingue entre uno y otro y sostiene que "el contrato de know how es aquél por el cual una parte se obliga a informar a la otra, de los conocimientos, fórmulas, pericia, o especial habilidad técnica, necesarias para obtener un producto logrado como fruto de un proceso de estudio, de investigación y experiencia y que constituye un secreto. Por la licencia de know how pues, el beneficiario está facultado a utilizar de la otra parte toda la información necesaria sobre un proceso industrial específico, pero, al revés que en una patente, no puede oponer a terceros ese conocimiento privilegiado; sólo tiene derechos personales contra su contratante si éste, por ejemplo, infringió la exclusividad que le otorgó por vía contractual" (cfr. Marzoratti, ob. cit., p. 162)". Respecto de este tema, prestigiosa doctrina en la materia entendió que "…Muchas adquisiciones tecnológicas no susceptibles de patentamiento constituyen, sin embargo, condición necesaria para la obtención de un producto o resultado de interés industrial. Estas adquisiciones son a veces trasmisibles a través de información técnica (diseños, cálculos, planos, especificaciones, reseñas de experimentos y comprobaciones generalmente expresados a través de planillas, folletos o manuales), pero otras solo lo son mediante instrucciones, consejos y asesoramiento frente a situaciones concretas expresadas muy comúnmente por una comunicación "de persona a persona".." (Le Pera, Sergio "Cuestiones de derecho comercial moderno", Pag 285, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979). Respecto de las particularidades de este contrato, Le Pera afirma "Cualquier referencia sobre el uso de la expresión (refiriéndose al know how) no puede dejar de señalar su "imprecisión", lo cual motiva que por lo común su alcance solo pueda ser determinado en función del contexto o de otros antecedentes o elementos que determinen su contenido en el caso. Dado que, como bien señala Troller, los juristas no pueden prohibir a los empresarios el uso de tal expresión, es inevitable el esfuerzo por esclarecer esos usos y tentativas de fijación de su valor", según el mismo autor "… por know how se entiende "aquella suma de información, conocimientos y experiencia (técnicos) que atribuye a una empresa una situación de ventaja respecto de la competencia" (Le Pera, Sergio "Cuestiones de derecho comercial moderno", Pag 285, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979). Esta opinión sostenida por el autor citado, en relación a la naturaleza del contrato de Know How, coincide con la sostenida por los magistrados en el fallo en cuestión, recordemos que dicho contrato es de naturaleza atípico y no se encuentra regulado en el Código Civil o en normas complementarias del mismo, por tal motivo es mas que importante el aporte doctrinario y jurisprudencial tendiente a esclarecer las características del mismo. Cabanellas de las Cuevas ha sostenido que "El sentido literal de know how es saber como, o sea, conocimientos que permiten saber como hacer algo", sin embargo el mencionado autor comenta acerca de las dificultades que aparecen cuando se intenta definir el vocablo "know how", debido a que proviene del idioma ingles. Afirma entonces "…resulta conveniente reemplazar esa expresión, en castellano, por la de conocimientos técnicos, con la aclaración que por tales se entienden los que no han sido patentados. Se incluye dentro de esta categoría a todos los conocimientos con aplicación económica, con independencia a que sean patentables o no, de que sean o no secretos, de que sean o no accesorios a una patente, y de que se encuentren expresados verbalmente o bien constituyen la experiencia practica de un técnico o profesional" (Cabanellas de las Cuevas, "Contrato de licencia y transferencia de tecnología en el derecho privado", Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1994). El mismo autor enuncia que "los contratos de provisión de conocimientos técnicos, así como los que con distinta denominación tienen idéntico contenido, son aquellos por los que se transfieren ciertos conocimientos técnicos no patentados, alterándose o no los derechos que sobre la utilización de tales conocimientos tiene el trasmisor, pudiendo ser la transferencia a titulo temporal o definitivo". Respecto de las características u elementos del contrato, subrayo dos elementos esenciales "el primero, que podríamos llamar fáctico, consiste en poner a disposición del adquirente de la tecnología los conocimientos comprendidos en el objeto del contrato; se expande así el ámbito de la tecnología a la que efectivamente tiene acceso dicho adquirente. El segundo, que puede llamarse jurídico, consiste en legitimar dentro del marco derivado del contrato, el acceso y utilización que el receptor o adquirente de los conocimientos logre y realice". Al momento de clasificar los contratos de provisión de conocimientos técnicos, el autor en estudio los distinguió entre "contratos de cesión (o venta) de conocimientos técnicos y contratos de uso (o licencia) de conocimientos técnicos. La distinción fundamental se basa en que mientras que en los primeros se trasmite un derecho definitivo sobre los conocimientos en cuestión, en los segundos se limitan en el tiempo los derechos sobre tales conocimientos". Es dable destacar que en el fallo en análisis, el contrato de trasferencia de know how, tenia un término de duración de 10 años, por lo tanto se encuadraría según la distinción realizada por Cabanellas dentro de los contratos de uso o licencia de conocimientos técnicos.

Obligaciones para las partes en el contrato de transferencia de know how

Obligaciones del proveedor de tecnología

Respecto de las obligaciones del proveedor de tecnología, Cabanellas enuncia "a) obligación de suministrar conocimientos técnicos" sin esta obligación no podríamos hablar de este tipo de contrato, asimismo para posibilitar el suministro de conocimiento, es posible a través de formulas, planos, diseños industriales, modelos, etc. En el contrato celebrado por las partes la transferencia tuvo lugar a través de procesos de trabajo, planos y datos, así mismo se pacto contractualmente el asesoramiento a Prensiplast por parte de Petri S.A. a su costo. Dentro de esta obligación, el autor en estudio agrega que una vez que se han transferido los mencionados conocimientos, "el receptor tiene plenos derechos para la utilización de la tecnología transferida, para vender los productos fabricados mediante la misma y para utilizar estos productos". El autor plantea también dentro de las obligaciones en cabeza del proveedor, las "Obligaciones de garantía", dónde sitúa al proveedor como titular de los conocimientos técnicos, con atribuciones suficientes para trasmitir dichos conocimientos y por lo tanto no perjudicar los derechos de terceras personas. Conforme la opinión de Cabanellas, dentro de esta obligación de garantía, se prevé el carácter secreto de los conocimientos objeto del contrato, es importante destacar también que el proveedor no asume, en principio, los riesgos de la misma. Menciona asimismo que algunos autores consideran que las obligaciones en cabeza del proveedor no se agotan en la sola transferencia de los conocimientos tecnológicos sino que también en algunos casos se debe suministrar tecnología adicional para el funcionamiento práctico del proceso transferido.

Respecto de la obligación de trasmitir los perfeccionamientos de la tecnología transferida, salvo cláusula que así lo establezca, no es una obligación en cabeza del proveedor. De la misma manera el transmisor de los secretos industriales o comerciales, tiene la obligación (expresa o implícita) de mantener el carácter secreto de los conocimientos trasmitidos y debe tomar las medidas necesarias, por ejemplo accionar contra terceros infractores de dicho secreto; también puede tener la obligación de mantener la confidencialidad de la tecnología trasmitida.

Obligaciones a cargo del receptor de la tecnología

Una de las obligaciones principales del receptor es el pago de regalías, que en el caso en estudio se ha fijado en un pago anual del 3% del monto de las ventas calculado sobre todos los productos objeto de la licencia.

Según Cabanellas, la obligación de explotar la tecnología por parte del receptor, puede existir o no; pero en el caso en análisis, al haber supeditado el pago de las regalías a Petri S.A. al monto de las ventas sobre los productos que se han fabricado con la tecnología trasmitida por la licencia, si existe una carga implícita de explotar dicha tecnología; por cuanto conforme el autor citado "la no explotación, imputable al receptor, resultaría en la caducidad de la obligación del trasmisor".

Respecto de esta cuestión, Cabanellas citando a Massaguer afirma "El contrato de licencia de know- how es un instrumento jurídico para la expansión económica de la empresa licenciante, de ahí a que esta tenga un interés básico en que la tecnología sea explotada. En tanto la retribución por la licencia haya sido fijada en forma de regalías, la explotación del know- how es requisito esencial para la concreción del precio, sin perjuicio de la obligación de pagar una cantidad mínima. En segundo lugar, la explotación del know- how, particularmente en el caso de que el licenciatario deba hacer referencia expresa al empleo del know-how en los productos fabricados con su explotación o en su publicidad comercial, implica la introducción o el mantenimiento de la empresa licenciante en el mercado licenciado". (En este punto el autor disiente con Massaguer puesto que el licenciatario no abona una regalía para ser promotor de la tecnología del licenciante, sino para su propio beneficio) "En tercer lugar, el licenciante debe impedir que el licenciatario concluya el contrato de licencia de know-how con el objeto de evitar que otras empresas pudieran acceder a esta tecnología o que su propio titular pudiera explotarla evitando de uno u otro modo la concurrencia de nuevos competidores en un determinado mercado" para el autor citado "La obligación de explorar posee un carácter esencial"

Respecto a la obligación de no competencia, si bien entre el licenciante y el licenciatario es mas sencillo regular la competencia, no es tan fácil establecerla entre trasmisor y receptor de tecnología.

Cabanellas en la misma obra de referencia y respecto de la obligación de comunicar perfeccionamientos, "dado que las cláusulas que determinan la tecnología a ser trasmitida suelen incluir en las obligaciones del proveedor la de transferir los conocimientos que este desarrolla a lo largo de la vida del contrato, en un área determinada, quedan comprendidos en la obligación principal de aquel los perfeccionamientos que realice respecto de la tecnología originalmente trasmitida". Otras obligaciones en cabeza del receptor de la tecnología son las relativas a la explotación y comercialización y a la confidencialidad ("cuando la transferencia de tecnología tenga por objeto la comunicación de conocimientos secretos, el trasmisor tendrá un interés evidente en que se mantenga tal secreto"), regulada en la cláusula séptima del contrato en cuestión.

La causa principal de conflicto entre las partes que motivo el litigio

Como se menciona anteriormente el problema surgió cuando Prensiplast S.A. alego que Petri estaba comercializando sus volantes en Argentina violando la cláusula de exclusividad convenida. En el contrato objeto de análisis se pacto el tema y los alcances de la mentada exclusividad de la siguiente manera "la licencia de uso del know how técnico se otorga a Prensiplast exclusivamente para su utilización en las plantas que la empresa posee dentro del territorio de la República Argentina (licencia exclusiva). La transferencia de la licencia a terceros queda expresamente prohibida por el presente. Prensiplast está autorizada a otorgar sublicencias a empresas establecidas en Argentina, previa autorización expresa de Petri al respecto. El objeto de la exclusividad en el uso de la licencia otorgada por el presente es la participación en el MERCOSUR. Las partes del presente establecen que la comercialización de los productos objeto de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre ellas". Los magistrados, con un marcado criterio analítico, obtuvieron del análisis de dicha cláusula contractual, las siguientes conclusiones:

"i) Una primera, por la que la demandada concedió a la actora el derecho exclusivo y no transferible para fabricar productos en territorio argentino, en las plantas que ésta poseía en la República Argentina, empleando el know how del que la proveyera la licenciante (licencia exclusiva).

ii) Una segunda, en la cual se acordó que si bien la transferencia de la licencia a terceros quedaba expresamente prohibida, "Prensiplast" estaba autorizada para otorgar sublicencias a terceras empresas establecidas en la Argentina, mas a los efectos de emplear los métodos y procesos de ésta, tal como fueron concedidos a "Prensiplast", mas debía hacerlo con la previa autorización escrita de la licenciante.

iii) Por último, el ambiguamente expresado derecho de exclusividad en el uso de la licencia por la "participación en el MERCOSUR", resulta ser un pacto cuyo contenido, a mi entender, se aclara en sus alcances, a la luz de lo expresado en las dos últimas líneas del segundo párrafo de la cláusula (véase fs. 30) cuando se dispone que "las partes del presente establecen que la comercialización de los productos objeto de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre ellas". Luego de esbozar dichos criterios, la Dra. Uzal estableció que " la exclusividad no se pautó sobre las condiciones de comercialización de los productos fabricados por "Prensiplast", y que, en todo caso, "Petri" no renunció jamás a la posibilidad de participar junto a la actora en el mercado argentino. Esa inteligencia conduce a señalar que la licencia implicó la exclusividad en la transferencia del know how para fabricar en la Argentina los productos alcanzados, mas no la exclusividad territorial para su comercialización en los términos que la actora pretende hacer valer la cláusula en esta instancia, toda vez que la licenciante no delegó dicha facultad en lo que a su parte respecta, sino que, por el contrario, pactó la participación en la comercialización en el MERCOSUR según reglas a convenir de mutuo acuerdo, más allá de la exclusividad del uso de la licencia en el país (con derecho, incluso, a conceder sublicencias en él)".

Pero "si se hubiese concedido la exclusividad territorial de comercialización, además de la exclusividad para producir los volantes- devendría ciertamente contradictorio que los contrayentes hubiesen pautado que "el objeto de la exclusividad en el "uso" de la licencia otorgada" y simultáneamente "la participación en el MERCOSUR".

Para Uzal "la única interpretación susceptible de compatibilizar las diferentes estipulaciones contenidas en la cláusula de marras es la que, junto con el uso en exclusiva de la licencia para fabricar en el país, admite la comercialización y la participación, tanto del licenciante como del licenciatario, en el mercado geográfico integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Caso contrario, carecería de razón de ser que se haya mentado la participación de la actora en el bloque económico regional, oportunidad comercial que no luce despreciable en términos económicos, si se tiene en cuenta que ni Uruguay ni Paraguay desarrollaron la industria automotriz ni de autopartes, viéndose en la necesidad de importar del exterior (principalmente de Argentina y Brasil) tales bienes. Concluyendo de una manera enfática y categórica Uzal sostuvo "debe entenderse referida sólo a la transmisión del know how requerido para la producción de los productos en la planta de la sociedad actora en Argentina, con la finalidad última de excluir, como regla, la posibilidad de que otro tercero pudiere hacerse en el país de tales conocimientos". Esta interpretación de la Magistrada, es bcorrecta ya que intenta interpretar el sentido y la finalidad que cada una de las partes contratantes tuvo en miras al contratar, en su voto alude a la buena fe en la interpretación de los contratos; y realmente se arribaría a una solución injusta entender la cláusula de otra manera. Una de las circunstancias mas relevantes que Uzal tuvo en cuenta al fallar de esa manera, fue que en el expediente había pruebas que demostraban que desde antes que se haya suscripto el contrato de licencia y aun después- y hasta el surgimiento de la medida cautelar- Petri S.A. vendía en nuestro país los volantes elaborados en su planta industrial con su tecnología, esta situación no podía ser desconocida por la actora; por lo tanto el recurso fue rechazado en su totalidad. Cabanellas de las Cuevas coincide con el criterio sostenido por la Cámara y a tal fin entiende que puede existir en este estilo de contratos la cláusula de exclusividad, por el interés en restringir el número de empresas autorizadas a producir con la tecnología que se ha obtenido, generalmente de la parte receptora de dicha tecnología. Ahora bien si dentro del contrato faltan disposiciones relativas a la mentada exclusividad el autor sostiene "debe considerarse si a falta de una convención expresa al respecto los contratos de licencia y de provisión de conocimientos técnicos deben considerarse como dando derechos exclusivos al licenciatario o receptor. La respuesta debe ser negativa, si se tiene en cuenta el objeto y la naturaleza de dichos contratos"

En conclusión, Petri S.A. transfirió a Prensiplast S.A. la licencia de know-how para que este en forma exclusiva en el territorio de la Argentina, fabricase volantes con la tecnología suministrada por la empresa brasilera. Sin embargo en ningún momento se pauto que Petri no pudiera comercializar también sus productos en el territorio nacional y según afirma el autor mencionado sino existe convención expresa respecto a la exclusividad en el negocio esta no se presume.

La resolución intempestiva del contrato

Resta contemplar el problema de la resolución anticipada del contrato por parte de Petri S.A., quien alegó "justa causa" basándose en algunos incumplimientos contractuales por parte de Prensiplast S.A.

Uzal sostuvo que " para que la 'resolución' contractual sea "justa", la parte que dispone la disolución del vínculo debe actuar de buena fe y no, en forma abusiva, pues ello convierte en ilícito el ejercicio de tal facultad" "Como contrapartida la parte incumplidora debe haber incurrido en graves incumplimientos que hayan determinado la inviabilidad de la relación con la contraria".

A su vez menciono la buena fe negocial, donde debe respetarse el interés económico que han tenido las partes al contratar a lo largo de la ejecución del contrato y de esa manera perseguir conjuntamente la cooperación y los beneficios naturales resultantes del negocio

La Magistrada, coincidió con el a quo en que cuando Petri S.A. decidió resolver el contrato, ya existía el conflicto entre ambas (incluso ya se había iniciado la contienda judicial) por lo tanto debía prestarse especial atención a las causales invocadas por la demandada para tomar tal repentina decisión. Comenzó entonces a analizar detalladamente los incumplimientos contractuales que Petri alegaba, respecto del primero "no envío de informes por pago de regalías" la Magistrada entendió que la obligación principal- incluida en el contrato- era pagar las regalías, no necesariamente enviar dichos informes (aparte Petri nunca había exigido dicha entrega sino hasta que comenzó el conflicto judicial).

En segundo lugar, respecto a la falta de entrega de los comprobantes de retención de impuesto a las ganancias, la Magistrada concluyo que no hacia al cumplimiento de la obligación esencial. Y respecto de la supuesta negativa de la actora a que ingresara un auditor a la planta- conforme se había acordado contractualmente- no había sido adecuadamente probada, y por lo tanto resultaba una causa insuficiente para decidir rescindir intempestivamente el contrato.

Fue así que la Magistrada concluyó que " las causales invocadas por la demandada no resultan suficientes como para justificar la resolución con causa que se pretende. Surge, en todo caso, que la demandada forzó concluir una relación de la que, en definitiva no le interesaba seguir siendo parte. Ello puede hallar una explicación en la conducta litigante de la actora, que obtuvo una medida cautelar en su perjuicio liquidando el interés de la demandada en la comercialización del producto en el país…" "…no se encuentra debidamente acreditado que la accionante haya incumplido con sus obligaciones contractuales fundamentales, máxime cuando respecto a los productos elaborados observó las condiciones de calidad esperables del empleo de la licencia obtenida"

Se estima que la postura tomada por la Magistrada fue la correcta, interpretando las circunstancias que rodearon el caso en estudio y observando las contiendas judiciales que existieron durante el transcurso del contrato. El articulo 216 del Código de Comercio, establece en su primera parte lo siguiente: "En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso…. " Esta facultad que prevé la norma mencionada, no puede ejercerse en forma abusiva o intempestiva, en el caso en estudio el contrato tenia un plazo de duración de diez años y la resolución intempestiva por parte de la demandada, provoco graves perjuicios a la actora. Por tal motivo y si la intención de Petri era terminar con el negocio que mantenía con Prensiplast debía al menos, en mi opinión haber otorgado un preaviso.

La jurisprudencia respecto de ello sostuvo "La resolución intempestiva genera daños y, consecuentemente, la obligación de indemnizar, en función de las expectativas que surgen de todo contrato de duración. Por ello es que en los fallos encontramos el concepto de preaviso…..Se ha entendido que tal preaviso tiene como finalidad contemplar la necesidad de que las partes prevean los medios de sustituir la fuente de ingresos (voto de la vocal preopinante Dra. Pereira en el fallo en comentario de la Cámara de Rosario; C. Nac. Com., sala C, 11/5/1972, JA 16-1972-242); nosotros creemos que la duración tiene contenido económico, derivado de la afectación que realizan las partes al sistema implementado, y además la nota de colaboración de esta figura, ante su interrupción intempestiva, genera la obligación de resarcir; el preaviso, acorde con la afectación realizada, permitirá la desafectación del sistema de distribución, además de surgir de la nota de "colaboración" de estos contratos.( Turrin, Daniel M., Contrato de distribución RDCO 1989-188).

Un precedente de la Cámara Civil y Comercial de Rosario sostuvo "…Tampoco puede rescindirse el contrato sin un preaviso adecuado, por cuanto, de incurrirse en tales supuestos, aparejaría que la rescisión sea declarada de mala fe, con la consecuente obligación de indemnizar el perjuicio ocasionado " (C. Nac. Com., sala A, 28/4/89, "Servigas del Interior S.A. v. Agip Argentina S.A. [2], LL 1989-E-259 ). En el mismo sentido un fallo de la Cámara Comercial Nacional ha establecido que "Es útil destacar, en ese sentido, que el "preaviso" es precisamente el anoticiamiento previo de lo que va a suceder, lo que exige una descripción clara y precisa del hecho concreto que acaecerá en un futuro cierto. ….." (conf. esta sala "Guimasol S.A. v. Lever", del 6/6/1994).

Conclusiones

Es realmente reconfortante obtener un precedente jurisprudencial, tan claro y preciso respecto del contrato de transferencia de tecnología (transferencia de know how). El contrato de know how, aparece como una figura interesante a la hora de referirnos a la transferencia del "saber como" de una industria a otras, dentro del trafico comercial e industrial moderno. Como hemos observado, las dos cuestiones de base que han sido objeto en el litigio, la cláusula de exclusividad (alegada por la actora) y la facultad de resolución contractual de la demandada, han sido expuestas y resueltas en forma clara y precisa por la Magistrada.

La cláusula de exclusividad, por las implicancias económicas que trae aparejada para cada una de las partes, no puede presumirse, nunca puede ser tácita, expresamente debe estar pautada en el contrato. Es dable destacar que ante la oscuridad que pregone alguna de las cláusulas que componen el contrato, los jueces deben interpretarlo de acuerdo a la finalidad y al sentido que le dieron las partes al contratar, no dejando de lado la buena fe negocial que debe reinar en la interpretación del mismo y la idea de la continuación del negocio entre las partes. Respecto a la facultad resolutiva de una de las partes, queda claro que en el caso en análisis, las causas alegadas por Petri S.A. para justificar la resolución anticipada e intempestiva (antes de los diez años que indicaba el contrato), no parecían realmente tener la entidad suficiente para ser "justa causa".

Es correcta la resolución adoptada por Uzal en cuanto otorgó un limite a la facultad resolutiva ("justa causa") al que agregaría, en mi entender, que en el caso de que exista justa causa de cualquier manera se debería otorgar el preaviso suficiente para no ocasionar daños innecesarios a la otra parte, teniendo como marco el art. 1071 del Código Civil que introduce dentro de nuestro sistema jurídico la teoría del abuso del derecho.

Autor:

Eugenio Ganduglia

FACULTAD DE DERECHO

CARRERA: ABOGACÍA

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2010