La aplicación de medidas de frontera sobre infracción al derecho marcario en el régimen de importación para consumo

Resumen

En el Perú aún existe confusión en el nivel criminológico sobre el auténtico rol técnico de INDECOPI en los casos de importaciones de mercaderías con marcas protegidas y confundibles, ello se debe a que no se atiende la importancia de la zona primaria aduanera como elemento esencial en el razonamiento de eventuales controversias relativas al tratamiento de la propiedad industrial.

IMPLEMENTATION OF MEASURES TO BORDER ON BREACH IN TRADEMARK LAW FOR CONSUMER IMPORT REGIME: THE ROLE OF INDECOPI.

Abstract

In Peru there is still confusion in the criminological level on the real technical role of INDECOPI in the case of imports of goods with protected and confusingly similar marks, this is because the importance of customs primary zone is not serving as an essential element in the reasoning of any disputes concerning the treatment of industrial property.

Key words:

Propiedad Intelectual, Control aduanal, Zona Primaria Aduanera, Medidas de Frontera, INDECOPI, marca, confundibilidad, Importaciones, Ley Penal en Blanco, Delitos Aduaneros, INDECOPI, Derecho marcario.

Introducción

Fue relativamente fácil entender la esencia del derecho marcario pues sea en las clases de derecho marcario del doctor Carlos Cornejo[1]autor de libros como "Derecho de Marcas" y "La Protección Jurídica de la Marca Tridimensional" en mi condición de estudiante de post grado, o de las charlas que ya como docente recibiéramos del insigne mexicano José Luis Herce Vigil,[2] nos quedó peremnizada la naturaleza sistémica de la materia, y que dicha sistematicidad nacía seminalmente de la siguiente premisa: La creación intelectual es libre porque la idea es libre.

Considero oportuno entonces escribir las precisiones que vienen a continuación sobre un tema que es recurrente, no solamente en zonas de frontera, sino también a nivel nacional en lo que se refiere al despacho aduanero con incidencia en la propiedad industrial[3]sino, también, a las eventuales circunstancias posteriores que ocurren en el tratamiento de mercaderías materia de importaciones cuando existen controversiales situaciones respecto del tratamiento de la marca.

De igual modo no dejaremos de dar un esbozo del tratamiento jurídico del tema desde una perspectiva post despacho, es decir, explicaremos cómo se debe efectuar el trato de mercancía que fuera objeto de importación con defecto en la declaración respecto de la marca y que se encuentra nacionalizada. Es decir, dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Qué autoridades y en qué orden deberán intervenir? Para ello se debe atender los diversos alcances de concepto sobre el territorio en que se encuentra la mercadería, como la zona primaria aduanera, la zona secundaria aduanera, zona franca o el denominado resto del territorio nacional.

La propiedad marcaria y las importaciones

El régimen de importación para el consumo es una de las operaciones aduaneras más comunes en el concierto del comercio internacional de mercancías. Del mismo modo existe el temor de que el tratamiento de mercancías puede traer consigo una serie de efectos o incidencias negativas o potencialmente criminosas ante el eventual ingreso de mercaderías protegidas por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial sin el control adecuado. En tal sentido se generó la necesidad de estipular un sistema de control de orden subsidiario por parte de la aduana[4]

Como es sabido, la propiedad industrial se ubica dentro del ámbito general de producción de la propiedad intelectual[5]y a su vez dentro de la sistemática de la propiedad industrial se anida el derecho marcario. Por otro lado, las normas generales de propiedad intelectual emanadas por la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) estipulan que la protección marcaria implica una estrecha relación con la vigencia del correspondiente registro. Aquí podemos hacer un alto para explicar que la propiedad intelectual, básicamente referida al derecho marcario tiene dos vertientes de protección, en primer lugar, el componente moral y por otro el componente patrimonial. Concordando con Bullard en este aspecto podemos señalar que a estas alturas, tal y como se presentan las relaciones sociales, comerciales y políticas en el marco de la globalización, agregando a ello el imperio de la denominada Sociedad de la Información prácticamente se hace imposible, o por lo menos, una tarea muy compleja de resolver el reprimir legalmente a quien o quienes afrentan cualesquiera de los derechos relativos a la propiedad industrial, por lo menos en cuanto al componente patrimonial. En lo que refiere el componente moral objeto de protección se puede decir que trascenderá biunívocamente, es decir, en un momento dentro de la vigencia formal de protección y también luego que se quede sin efecto legal dicho periodo de vigencia por siempre.

Pero, volviendo a la idea inicial, el marco del derecho marcario es sencillo de entender. Solo se protege aquella producción que es propiedad –intelectual- de alguien y que realizó los apremios relativos a vindicar dicha propiedad con un acto de reconocimiento a nivel registral estadual. En el caso del Perú es INDECOPI (Instituto de Defensa de la Competencia, Consumidor y de la Protección de la Propiedad Intelectual) la entidad encargada del registro y amparo de la propiedad industrial, en específico, de las marcas. Cuando el registro caduca la protección cesa. Y ello no es sorpresa para nadie pues si bien es cierto el periodo de vigencia de marcas tiene una duración finita en el tiempo, que en el caso del Perú es de 10 años, también es cierto que el registro puede ser renovado por el titular de la marca, en caso de que ello no ocurra la marca queda desprotegida. Sin embargo, es necesario anotar que el hecho de quedar sin protección formal por el paso del tiempo no es un crimen ni algo injusto como podría parecer a cierto sector, en realidad es el adelanto del destino final de todo producto de la creación intelectual, inclusive la marca.

Ahora bien, vale hacerse la pregunta ¿la propiedad intelectual es del Estado? ¿Nace de él? ¿La producción intelectual de los individuos que conforman la sociedad va a estar siempre destinado hacia el Estado? En fin, aunque resulte algo ocioso decirlo y debido a que el contenido y mensaje del presente trabajo debe alcanzar no solo a juristas o especialistas en la materia sino también a todos aquellos operadores que deban discernir estos conceptos tal y como pasa en materia jurisdiccional, por ejemplo, responderemos a dicha pregunta de la siguiente manera: La producción intelectual puede o no ser objeto de protección, ello depende ciertamente pero no del Estado. Depende exclusivamente del particular que sea generador de la producción. De consiguiente la producción intelectual se puede constituir en propiedad intelectual repito, luego de lograr formalizarse a través del registro. Es como cualquier otro tipo o forma de propiedad privada.

No se debe confundir al Estado como titular de la propiedad intelectual pues su rol se encuentra claramente etiquetado en el marco jurídico de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) cuando de una simple mirada a su portal WEB encontramos la definición de Marca en el contexto de la propiedad Intelectual, este es simple: " Los Derechos de Marca son derechos privados cuya protección se hace valer en los tribunales".[6] Esta concepción es la que se debe entender en toda su simplicidad y no pretender complejizarla.[7] Es decir, cuando se señala claramente que las marcas[8]tienen un marco de protección desde el Derecho Privado ello implica que el titular de la misma goza de la facultad de accionar o no la defensa de dicha propiedad marcaria, y que además queda claro que no corresponde a su auténtica naturaleza una defensa de oficio de parte del Estado, sino que es el particular quien debe promover la acción reivindicatoria ante la autoridad. Entonces ¿puede darse una protección accionada de oficio en materia de propiedad marcaria?, la respuesta es que no, el Estado debe mantener y sostener su rol subsidiario también en este tema.

Pero cuál es la noción de propiedad intelectual con la que debemos de lidiar para un adecuado entendimiento. Para ello debemos atender que existen dos vertientes principalmente involucradas para teorizar la propiedad desde el punto de vista epistemológico primero las relaciones de pertenencia o titularidad entre el hombre y la cosa (vertiente del derecho romano), y en segundo lugar las relaciones de pertenencia o titularidad entre el hombre y todo lo demás, incluyendo el ser dueño de cosas y contratos centrándolos dentro de los derechos reales. ¿Cuál será entonces la que asume la OMPI en la premisa tantas veces reseñada? pues es evidente que se orienta a la corriente anglosajona según la cual, según reflexiona Ghersi[9]todas las relaciones son personales y no existen los derechos reales porque las cosas no tienen voluntad. Según Planiol es consenso de que la naturaleza de la propiedad, siendo este un acuerdo espontaneo respecto del cual la gente acepta que tú hagas algo respecto de determinados bienes o derechos a condición de que actúes igual respecto de los demás. Acto de consenso y producto voluntario de la sociedad. La orientación, en buena cuenta es liberal y en síntesis, la marca es un property right, sin duda.

Incidencia marcaria en el despacho de importaciones

En la práctica, aparentemente se han generado problemas en cuanto a la interpretación de la máxima antes citada respecto de lo que significa acción de "hacer valer" ante los tribunales ese derecho privado. Como no puede ser de otro modo la necesidad de hacer valer ante los tribunales no es otra cosa que el reconocimiento de la potestad exclusivamente privada para reivindicar, y del Estado, a través de sus agencias autorizadas de acusar recibo y gestionar. En modo alguno ello significa que el Estado sea a nivel local, regional, federal o estatal deba actuar oficiosamente, sino que siempre debe de prevalecerse la denuncia de la parte potencialmente perjudicada.

Esta premisa va a ser válida en todo el tratamiento procedimental en el que se encuentre involucrado el derecho marcario y las eventuales controversias tampoco pueden escapar de dicha máxima. El derecho marcario tiene un orden de protección de naturaleza privada en primer lugar y que puede o no ser accionado ante la autoridad pública.[10] Inclusive cuando se trate de marcas notoriamente conocidas o de marcas famosas que por haberse posicionado mundialmente en el inconsciente colectivo del consumidor, también deben acogerse a la premisa básica de protección, esperar primero la acción privada. En este sentido Gustavo Rodríguez García en un excelente artículo denominado "El Alma del Derecho Marcario"[11] señala: "Con acierto, diversas normativas han cambiado la tradicional división entre procedimientos iniciados de oficio y procedimientos de parte, por la más adecuada, desde el punto de vista estrictamente legal, que establece que todos estos procedimientos se inician de oficio, ya sea a instancia de parte o por decisión de la propia administración. Esa correcta adecuación legal que se encuentra, por ejemplo, en la nueva ley de represión de la competencia desleal no ha sido recogida por la normativa aplicable a la propiedad industrial, por lo que, creemos, el procedimiento tramitado por la autoridad marcaria no se ajusta a la real naturaleza del procedimiento administrativo sancionador que le corresponde. Ello, sin perjuicio que nosotros nos sentimos inclinados a apoyar la tesis que le da, al menos, una fuerza mayor al titular del derecho. No obstante, estemos de acuerdo o no, existen disposiciones legales que deben ser acatadas de forma irrestricta." Y seguidamente ilustra: "Así, podría darse el escenario en el cual un titular denuncia a una persona en virtud al empleo no consentido de su marca; luego el titular, después de conversar con el denunciado, le otorga su consentimiento expreso, y, finalmente, la autoridad, en aplicación de su deber de salvaguardar el interés de terceros, atiende al consentimiento del titular pero prosigue con el procedimiento sancionador en contra del denunciado por cuenta propia concluyendo el mismo en una enérgica multa al denunciado. Como puede advertirse, la tensión entre el objetivo de tutelar al titular y el de tutelar al consumidor es una que cruza diversos campos, incluso procedimentales, ligados al derecho de marcas." Y si a ello le agregamos una eventual persecución a nivel penal, donde también –ante la vigencia del modelo acusatorio garantista- el usuario potencial de la marca obviamente puede conciliar y lograr el consentimiento del titular, caemos en cuenta de que se trata en esencia de un problema entre privados y que el rol del Estado mas que nunca eminentemente subsidiario.

En relación al tema de que nos avoca creo que también se debe requiere entender el rol de organismos como INDECOPI en Perú, INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) en Argentina, IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial), etc. en el contexto de protección cuyo rol evidentemente les corresponde, por consiguiente tampoco pueden exceder ese rol pues deben mantener y encuadrarse en su rol subsidiario, sin abdicar en modo alguno de preocuparse y tomar posiciones fuertes respecto de la institucionalidad oficial del tema.

En el caso de las importaciones para consumo INDECOPI tiene dos momentos de intervención, ambos de carácter indirecto, pero siempre luego de accionarse procesalmente por el particular titular del derecho marcario el correspondiente "disparador" para determinar, luego, la infracción y eventual sanción. El primer momento se produce cuando se activa una alerta en el sistema de control (SIGAD o Sistema Integrado General de Aduanas) aduanero, y, el segundo momento de intervención se produce luego del despacho, especialmente a la salida de la denominada zona primaria aduanera.

Podemos, previamente visualizar un caso hipotético para mejor entender cómo se aplica el control de parte de la autoridad aduanera en lo que se refiere al despacho de importación para el consumo de mercaderías. Y puede darse el caso de que se trate de una mercadería, por ejemplo, de procedencia China respecto de la cual en la factura comercial para exportación se consigne que dicha mercadería consistente en calzado no tiene marca. Pues una vez numerada la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) el SIGAD, entendido como el sistema integrado de despacho aduanero automatizado o de Teledespacho, programado cibernéticamente con toda la información técnico legal suficiente que haga posible el interfaz del servicio aduanero con los operadores aduaneros autorizados como es el caso de los agentes de aduana, para efectos propiamente del despacho, o, como es el caso de los transportistas y almacenistas, para efectos de la logística de importaciones en general, automáticamente y de manera aleatoria asignará un semáforo de control denominado Canal Verde Naranja Rojo. Dicho semáforo de control, que dicho sea de paso opera tal y como los dispositivos físicos que vemos en algunas esquinas de la ciudad, pues tiene el mismo principio de flujo por el cual, en caso de asignarse el canal verde, el despacho es fluido al máximo y no se requiere mas que la declaración electrónica de la información contenida en la documentación comercial y aduanera correspondiente. En el caso de la asignación de Canal Naranja el control se acentúa en el aspecto documental y a diferencia de lo que sucedía antes del cambio de legislación en este extremo en el que solamente se dejaba un juego de copias de la documentación para ser verificado por la Aduana, ahora se requiere que se exhiba ante la autoridad aduanera la documentación original del despacho. Sin embargo, en el caso de asignarse el canal rojo se activa un esquema de control que implica la suspensión del despacho. Al suspenderse el despacho el sistema dispone que la mercadería siempre mantenida dentro de los alcances físico legales de la zona primaria aduanera sea materia de un reconocimiento físico, para lo cual el servicio aduanero envía al almacén a un funcionario especialista provisto de la autoridad correspondiente. Si dicho funcionario observa incongruencia manifiesta entre lo verificado físicamente con lo que sostiene la documentación comercial-aduanera procederá a anotar la incidencia y acotar para gestionarse las sanciones correspondientes. Pero, de lo que no debe perderse objetividad y perspectiva la podemos graficar en la siguiente pregunta. ¿En el caso de la asignación de los canales verde y naranja por el SIGAD, y no se produzca incongruencia o incidencia, se puede decir que se ha evadido el control aduanero? La respuesta es que no. El control aduanero se ha realizado y la mercadería se ha sometido al despacho conforme a ley. Es decir, si en nuestro caso hipotético de importación de calzado la DAM se hubiere asignado al canal verde con un eventual problema de marca, problema de marca eventualmente generado por que puede asumirse que, pese a que la factura comercial no consigna marca, el proveedor obvió que dicho calzado sí tenía consignada la marca "X". El importador, la agencia aduanera, ni el almacenista asumieron de buena fe de que la mercadería provenía con marca protegida, lo cual es una situación normal si caemos en cuenta que el canal verde es la regla y los otros dos canales son la excepción en los sistemas de asignación de control aduanera en el mundo, y no porque se nos ocurra sino porque la égida la plantea la Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre otras consideraciones que estriban en el derecho de comercio internacional.

Ahora bien, la correcta premisa sería que si el control aduanero no ha sido objeto de evasión, pues, es razonable asumir que técnicamente se realizó y culminó el despacho de manera efectiva. En todo caso, ¿cómo se podría entender la situación en que se produzca una acción de control posterior al despacho –dentro de la zona primaria aduanera- y se detecte que la mercadería contaba con marca protegida? La respuesta es relativamente simple: Primero, que solamente la autoridad aduanera se encuentra facultada para ejercitar una acción de esa naturaleza y la razón es que esa potestad nace de la Ley General de Aduanas. En ese marco resulta irregular e indebido el hecho de que cualquier otra autoridad, incluido el propio Ministerio Público o autoridad jurisdiccional pretenda accionar control aduanero en materia de propiedad industrial dentro de un recinto aduanero dado que goza del carácter de zona primaria aduanera. Segundo, las denominadas Medidas de Frontera no se pueden aplicar de manera aislada por otra autoridad que no sea la autoridad aduanera, y en el caso de marras nos encontraríamos ante una infracción a la Ley General de Aduanas[12]sancionable con el dispositivo (multa) contenido en el artículo 192 relativo a la responsabilidad administrativa del consignatario, consignante y del agente de aduana o Despachador oficial por formular o proporcionar información incorrecta o incompleta respecto de la marca comercial en las mercancías.

Medidas de frontera en el despacho aduanero

Es menester profundizar, a efectos del presente ejercicio, un poco en el significado y objeto de las llamadas Medidas de Frontera. Comenzaremos el derrotero señalando que la Propiedad Intelectual y por ende la Propiedad Industrial, en el plano internacional o concierto de la OMC[13]tiene como marco jurídico general el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (APDIC o en sus siglas en Inglés TRIPS[14]En el ámbito regional nos rige la Comunidad Andina por medio de la Decisión 486 y en el ámbito nacional en el Perú por ejemplo nos rige el Decreto Legislativo 1076. Para el tratamiento y gestión aduanera de incidencias en el despacho de importaciones además se tiene como instrumento legal el Decreto Legislativo 1092 bajo el nombre "Medidas de Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas". Dicho dispositivo resulta interesante en cuanto, como aseveramos luego de la parte introductoria, es de estricta aplicación durante el despacho aduanero de mercaderías. Esto es lo que no se entiende muchas veces, veamos el párrafo que justifica el dispositivo, reza el párrafo cuarto lo siguiente: "Que. es necesario dotar a la Administración Aduanera de un instrumento jurídico que le permita adoptar controles relacionados con la propiedad intelectual, y así cumplir con la comunidad internacional y con los compromisos adquiridos en materia de la aplicación de medidas en frontera en las disposiciones antes mencionadas."

Si bien es cierto antes de la vigencia de dicho dispositivo nacional se percibía de manera confusa el tratamiento de la propiedad intelectual en materia aduanera, la OMPI y las disposiciones jurídicas precitadas a estas alturas (la norma se publica en junio del año 2008 y que entra en vigor el 23 de agosto del 2009 conjuntamente con el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los EEUU) se puede percibir una mejor orientación en la materia. El rol del denunciante, o sea del titular del derecho marcario, por ejemplo, no se encontraba muy bien definido y tal vez sea por esa indefinición que se asumió erróneamente que se podía separar el elemento subjetivo pasivo de la acción típica de afrenta al bien jurídico que en este caso sería la propiedad intelectual. Craso error, creemos en el que se cae, pues la propiedad intelectual es de carácter patrimonial y de carácter moral, de un doble contenido, siempre lo fue, y en ese contexto debe ser asumida y protegida. Entendida así podemos decir finalmente que la propiedad intelectual traducida en su especie la propiedad industrial y en específico el derecho marcario también es propiedad privada.

En el derecho marcario, y derecho autoral si se quiere, la titularidad es intrínseca a un creador humano también conocido como persona natural, o en quien ese creador titular hubiere depositado el derecho. Es decir, se pueden dar dos momentos, el de la creación y el de goce de la titularidad pues el creador debe ser una persona natural y el titular puede ser, ya a título de delegación, una persona jurídica. Por ejemplo, Hugo Boss creó la marca Hugo Boss y fue por legítimo derecho sucesorio que su descendencia, luego de su fallecimiento, le corresponda ser titular de la misma erga omnes.

Las denominadas Medidas en Frontera no solamente se aplican a las importaciones –tal cual es la orientación central del presente trabajo- pues según la SUNAT "Las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas, son aplicables cuando se presuma que la mercancía destinada a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para su reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero, es pirata, falsificada o confusamente similar".[15]

El estadio de ley penal en blanco

Una ley penal en blanco es aquella que requiere previa remisión a la normativa no penal de la materia con la finalidad de centrar el tipo penal y la imputabilidad. Desde nuestro punto de vista no es otra cosa que la aproximación más sensata al encuentro de una controversia o conflicto en derecho, atendiendo que el derecho penal debe ser, como en su naturaleza de última ratio y toda orientación criminológica contemporánea exige, mínimo. De igual modo, en el caso de los delitos contra la Propiedad Intelectual, previo a accionar penalmente, la naturaleza de "ley penal en blanco" obliga a que se suspenda el procedimiento dentro de la fase de investigación preliminar para de manera automática consultar a INDECOPI sobre por lo menos tres aspectos: Primero, que se dé noticia de que la marca objeto de investigación ciertamente se encuentra registrada en el país. Segundo, que el ente regulador, INDECOPI, dé cuenta de que la marca se encuentra con protección vigente. En tercer lugar, que señale, no quien es el titular de la marca, sino, si es que el titular ha procedido a accionar administrativamente defensa marcaria.

Si pasamos brevemente a analizar el tema del registro de la marca y del titular, pues nos encontramos que se da ante dos instancias, o entidades pertinentes y finalmente concurrentes. En primer lugar y por antonomasia tenemos que la marca es protegida luego de su registro ante INDECOPI, pero por otro lado nos encontramos con otro registro; el de SUNAT[16]Veamos, al respecto tenemos que SUNAT explica que "para acceder a la aplicación de medidas en frontera, el titular de…los derechos…, deberá estar previamente registrado en el Registro Voluntario de la SUNAT" y que dicho registro, citamos literalmente," deberá ser renovado por el titular del derecho de autor, derecho conexo o derecho de marca, o su representante legal o apoderado, anualmente dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario. La falta de renovación determinará la caducidad de pleno derecho del registro."[17] En el Procedimiento Específico de INTA PE.00.12 se estipula de manera clara que quien pretende ser titular del registro Voluntario debe ser previamente evaluado por la autoridad aduanera y –a su vez- previa opinión de INDECOPI recién se puede validar la información marcaria. Así las cosas, ciertamente coincidimos en que el rol de INDECOPI es absolutamente relevante en la generación y aplicación de Medidas en Frontera.

Llegado el momento entonces de citar la norma penal que sanciona el uso ilícito de marca, para averiguar a estas alturas el rol de INDECOPI, nos atenemos al artículo 222 inc. f, del Código Penal que prescribe el tipo penal de la siguiente manera: " Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años(…)quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, (…)importe o exporte en todo o en parte: (f) Un producto (…) que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país".

Para un mejor sustento recordemos que en el caso de aplicación de Medidas en Frontera es claro que el rol tanto de SUNAT e INDECOPI se encuentra contenido en una norma específica y faculta a la SUNAT a suspender el levante de la mercadería, comunicar a INDECOPI de un eventual conflicto marcario –en esto hay que remitirnos al Procedimiento Específico INTA PE 00.12 de la SUNAT- para que a su vez dicha entidad comunique dentro de un plazo perentorio de diez días al eventual titular de la marca a fin de que accione denuncia. Aquí es necesario detenernos para enfatizar que dicha comunicación no es un requerimiento de opinión técnico legal de parte de INDECOPI sobre si hubo o no confundibilidad, no, pues simple y llanamente se limita a requerir al titular del registro a fin de saber si toma acción o no. Es un llamado eminentemente tuitivo de parte de SUNAT en razón al registro voluntario, y facultativo del titular, pues de vencerse el plazo sin que el titular ejerza su derecho marcario a nivel administrativo la norma dispone que el despacho continúe y se autorice el levante de la mercadería en forma automática.[18]

Pero, por otro lado, en caso de intervención de la mercadería fuera de recinto aduanero que integra la zona primaria aduanera sí procede el requerir a INDECOPI de parte de la autoridad competente, que en este caso viene a constituir el Ministerio Público, la emisión del correspondiente informe técnico legal sobre confundibilidad de marca. El requisito de procedibilidad contenido en el Decreto Legislativo 1075 es que se proceda a incoar denuncia penal de parte por el titular de la marca que sea presuntamente agraviado.

Por último, permítasenos comentar que para las Zonas Francas, como es el caso específico de ZOFRATACNA[19]aquí en el Perú, debido a que por imperio de la ley gozan del denominado principio de extraterritorialidad, no son de aplicación las Medidas en Frontera, además de que dichas mercancías son potencialmente pasibles de ser reexpedidas o exportadas en cualquier momento. En todo caso si son pasibles de ser sometidas a control marcario pero posteriormente a verificada su salida de los depósitos francos o zonas de extensión, dado que dentro de la zona franca es el Comité de Administración por medio de su área de fiscalización y control la competente para el control de mercancías. Sin embargo, es necesario señalar que no existe, hasta donde sabemos, instructivo o manual equivalente –dado que en el reglamento de ingreso y salidas de mercancías no está regulado- que disponga protocolo parecido a Medidas en Frontera respecto de una zona franca.

Conclusiones

• La titularidad del derecho marcario como derecho fundamental corresponde al derecho privado (ius civile) y su defensa efectiva implica expresa manifestación de voluntad del titular mas no del Estado.

• En el caso de Importación para el Consumo de mercaderías protegidas con derecho marcario debe aplicarse el protocolo de Medidas en Frontera si y solo si el despacho esta en progreso.

• En caso de que, dentro del proceso de despacho, el SIGAD determine cualquiera de los canales de control, "semáforo", automáticamente aplica Medidas en Frontera y no solo cuando se asigna canal rojo de reconocimiento físico.

• Para que proceda la acción penal respecto de imputación del delito de uso indebido de marca se debe verificar que la mercadería no solamente tenga levante, sino que se haya retirado de la zona primaria aduanera.

• INDECOPI emite en este tipo de situaciones, dos tipos de informe: Primero, en el caso de aplicación de Medidas en Frontera se limita a informar al titular de la marca la eventual afectación de su derecho marcario y probablemente no emita informe de retorno a SUNAT pues la norma no le obliga a ello. Lo que significa que se limita a acusar recibo de SUNAT y transmitirla al potencial afectado culminando allí su función. Segundo, cuando la autoridad titular de la acción penal, es decir, el Ministerio Público, en el marco de una investigación preparatoria, respecto de mercadería con marca protegida ubicada fuera de la zona primaria aduanera, ya ingresada al circuito económico nacional le requiera informe de confundibilidad de marca idéntica o similar.

• No existe posibilidad de aplicar Medidas en Frontera en una Zona Franca porque la nacionalización de mercaderías tiene un régimen que no lo contempla y prima el principio de extraterritorialidad.

Autor:

Magister Carlos Alberto Pajuelo Beltrán[20]

[1] El doctor Carlos Cornejo Guerrero se desempe?? como Presidente de la Comisi?n de Fiscalizaci?n de Competencia Desleal de INDECOPI.

[2] Ex Director Adjunto de la Organizaci?n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Seminarista en m?s de 90 pa?ses del mundo y autor m?s de 20 art?culos publicados en revistas t?cnicas de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, Canad?, Polonia, Portugal y su natal M?xico.

[3] El marco jur?dico que utilizamos alcanzar?a para ?en otra oportunidad- analizar aspectos controversiales relativos al derecho autoral sin embargo aqu?, para efectos acad?micos, me centrar? en el derecho marcario.

[4] En el Per? la entidad encargada de la funci?n aduanera es la Superintendencia de Aduanas y Administraci?n tributaria.

[5] La base jur?dica fundamental de la P.I. se encuentra nada m?s y nada menos que en la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos.

[6] Se puede acceder e informarse en el siguiente link: http://www.wipo.int/trademarks/es/

[7] Baste saber que autores como Enrique Ghersi definen bien el derecho de propiedad privada como el relativo a derechos reales (de las cosas) y personales o subjetivos. La relaci?n de la persona con la cosa seg?n el derecho romano, citando a Hugo Grotio. Sin embargo hay que tener en cuenta que la vertiente anglosajona que solo establecen la relaci?n monista del property rights por el cual el derecho de propiedad ?subjetivo? no solo son personales sino que tambi?n abarca per se los derechos reales. Todo, incluido los contratos. (visitar www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI)

[8] Dentro de la gama de los derechos relativos a la propiedad industrial, las marcas, a su vez, se encuadran dentro de los denominados signos distintivos.

[9] Al respecto del tema se puede revisar la Conferencia ?El Derecho de Propiedad? que dio Enrique Ghersi en la Universidad Francisco Marroqu?n de Guatemala el 23 de febrero del 2006 en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Y0tIPSbyzl4

[10] El rol social de la marca es importante pero no implica acci?n procesal de oficio.

[11] Rodriguez Garc?a, G.M. (2009). EL ALMA DEL DERECHO MARCARIO. Revista de Econom?a y Derecho, 6(21), 61-77.

[12] LGA o Ley General de Aduanas, contenida en el Decreto Legislativo 1053.

[13] Nota: Organizaci?n Mundial de Comercio o (WTO) World Trade Organization.

[14] TRIPS: Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights.

[15] Nota: Texto contenido en el Procedimiento INTA- IT.00.08 de SUNAT, (publicado el 4 de febrero del 2009), numeral V sobre consideraciones generales. Punto1.

[16] Nota: Veamos el texto contenido en el Procedimiento Espec?fico INTA PE 00.12. Secci?n VII. A. Registro de Titulares de Derechos.5. Reza: ?De ser favorable, dentro del plazo de (7) d?as h?biles siguientes de recibida la opini?n previa, con la conformidad del registro del derecho por parte del INDECOPI, el funcionario aduanero designado registra los datos relativos al titular del derecho, del representante legal o apoderado, tipo de derecho registrado, descripci?n del derecho registrado, clase de producto, informaci?n t?cnica, n?mero de registro/certificado/ partida ante el INDECOPI, registro de n?mero y fecha de expediente y dem?s informaci?n conforme a lo indicado en el numeral 1 (referida al cumplimiento de los requisitos ante la Intendencia de T?cnica Aduanera) de la presente secci?n, comunicando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal.

[17] Nota: Texto contenido en el Procedimiento INTA- IT.00.08 (publicado el 4 de febrero del 2009) de SUNAT, numeral V sobre consideraciones generales. Puntos 3 y 4.

[18] Nota: La definici?n legal del r?gimen de Importaci?n para el Consumo contenido en el art?culo 49 de la LGA estipula en el ?ltimo p?rrafo que: ?las mercanc?as extranjeras se considerar?n nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante?. Lo que quiere decir que a partir de la concesi?n del levante el tratamiento aduanero para dicho r?gimen concluy?, sin embargo, de mantenerse en zona primaria aduanera, recalcamos para evitar confusi?n, por el detalle t?cnico aduanero que potencialmente se puede exportar ?b?sicamente en la forma de exportaci?n temporal para perfeccionamiento pasivo- esa misma mercader?a- no es susceptible de intervenci?n al no ingresar f?sicamente al circuito econ?mico (l?ase mercado) en el resto del territorio nacional.

[19] ZOFRATACNA se cre? por Ley 27688 del 28 de marzo del 2002.

[20] El autor es Agente Aduana SUNAT; Magister en Derecho Civil Comercial; Docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Pol?tica de la UPT en las C?tedra de Derecho Aduanero y Criminolog?a desde hace quince a?os.