Apuntes sobre el Proyecto de Tratado de Derecho de Sustantivo

Origen de la Iniciativa de la OMPI

Las negociaciones para la concertación de un Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes se iniciaron en 1983, a raíz de la propuesta del entonces Director General de la OMPI, Arpad Boch, de elaborar un estudio sobre las repercusiones jurídicas que tendría un plazo de gracia internacional sobre el derecho de patentes.

Se creó un Comité de Expertos con esta finalidad que concluyó con la propuesta de negociación de un Tratado con la finalidad indicada. El texto de dicho proyecto fue el tema central de la Conferencia Diplomática[1]de 1991 para la concertación de un Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes (el Convenio de París solo establece normas y principios generales en materia de propiedad industrial como ya se había mencionado anteriormente). En el propio texto se incluía aspectos de fondo y de forma del Derecho de patentes y al analizar en esencia su contenido conformaba un híbrido de las leyes vigentes de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Como aspectos significativos se debe resaltar que este proyecto contenía algunas disposiciones que posteriormente se incluyeron en el Acuerdo sobre los ADPIC, en 1994, sobre todo las relativas a la materia patentable, los derechos conferidos, el plazo de protección y la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento. Sin embargo, otras cuestiones relativas al Derecho de Patentes nacional y regional quedaron excluidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que era conveniente continuar negociaciones que abordara todos estos temas.

Así, encaminados hacia lograr este objetivo, en el 2000, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patente retomó la labor de uniformar el derecho sustantivo de patentes con miras a adoptar un Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, en sus siglas SPLT[2]En este año, en ocasión de celebrarse la Cuarta Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, (SCP[3]siglas en inglés), se discutió el futuro instrumento jurídico vinculado con la materia. Ya una vez firmado el Tratado de Derecho de Patente en ese mismo año, se examina la relación existente entre el PCT, PLT y SPLT buscando generar una interfaz perfecta entre ellos, pero en esencia sería una uniformidad en la tramitación de las solicitudes. Dentro de las cuestiones que resultaban directamente relacionados con las normas para la concesión de patentes se destacaba:

• la definición del estado de la técnica

• novedad,

• actividad inventiva / no inventiva,

• aplicación industrial/ utilidad,

• redacción e interpretación de reivindicaciones,

• Requisito de divulgación suficiente de la invención

• Oposición entre los sistemas de primer inventor y primer solicitante

• Publicación de solicitudes de patente después de los 18 meses.

• Los motivos de rechazo de y de revocación e invalidación de una patente.

• Procedimientos de oposición posteriores a la oposición.

Con estos antecedentes en el mes de mayo del 2001, el SCP en la quinta sesión presenta por primera vez el Proyecto del SPLT, junto con el Reglamento y las Directrices Prácticas, proponiéndose, que los requisitos formales de presentación de una solicitud completa y los requisitos relativos al contenido y la presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio deberían regirse por el PLT, incorporando por referencia los requisitos pertinentes del PCT con ciertas modificaciones[4]

Los requisitos relativos al examen sustantivo de las reivindicaciones antes mencionados se regirían por las disposiciones expresas del SPLT, por tanto las Oficinas Nacionales no podrían examinar reivindicaciones que utilicen requisitos diferentes.

De lo anterior se deriva que los resultados serían una norma uniforme de tramitación de las solicitudes a los fines de la presentación, búsqueda y examen. Así mismo el SCP, solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un cuestionario relacionado con la definición del estado de la técnica con el fin de recabar información sobre las prácticas nacionales y regionales y de esta forma recibir propuestas para la nueva redacción.

En una nueva sesión, en noviembre del propio año, Estados Unidos propone crear un Grupo de Trabajo que examine la posibilidad de emplear nuevos criterios para limitar el alcance de las reivindicaciones. El grupo se denominó Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas y se ocupaba expresamente de temas como:

• Unidad de invención

• La vinculación de las reivindicaciones

• El número de las reivindicaciones

• Requisito de las reivindicaciones para que sean claras y concisas

• Procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas. Ej: solicitudes muy extensas o largas listas de secuencia.

Las negociaciones siguieron sucediéndose en los años venideros, del 2002 al 2003, compartiéndose la opinión (fundamentalmente las Oficinas de la Cooperación Trilateral[5]de que la manera más fructífera y eficaz de actuar en el marco del SCP, sería a través de una limitada serie de disposiciones del SPLT, sobre las que podrían tomarse acuerdos a corto plazo. En este contexto, las Oficinas de la Trilateral proponen a la Asamblea General de la OMPI, en el año 2004, un nuevo plan de trabajo adoptando un paquete inicial de puntos prioritarios que permitirían concluir lo antes posible un Tratado de Derecho Sustantivo más reducido. Así proponen iniciar los debates con las siguientes cuestiones relacionadas con el estado de la técnica:

• Definición del Estado de la Técnica

• Plazo o período de Gracia

• Novedad

• Actividad Inventiva /No obviedad

• Aplicabilidad industrial

Definición del estado de la técnica

La última propuesta negociada, hasta la suspensión temporal de las negociaciones responde al siguiente enunciado: "toda información que ha estado disponible para el público, antes de la presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de una solicitud de patente, en cualquier lugar del mundo y de cualquier manera".

La definición de la expresión "estado de la técnica", así como la utilización en la práctica en materia de patentes, siguen variando mucho de un sistema jurídico a otro. Lógicamente, esas divergencias producen distintas consecuencias en lo relativo al examen de las solicitudes de patente en los distintos países.

La introducción de esta propuesta conllevaría a que un grupo de países en desarrollo modificase su legislación. Así por ejemplo, estos países serían:

• Los que no tienen en cuenta la revelación efectuada oralmente.

• Los que difieren en la consideración de lo que constituye puesta a disposición del público.

Algunos países exigen que la información este fácilmente disponible. Otros consideran suficiente que puedan acceder a ella en bibliotecas, universidades, etc.

• Los que no exigen evidencia escrita de los conocimientos e informaciones que se trasmiten oralmente de generación en generación y que constituyen saberes ancestrales.

El punto clave sería, en que medida estos conocimientos que han estado de dentro de las comunidades indígenas no se considerarán parte del arte previo por el solo hecho de existir una divulgación oral.

Por consiguiente, se pueden otorgar patentes a una invención que es idéntica a un conocimiento tradicional no documentado, ya disponible en el dominio público. En este caso particular, puede ocurrir una apropiación indebida del conocimiento e incluso concederse patentes aunque el solicitante no sea el "inventor", pero si se reconocería el derecho a la paternidad como en el caso de la legislación estadounidense.

Plazo de Gracia

La propuesta de considerar un plazo de 6 a 12 meses antes de la fecha de presentación o de prioridad invocada con la finalidad de que las publicaciones u otras divulgaciones no se tengan en cuenta al examinar la novedad es sostenidamente defendida por los Estados Unidos y Japón, aunque los países europeos están en desacuerdo.

La mayoría de los países que defienden esta posición, lo realizan en representación de las grandes empresas, ya que es una manera de beneficiar a sus investigadores, quienes plantean que es una posibilidad de valorar el potencial técnico o comercial de la solicitud en este margen de tiempo. Estados Unidos, por su parte, defiende esta posición a cabalidad, ya que los derechos de patente los otorga al primer inventor y no según el enfoque universalmente aceptado de quien solicita primero la invención, es decir primero en registrar.

Esto significa que el inventor tiene permitido este plazo, entre la fecha de la invención y la solicitud, durante el cual la información puede circular sin invalidar la pretensión de patente. El plazo de gracia amplia el estado de la técnica y afecta la novedad y la actividad inventiva, requisitos para la patentabilidad.(para el caso de Estados Unidos queda abordado el plazo de gracia en el Art 102[6]de su legislación).

Novedad

La propuesta básica del Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patente incluía las disposiciones siguientes:

"Con arreglo a esta disposición, se consideraba nueva una invención si no formaba parte del estado de la técnica. A diferencia de la determinación de la actividad o altura inventiva, para determinar la novedad solo podían tenerse en cuenta individualmente cada uno de los elementos del estado de la técnica".

Los trabajos para la armonización, a los fines de la novedad, demuestran el íntimo vínculo entre el requisito de novedad y el concepto de estado de la técnica, puesto que cualquier elemento que forme parte del estado de la técnica, en principio aniquilaría la novedad de la invención.

Además de este vínculo estrecho con el estado de la técnica, la novedad, se relaciona con los requisitos relativos a la divulgación de la invención y a la existencia y naturaleza de un plazo de gracia, si lo hubiese.

En ciertos sistemas de patentes, la utilización pública de la invención en cualquier lugar del mundo invalida la novedad, mientras que, en otros, esta consecuencia dependerá del lugar de utilización.

Actividad Inventiva/ no Obviedad

La propuesta básica del Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes incluía la disposición siguiente relativa a la actividad inventiva/ no obviedad:

"Se considerará que una invención implica actividad inventiva (no es evidente) si, teniendo debidamente en cuenta el estado de la técnica, no hubiera sido evidente para una persona del oficio en la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindica".

La problemática básica en torno a esta materia es la correspondiente descripción de lo que forma parte del estado de la técnica y el examen de la actividad inventiva variará considerablemente en los distintos sistemas.

No todos los sistemas de patentes definen el concepto de persona del oficio de forma análoga. A veces esa expresión supone una persona con un conocimiento profundo del campo pertinente de la técnica, mientras que en otros casos la persona del oficio podría ser prácticamente un lego.

Aplicabilidad Industrial

Teniendo en cuenta la oposición de Estados Unidos al requisito de aplicabilidad industrial porque la ley establece el de "utilidad" en el Acuerdo sobre los ADPIC, esta problemática se solucionó de tal manera de considerar ambos términos como equivalentes.

En realidad ambos términos no son equivalentes. Mientras la "aplicabilidad industrial" solo incluye aquellas soluciones aplicables en la industria, en el sentido de que dicha aplicación conlleve a resultados reproducibles y repetitivos, el término "utilidad" posibilita que la invención no tenga una naturaleza industrial. Así todo lo que resulte útil, sea o no de naturaleza técnica y sea o no aplicable en la industria como productos o procesos, puede ser patentado en los Estados Unidos. Ejemplo de ello son las patentes para métodos de negocios[7]

Para los países en desarrollo, no es conveniente la sustitución del requisito de "aplicabilidad" por el de "utilidad". Ello ampliaría el espectro de soluciones patentables sin que el estado de la técnica se enriquezca. La práctica estadounidense en este sentido ratifica de que en los Estados Unidos: "todo es patentable bajo el sol".

Las propuestas presentadas recibieron un caluroso apoyo por los países desarrollados, no así por los países en desarrollo que han declarado que otros aspectos deben ser objeto de negociaciones, como lo relativo a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

Como la autora ya comentó supra, la cuestión de los conocimientos tradicionales está involucrada en lo que se considera "estado de la técnica" pero también se ha abogado porque los solicitantes deben satisfacer requisitos adicionales a los de la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Sobre esta base, han propuesto que los solicitantes deben informar el país de origen y fuente del material biológico si la invención lo involucra, acreditar el consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y el órgano competente del Estado que consiente en el acceso y la acreditación de la distribución de beneficios.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, SCP, ha seguido su interés de reformar el actual sistema de patente, ya para el año 2009 en la decimotercera sesión, realizada en marzo, Ginebra, se elaboró un proyecto de informe que contenía varias disposiciones. Algunas delegaciones representando a sus países o a grupos específicos puntualizaron sobre temas determinados fundamentalmente: sobre las exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones de los derechos conferidos por las patentes, la difusión de la información de patentes, así como la evolución del sistema internacional de patente.

Por su parte países como Alemania (en representación de los países industrializados), Japón y Estados Unidos destacaron que el sistema de patentes suministra incentivos y alientos a la innovación y facilita la obtención patentes a escala mundial. Los países en desarrollo, fundamentalmente de Brasil y de Argentina, aunque el resto de los países realizaron varias intervenciones consolidando estos criterios, plantearon tácitamente que no apoyan una mayor armonización del derecho de patentes debido a varios factores entre ellos, el rigor del examen no es igual en todas las oficinas y no se ha aportado suficientes pruebas concluyentes demostrando el beneficio para los países en desarrollo. Una mayor armonización implicaría una seria reducción e incluso la pérdida de flexibilidades de que disponen las oficinas nacionales en materia de patente. Ello comprometería el espacio para la formulación de políticas públicas y el desarrollo económico, comercial, social y cultural de los países en desarrollo.

Propuesta de Países en Desarrollo. Programa para el Desarrollo y las negociaciones sobre el SPLT

En el 2004 se presentó por primera vez una propuesta relativa a un Programa de la OMPI para el desarrollo, auspiciada por un grupo de países que se denominan Grupo de Amigos del Desarrollo (GAD). Este Grupo de Amigos, sobre la base de la iniciativa de Brasil y Argentina, y apoyados por Bolivia, Cuba, Ecuador, Egipto, Irán, Kenia, Perú, República Dominicana, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania y Venezuela, plantearon que en estos últimos años han surgido diversos tratados internacionales celebrados en la Organización Mundial de Comercio, OMC y en la OMPI, y esto ha obligado a países en desarrollo a adoptar criterios muy estrictos de derechos de propiedad intelectual que lesionan su desarrollo. Defienden además que la función de la OMPI debe ser promover el interés público, la innovación y el acceso a la ciencia, apoyado en la transferencia de tecnología; la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo sino un medio para satisfacer las necesidades socioeconómicas de la sociedad. Con más protección y armonización de leyes que conducen a un mayor rigor en el ámbito de las patentes, los países en desarrollo no obtendrían ningún beneficio.

Por supuesto este amplio movimiento para reformar la visión de la OMPI no fue del agrado de los países desarrollados que plantearon que se podría ampliar la asistencia técnica de la Organización con vistas a solucionar estas deficiencias[8]Por el contrario el resto de los países declaran que promueven reformas más profundas y no se limitan solo a la asistencia técnica.

En este mismo contexto, se realizaron tres reuniones intergubernamentales intersesionales (IIM[9]siglas en inglés) en las que se realizaron amplias propuestas reunidas en ocho documentos. A pesar de los esfuerzos de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, para hacer fracasar esta iniciativa, se reactiva el Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA), con el objetivo de agilizar y completar las propuestas presentadas. Así en los años 2006 y 2007 se realizaron grandes esfuerzos para concluir con un paquete de propuestas que asegura la dimensión del desarrollo en las actividades de la Organización. En el año 2007 la Asamblea General de la OMPI adoptó una serie de 45 recomendaciones repartidas en seis categorías, y además se recomendó el establecimiento del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual. Estas categorías son:

Categoría A: Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

Categoría B: Fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público.

Categoría C: Transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y acceso a los conocimientos.

Categoría D: Evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia.

Categoría E: Cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la gobernanza.

Categoría F: Otras cuestiones.

De esta forma el Programa para el Desarrollo establece un marco de evaluación y valoración de impactos por primera vez en la historia de la OMPI y ofrece una oportunidad para reformar dicha organización y a la vez, cambiar los términos del debate sobre la propiedad intelectual. La asistencia técnica deberá estar orientada a potenciar el desarrollo y fortalecer las capacidades, además de que se debe tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo. También al facilitar aún más el acceso a la información se puede fomentar la transferencia y difusión tecnológica en pro de los países en desarrollo y así adoptar medidas para que puedan beneficiarse de las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales.

En todos los foros de reuniones que han tenido lugar hasta el año 2009 en la OMPI, el tema de la armonización de los derechos sustantivos en materia de patentes está presente, es una cuestión clave para lograr establecer patentes con alcance mundial. En conjunto con todas las reformas adoptadas en el PCT con el objetivo de simplificar aun más los estándares formales para estar en concordancia con el PLT y teniendo en cuenta las últimas propuestas realizadas por Estados Unidos en la Asamblea de la OMPI en el marco de la Unión PCT, queda demostrado que la tendencia en todos estos años es de reforzar los niveles de protección de las patentes.

A tenor de esta realidad la adopción de la Agenda para el Desarrollo marcó el inicio de una labor internacional sobre los derechos de propiedad intelectual y, en particular de las relativas a patentes, orientada hacia las necesidades de los países en desarrollo, y la implementación total de este Programa para el Desarrollo implicará que en los próximos años la OMPI aborde una serie de temas de interés para los países en desarrollo, los consumidores y las empresas que dependen de incentivos y modelos comerciales alternativos. Dados los variados grados de desarrollo socioeconómico de los países, los países en vías de desarrollo han planteado en diferentes foros que es esencial que cada país tenga libertad para adaptar el sistema de patentes a sus necesidades nacionales específicas. No es posible aplicar un enfoque que se adapte a todos. La norma internacional debe ser lo suficientemente amplia para dar a los países en desarrollo el espacio y la flexibilidad necesarios en la formulación de políticas que impulsen su desarrollo económico.

Autor:

Victoria Gómez Sardiñas

[1] Conferencia Diplomática realizada en la Haya en Junio de 1991.

[2] http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_31/wo_ga_31_9.pdf

[3] SCP, Standing Committee of Patent, siglas en Inglés.

[4] Estas son una de las premisas fundamentales que persigue la Agenda de Patentes.

[5] Oficinas de la Cooperación Trilateral están compuestas por las Oficinas de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO; la Oficina Europea de patentes, OEP; y la Oficina Japonesa de Patentes, OJP.

[6] Art.102 Patent Law (35 United States Code): “A person shall be entitled to a patent unless the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country , before the invention thereof by the applicant for patent, or the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in a public use in this country, more than one year prior to date of the application for patent in he United States”….

[7] Investigaciones recientes han presentado que la jurisprudencia de los Estados Unidos está proponiendo modificaciones relativas a la protección por patentes de métodos comerciales y métodos financieros.

[8] Los Estados Unidos enviaron la propuesta de que la OMPI continuará “promoviendo la propiedad intelectual en el mundo” como forma propia de sustentar. El Reino Unido propuso, por su parte, mejorar únicamente el trabajo de asistencia técnica de la OMPI .

[9] Primera IIM: 11-13/04/2005; Segunda IIM: 20-22/06/2005; Tercera(y última) IIM: 20-22/07/2005