La Frontera entre Marcas Tridimensionales y Diseños Industriales (página 2)

OTROS CONCEPTOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Brasil: "Se entiende por diseño industrial la forma ornamental de un objeto o la combinación ornamental de líneas y colores que se aplica a un producto para obtener un resultado visual nuevo y original en la configuración externa que pueda servir de modelo para la producción industrial."

Canadá: "Por diseño industrial se entiende las características de la forma, configuración, estructura u ornamento y toda combinación de esas características que, en el artículo acabado, puedan apreciarse exclusivamente por medios visuales."

Costa Rica: "Se entiende por dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, por modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación."

Japón: "Por diseño se entiende toda forma, estructura o color o cualquier combinación de esos elementos en un artículo (incluida toda parte de un artículo) que tenga efectos estéticos visualmente apreciables."

Se desprenden del análisis de los diferentes ejemplos de concentos de Diseños Industriales los siguientes elementos del concepto: es una forma ornamental (configuración, estructura u ornamento), el segundo elemento conceptual seria la combinación de líneas o combinación de colores, el tercer elemento a tomar en cuenta seria que fuese apreciable visualmente, que no cambie el destino o finalidad de dicho producto, que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía, y por ultimo que pueda servir para su fabricación.

Si tuviéramos que emitir nuestro concepto diríamos: "por diseños industriales se entiende una configuración, figura o estructura que deberá tener carácter ornamental y que de la combinación de líneas, trazos, contornos o colores resulta apreciable a la vista o al tacto y que cuya finalidad consiste en resaltar el producto sin alterar o cambiar la finalidad de los mismos, cuya apariencia otorga una novedad u originalidad sobrevenida y pueden servir para fabricarse".

DEFINICIÓN DE MARCA TRIDIMENSIONAL Y ELEMENTOS DEL CONCEPTO

Conociendo ya los conceptos de estas figuras y del análisis de estos artículos se comprende que no se define que es una marca tridimensional, por su parte ADPIC, aunque da una definición de marca tampoco define que es una marca tridimensional. Cabe hacerse las siguientes interrogantes ¿Existe algún texto internacional que defina que se entiende por marcas tridimensionales? ¿Cuales son las normas que se les aplican? ¿Que se entiende por marca tridimensional?, antes de respondernos estas preguntas debemos recordar que la marca es un bien patrimonial de naturaleza inmaterial que le pertenece a una persona natural o jurídica y cuya finalidad es identificar productos o servicios de esa persona, la marca tiene naturaleza patrimonial por que es susceptible de ser valorada como un activo de la empresa, es de naturaleza inmaterial pues por cuanto no tiene una forma física sino que pertenece a los bienes que representa y que se pueden clasificar como incorporales y que consisten en el reconocimiento de un derecho.

Conocido esto entonces ¿Que se entiende por marca tridimensional? la respuesta seria la siguiente:

"Puede constituirse en una marca tridimensional, la forma de un  producto, sus envases o envolturas siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado. El signo debe gozar de distintividad frente al producto. El derecho conferido es virtualmente perpetuo, en tanto se renueve de conformidad con las disposiciones legales."

Otra definición mas escueta de marcas tridimensionales seria: "las Marcas Tridimensionales se corresponden con cuerpos representados en 3 dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas, la forma de un  producto, siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado.

Una tercera definición de Marca tridimensional, y que se hace referencia a las dimensiones o medidas que ocupa la marca, en el espacio es: "aquel signo que posee volumen (alto, ancho y profundidad), o sea, que ocupa per se un espacio determinado".

Como se puede apreciar en casi todas las definiciones hay elementos que se repiten como son: la forma del producto, envases o envoltorios, que de distintividad al producto y que no corresponda con una forma usual en el mercado.

Los elementos del concepto son en primer lugar; la forma de un producto (por lo que mayormente las marcas tridimensionales van a estar representando productos y en menor grado servicios), en segundo lugar sus envases o envolturas (este aspecto refuerza mas la idea que las marcas tridimensionales van a representar productos en el mercado ya que son estos los que requieren de envases o envolturas para diferenciarlos y hacerlos mas atractivos al publico al que van dirigidos), posteriormente que distinga al producto (debe brindarle distintividad al producto, la distintividad puede ser adquirida mediante el uso en el trafico mercantil de la marca tridimensional o puede que ya le venga sobrevenida por ser una marca prestigiosa o notoria, en ocasiones las marcas renombradas se valen de marcas tridimensionales para afianzar mas la distintividad de sus productos), que no corresponda a una forma usual en el mercado (la marca tridimensional debe ser algún objeto o forma que aunque exista en la realidad no se conozca en el mercado como marca, debe ser inusual, aquí influye el hecho que en la medida que la marca se de a conocer en el mercado la forma del producto se hará mas conocida entre el consumidor).

La elaboración de nuestro definición conceptual seria la siguiente; "se entiende por marca tridimensional los cuerpos representados en 3 dimensiones, que poseen alto, ancho y profundidad, que ocupan un espacio determinado por si mismos y que pueden estar representados por envases, envoltorios, botellas, el entorno o forma del producto, siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado."

A nuestra definición agregamos la palabra forma pues hay marcas tridimensionales que no son embases.

Conociendo ya que se entiende por marcas tridimensionales y sus elementos veamos cual ha sido el alcance que se le ha brindado a la protección de los Diseños Industriales. A pesar de no contar con una definición de Diseños Industriales se establece en el Convenio de Paris en su artículo 5 quinquies del Convenio de París consagra la obligación de proteger los diseños industriales en los términos siguientes: "Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.", mientras que en los ADPIC se refrenda este mismo derecho en su articulo 1 "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos." y continua expresando:

"A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte I.I". Estas normas nos muestran que la cobertura jurídica brindada a esta figura ha sido internacionalmente reconocida.

Ahora bien retomemos una cuestión planteada anteriormente ¿Cuales son las normas que se les aplican a las marcas tridimensionales?

No seria desacertado decir que prácticamente la totalidad de las disposiciones en materia de marcas se aplican a las marcas tridimensionales, sin embargo debido a su propia naturaleza hay aspectos de las marcas tridimensionales que nos conducen a la existencia de un régimen especifico para este tipo de signos distintivos.

El examen de una marca tridimensional transcurre por tres etapas fundamentales:

1. Si el signo tiene capacidad distintiva per se, en tanto cumple con los requisitos y funciones inherentes a la marca.

2. Si no incurre en las prohibiciones al registro específicas para las formas tridimensionales.

3. Si no incurre en cualquier otra prohibición absoluta o relativa al registro.

También cuenta con impedimentos como en el caso de las marcas tradicionales.

Impedimentos al registro exclusivos para las formas tridimensionales

• La forma usual o habitual de los productos o envases o la impuesta por la naturaleza de los productos.

• La forma necesaria para obtener un resultado funcional o técnico.

• La forma que da un valor sustancial al producto.

Estas tres causales son excepciones que se aplican para considerar como no registrable un objeto tridimensional como marca.

Las pautas para determinar la funcionalidad utilitaria o presencia de una forma técnicamente necesaria son:

• Si la forma ha sido objeto de una solicitud o registro de patente, vigente o caducado.
• Si el solicitante resalta en la publicidad las ventajas en cuanto a la duración, resistencia o eficacia del producto o envase.
• Si la forma puede obtenerse mediante procesos de producción más económicos o simples.
• Si no existen formas alternativas que proporcionen igual ventaja utilitaria.

TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL PROBLEMA

Las marcas tridimensionales como se ha podido apreciar de sus elementos conceptuales pueden ser protegidas bien como Diseño Industrial o por la legislación marcaria. Los Diseños Industriales son un objeto específico de protección, y esta reconocido en todas las legislaciones modernas, aunque su tratamiento puede variar de un país a otro Las diferencias obedecen principalmente a la manera en que se percibe el objeto o la creación intelectual que debe protegerse. Por su condición mixta que aglutina en diferentes correlaciones, elementos estéticos y elementos funcionales o utilitarios. La forma y características de la protección que se le brinde dependerán según se privilegie uno u otro de esos aspectos.

Esta obligación quedará cumplida reconociendo jurídicamente la institución del diseño industrial como objeto especial de protección, poniendo a disposición de los diseñadores o creadores de los diseños industriales los medios legales para hacer efectiva esa protección. El Convenio de París deja en libertad a los Estados para determinar las características del sistema de protección de los diseños industriales y los medios para hacerla efectiva.

En consecuencia, un Estado puede cumplir su obligación de dar protección al Diseño Industrial no sólo mediante una normativa especial en el marco de la Propiedad Industrial, sino también por la vía de la legislación sobre el Derecho de Autor, considerando al diseño industrial como una obra de arte aplicado; o por la vía de la represión de la competencia desleal, considerando desleal la copia servil de los diseños industriales ajenos.

¿Cuál es la diferencia entre una marca tridimensional y un diseño industrial?

Mediante el Diseño Industrial se protege la apariencia particular de un producto que resulte de la combinación de líneas y colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea,  contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Debe gozar de novedad, es decir no presentar diferencias simplemente secundarias o ser igual a los existentes. El derecho conferido es esencialmente temporal, es decir que se hace público una vez agotado el término por el que se concede.

De acuerdo con esto, la diferencia es que una marca tridimensional debe distinguir el producto en el mercado, mientras en el diseño se protege la forma externa o la apariencia especial de un objeto y no necesita sino ser novedosa u original.

Las funciones primordiales que cumplen son diferentes:

• Un dibujo o modelo está destinado esencialmente a determinar la forma de un producto (principalmente, a decorar un producto).

• Una marca también se aplica al producto. La función primordial de una marca es identificar el origen comercial concreto en relación con productos y/o servicios específicos. .

Relación de Marcas Tridimensionales y Diseños Industriales

Tanto el régimen tutelar de la marca tridimensional como de los diseños industriales puede recaer en el mismo objeto (protección acumulada o doble protección) en el caso de las marcas tridimensionales la protección se manifiesta como en el caso de cualquier marca en la función distintiva que el signo cumple en el mercado, identificando el producto a favor de su titular y limitándose la tutela al grupo de productos o servicios comprendidos en el registro, en el caso de los diseños industriales la protección se origina para salvaguardar la creación de copias serviles de la pueda ser objeto la creación y para ofrecer un estimulo al inventor de nuevas formas industriales, traduciéndose esto como la recompensa de explotación temporal, el registro de una marca tridimensional puede ofrecer la ventaja de versar sobre derechos renovables periódicamente e indefinidamente mientras que los diseños industriales ofrece la ventaja de la universalidad es decir el derecho de oponerse a que terceros fabriquen la forma protegida en ningún genero de productos.

¿Por qué proteger los diseños industriales?

Un diseño industrial añade valor al producto, lo hace más atractivo y llamativo a los clientes y puede incluso convertirse en el principal motivo de compra del producto. Por lo tanto, la protección de los diseños valiosos suele ser una parte fundamental de la estrategia comercial de cualquier diseñador o fabricante.

Al proteger un diseño industrial mediante su registro en una oficina de propiedad industrial de ámbito nacional o regional, el titular obtiene los derechos exclusivos de impedir su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros. Se trata de una práctica que responde a la lógica empresarial, pues mejora la competitividad de una empresa y suele aportar ganancias adicionales mediante una o varias de las formas que se indican a continuación.

• Al registrar un diseño se adquiere el derecho de impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia, con lo que se fortalece la posición competitiva.
• El registro de un diseño valioso contribuye a obtener un mejor rendimiento del capital invertido en crear y comercializar el producto y, por lo tanto, supone una mejora de los beneficios.
• Los diseños industriales son activos empresariales que pueden incrementar el valor comercial de una empresa y sus productos. Cuanto más éxito tiene un diseño, mayor es su valor comercial para la empresa.
• Un diseño protegido puede también cederse (o venderse) a otros mediante la concesión de una licencia y el pago de un cantidad determinada, modo que permite acceder a mercados inabordables de otra manera.
• El registro de los diseños industriales fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honradas, lo que, a su vez, promueve la producción de una amplia diversidad de productos atractivos por su forma.

Razones para proteger los dibujos y modelos industriales:

• Para impedir que los copien
• Política de la empresa
• Para adelantarse a la competencia
• Cuestión de prestigio

TRATAMIENTO BRINDADO POR LA OMPI

Este tema a sido objeto de seguimiento legislativo por la OMPI; así el Comité Ejecutivo de Sorrento, Italia, que sesionó entre los días 8 – 15 de abril 2000 en su Cuestión Q148 referentes a "Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales" mediante resolución acordó en su exposición de motivos, incisos c) y d) lo que sigue:

"c) Se acepta que las formas tridimensionales podrán ser objeto de protección y registro como marcas, tal y como ya sucede en muchas legislaciones nacionales, siempre que las mismas cumplan la función de marca.

d) El derecho de marcas y el derecho de diseños industriales han sido concebidos con el fin de cumplir objetivos legales relacionados pero distintos, y por tanto son diferentes entre sí por lo que respecta a los requisitos de protección, a sus limitaciones, alcance de protección y en otros aspectos." y en su numeral primera esclarece que:

"Las formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños

Industriales como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección. La protección del diseño industrial, por lo general, es limitada en el tiempo, pero la protección por marca puede continuar indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro. Junto a estos requisitos primarios, para obtener y mantener la protección por marca pueden existir otros requisitos que deban ser observados."

Posteriormente esclarece cuando es que disfrutaran de esas diversas formas de protección:

"2. Para que una forma tridimensional pueda obtener protección como diseño industrial, debe ser nueva, aunque el grado exigible de novedad no sea el mismo para cada país o territorio. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones se requiere novedad absoluta o mundial y en otras novedades relativas o locales.

3. Para obtener protección como marca, la forma tridimensional debe tener carácter distintivo y no ser únicamente funcional o necesaria, y debe satisfacer otras condiciones generalmente aplicables a las marcas."

Y establece en su numeral 6 que:

"Es posible obtener para una misma forma tridimensional una protección acumulada a través del derecho de marcas y del derecho de diseños industriales, siempre y cuando se satisfagan las condiciones exigibles para cada tipo de protección. No hay reglas específicas que excluyan la posibilidad de obtener protección como marca de una forma tridimensional actualmente protegida o protegida anteriormente como diseño industrial o según cualquier otra modalidad de propiedad industrial o intelectual."

En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, se continuó este tratamiento legislativo, el Comité Permanente solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un documento que sirva de base al debate sobre los nuevos tipos de marcas. Por tal motivo, la Secretaría elaboró un documento, en el que se describen varios tipos de marcas nuevos y se comentan aspectos particulares relacionados con tales tipos de marcas.

El documento se basa en gran medida en información proporcionada en las respuestas al cuestionario de la OMPI sobre la legislación y la práctica en materia de marcas, recogido en un documento de la OMPI que sirvió como base para dicho trabajo, así como en aportaciones específicas de determinados miembros del Comité Permanente.

En el Anexo del documento se ofrecen ejemplos de los tipos de marcas a que se hace referencia en el texto del documento. Dichos ejemplos tienen un carácter meramente ilustrativo y no deben considerarse representativos de la legislación o la práctica en materia de marcas de ningún miembro en concreto del Comité Permanente.

Este tema ha sido tan polémico que en un comité de la OMPI prosigue la labor sobre varias cuestiones relativas a las marcas y los diseños industriales en el ámbito internacional, se reunieron en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006 bajo los auspicios del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas y examinaron varias cuestiones relativas a la legislación y a las prácticas relativas a las marcas y a los diseños industriales en los Estados miembros de la OMPI.

Participaron en la reunión delegaciones representantes de 89 Estados miembros de la OMPI y 17 organizaciones observadoras, con relación a los diseños industriales En cuanto a los diseños industriales, el SCT acordó promover una comprensión más adecuada de los distintos sistemas de registro y elaborar un cuestionario relativo a las formalidades de registro de diseños industriales en los Estados miembros.

Además, acordó estudiar los límites existentes entre todos los tipos de marcas y los diseños industriales y seguir examinando la jurisprudencia de los Estados miembros en relación con la superposición del derecho de autor con el Derecho de marcas, incluidos los nuevos tipos de marcas, haciendo especial hincapié en identificar los problemas existentes y los que puedan surgir. Está previsto que la próxima sesión del SCT tenga lugar del 7 al 11 de mayo de 2007.

DOBLE NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

El Diseño Industrial es una creación que responde simultáneamente a criterios utilitarios (funcionales) y estéticos. El Diseño Industrial esta destinado a aplicarse a un producto o artículo que posee una función utilitaria. Por tanto, independientemente de la forma que se le dé, el mismo debe servir para su finalidad funcional. Así, primeramente atenderá a imperativos técnicos, funcionales, ergonómicos y económicos indispensables para que el producto pueda cumplir su función y servir como modelo para su fabricación en serie, el diseñador también necesita tomar en cuenta factores estéticos en la definición de Diseño Industrial, cuidando que el aspecto visible del producto a que se incorpora sea atractivo y agradable al usuario. Se trata de diferenciar y hacer más atractivo el producto ante los ojos del consumidor, frente a los otros productos sustitutos y equivalentes presentes en el mercado. A calidad, funcionamiento y precio iguales, el aspecto estético del producto resulta determinante para que el producto sea preferido frente a los que ofrecen los competidores.

El Diseño Industrial se delimita al aspecto o apariencia de un producto utilitario. Derivado de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

La calidad de un producto determinado puede estar reconocida en su diseño, influyendo en la capacidad competitiva del producto en el mercado nacional y mundial. En la selección de los productos en el mercado, lo primero que llama la atención a los ojos del consumidor es el diseño que llevan incorporados. La calidad del diseño es lo que determina la decisión del consumidor de comprarlo o no.

Los Diseños Industriales al mismo tiempo que embellecen el entorno y hacen la vida de las personas más agradable y confortable, ganan mercados y consumidores. La calidad de los diseños de los productos industriales refleja el nivel de desarrollo social, cultural y artístico de una nación, al mismo tiempo que, constituyen un indicador de su desarrollo industrial.

Por tanto, el Diseño Industrial necesita ser visto como el centro de las actividades de las empresas (en especial las PYMES). Su uso exitoso depende de la prioridad y la alta consideración que se le dé dentro de la actividad empresarial.

Conclusiones:

• La mayoría de los ordenamientos jurídicos marcarios contemporáneos, incluida la normativa cubana, reconocen la posibilidad de registrar como marcas las formas tridimensionales de los productos y servicios; siempre y cuando no incurran en las prohibiciones de registro establecidas.
• Son registrables las formas fantasiosas, arbitrarias, sugestivas y evocativas, siempre que cumplan con la función esencial de la marca y, para ello, es necesario sensibilizar a los consumidores de la presencia de otros signos en el comercio que sirven para orientar su selección y constituyen indicadores del origen empresarial.
• Las causales de denegación no tienen aplicación abstracta, en tanto se prohíben para aquellos productos o servicios con los cuales la forma guarda estrecha relación.
• En algunos países las causales de denegación resultan superables en casos en que, junto a la forma tridimensional básica aparezcan elementos distintivos (denominaciones, colores, etc.) que deriven un conjunto apto para convertirse en marca, aún cuando el ius prohibendi no contemple tal forma, sino el conjunto distintivo; sin embargo, la mixtura de signos que incorporen formas tridimensionales no ha sido prevista en el Artículo 3 del Decreto-Ley 203.
• Es posible la concurrencia de protección sobre una misma forma tridimensional en virtud del Derecho de marcas, del Derecho sobre modelos industriales y Derecho de Autor como obra de arte aplicado; siempre que se trate del mismo titular o medie consentimiento de éste.

Bibliografía

"Consideraciones sobre la tutela a la Marca tridimensional en México" de Mauricio Jalife

"Selección de Lecturas de Propiedad Industrial" compiladoras Marta Moreno Cruz y Emilia Horta Herrera, Editorial Feliz Varela, Edición 2005

"La marca como un bien de la empresa" Germán Marín

"La Protección de las Marcas Tridimensionales" de M.Sc. Maylen Marcos Martínez

"Los Diseños Industriales" del Departamento de Invenciones, Modelos y Dibujos Industriales de la O.C.P.I.

Convenio de Paris

Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

BIOGRAFIA

Milkos Lázaro Gual Díaz, nacido el 22 de Diciembre de 1970, en Ciudad de la Habana, Cuba. Obtuve el titulo de Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana en el año 1996 y posteriormente cursé los Diplomados en Derecho Mercantil y Derecho Societario en el Instituto de Comercio Exterior, poseo además los siguientes postgrados:

Derecho de Propiedad Intelectual

Derecho Constitucional Norteamericano

Fundamentos del Derecho Mercantil

Protección Jurídica a la Actividad Mercantil

Modalidades de Contratación más utilizadas en el Comercio Exterior

Derecho de los Negocios

Elementos de Gestión del Postgrado

Contratación Internacional

Incoterms

Problemas Actuales del Derecho Mercantil

Me he desempeñado desde mi graduación hasta la fecha como asesor jurídico en diversos Organismos de la Administración Central del Estado y actualmente laboro en un Centro de Investigaciones Jurídicas.

Desde el año 2002 pertenezco al Capitulo de Derecho Mercantil de La Ciudad de la Habana, perteneciente a la Sociedad de Derecho Mercantil.

Autor:

Lic. Milkos Lázaro Gual Díaz

La Habana, febrero 2007