La elección y protección de las marcas en España

En la actualidad, los derechos de propiedad industrial resultan un instrumento imprescindible para el correcto funcionamiento de un mercado de libre competencia. Entre estos derechos, los signos distintivos de la empresa están llamados a cumplir un papel primordial, ya que constituyen un arma necesaria para la conquista y mantenimiento de la clientela. Es más: me atrevería a decir que, sin signos distintivos, una empresa no podría subsistir en un mercado globalizado.

Dentro de la categoría general de los signos distintivos empresariales es preciso diferenciar entre dos modalidades de propiedad industrial: la marca y el nombre comercial. En teoría, las diferencias entre estos signos distintivos parecen claras. Así, la marca es el signo utilizado por el empresario para distinguir los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Por su parte, el nombre comercial (distinto de la denominación social) es el signo que adopta el empresario para designar las actividades de su empresa. Sin embargo, en la práctica esta diferencia se desvanece si se confronta una marca de servicios y un nombre comercial.

II. – FUNCIONES DE LA MARCA.

De las dos modalidades mencionadas, vamos a centrar nuestra atención en la figura de la marca, si bien debemos señalar que algunas de las consideraciones que hagamos sobre las marcas pueden trasladarse a la otra modalidad de propiedad industrial: el nombre comercial.

Para establecer la importancia de la marca en el seno de la empresa, vamos a analizar, en primer lugar, las funciones que cumple este signo distintivo.

1.- Indicación del origen empresarial.

La función original de la marca es, sin duda, indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios. Mediante esta función, la marca desempeña un papel informativo, pues atestigua ante los consumidores que todos los productos portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa: la empresa titular de la marca o un tercero vinculado a ella (licenciatario, concesionario, distribuidor, etc.).

2.- Indicación de la calidad.

La segunda función que cumple la marca es informar sobre la calidad del producto o servicio que distingue. En efecto, la experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca asociada a un producto o servicio otorga al consumidor información sobre las características y calidad, más o menos constante, de los mismos. De esta manera, el consumidor creerá que todos los productos o servicios dotados de una misma marca ostentan idénticas calidades.

3.- Mecanismo de condensación de la buena fama.

En tercer lugar, desde la perspectiva del empresario, se aprecia que la función más importante de este signo distintivo es, sin duda alguna, constituir el mecanismo idóneo para condensar el eventual "goodwill" que la marca puede ostentar. El "goodwill" es la buena fama, reputación o prestigio de que gozan entre el público los productos diferenciados por la marca. Los factores que forman el "goodwill" son, fundamentalmente, los siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria ("selling power") de la marca.

4.- Función publicitaria.

En fin, en cuarto lugar, la marca también cumple una función publicitaria importante ya que el signo que la conforma puede conjugar el doble papel informativo y persuasivo que caracteriza a la publicidad como actividad de comunicación. Así, el efecto combinado de la publicidad y la marca pueden llegar a constituir un mecanismo adecuado para crear y mantener una demanda concreta para los productos o servicios, resultando un instrumento imprescindible para la irrupción en nuevos mercados o para el mantenimiento de los mercados ya conquistados.

III. – LA ELECCION DE LA MARCA Y SU FORMA DE PROTECCION.

Como hemos podido comprobar, tanto desde el punto de vista empresarial, como desde la perspectiva de los consumidores, la marca posee una vital importancia. Ciñéndonos a la perspectiva empresarial, resulta claro que la correcta elección del signo que constituye la marca supondrá un factor relevante que coadyuvará al éxito de una empresa. Además, no se debe olvidar que una vez elegido el signo es necesario llevar a cabo una política adecuada de protección del mismo.

Pues bien, a continuación veremos qué factores influyen a la hora de seleccionar nuestra marca; y, posteriormente, nos detendremos en analizar la forma más idónea de protección.

1.-Factores que influyen en la selección del signo.

1.1 La marca debe ser susceptible de representación gráfica.

En primer lugar, la correspondiente marca tiene que ser susceptible de representación grafica. De ahí que normalmente se soliciten como marca palabras (marcas denominativas) o imágenes (marcas figurativas) esto es: marcas que son percibidas por el sentido de la vista.

Sin embargo, en los últimos años, se ha comenzado a plantear el registro de signos no visibles; esto es: que no son percibidos por el sentido de la vista, pero que pueden ser percibidos a través de otros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, etc.

• Las marcas sonoras

En los últimos años, ya se admiten las marcas sonoras, puesto que permiten su representación grafica, a través de determinados medios, el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma.

En el año 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que una marca sonora se puede registrar, si el sonido es susceptible de representación gráfica, por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres- y esa representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Ahora bien, el Tribunal de Justicia excluyó específicamente del Registro de Marcas las descripciones descritas en las que se indique que el sonido consiste en las notas que forman una obra musical, o que es la voz de un animal, o una onomatopeya o, simplemente, una secuencia de notas musicales. Esta sentencia ha provocado confusión en punto al modo de representación de una marca sonora.

En el año 2005, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, declaró que el solicitante de una marca comunitaria podía adjuntar un archivo de sonido a la correspondiente solicitud. El archivo adjunto ha de estar en formato de MP3, y su tamaño no puede superar 1 Mb y no se admite la ejecución repetitiva (loop), ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming).

Pues bien, INLEX, IP Expertise fue el primer solicitante que logró obtener el registro de una marca sonora comunitaria por este procedimiento, representada según se muestra a continuación:

1.3 Las marcas olfativas

Por lo demás, también se plantean problemas en relación con las marcas olfativas. En efecto, los fabricantes de determinados productos tienen un interés –cada vez mayor- en que se asocie su producto con un aroma agradable. Ahora bien, para obtener el registro de una marca olfativa, el solicitante tiene que cumplir dos requisitos. En primer lugar, poder representarse gráficamente el aroma del producto. Y, en segundo lugar, acreditar que ese aroma no es el producto mismo. Para la representación grafica del aroma, parece que la formula química no es aceptable, puesto que representa la sustancia y no el olor. Y, por otro lado, una descripción verbal tendría que ser tan exacta que no permitiese su confusión con ningún otro signo.

El TJCE, en su sentencia de 12-12-2002 denegó el registro como marca de un aroma "balsámico afrutado con reminiscencias de canela". El rechazo obedecía a que la representación grafica no se cumple con una formula química, ni a través de una descripción, ni mediante el depósito de una muestra del aroma. En Reino Unido se ha admitido como marca, para identificar neumáticos, el aroma o fragancia floral que recuerda a las rosas.

1.4 Las normas gustativas.

Finalmente, también se plantea el problema de las marcas gustativas, esto es, el registro de un determinado sabor como marca. Se ha señalado que en este tipo de marcas es más fácil su representación grafica, puesto que –en algún caso-se ha cumplido por medio de una descripción escrita del sabor. En todo caso la OAMI denegó como marca comunitaria, el aroma a fresa artificial, para distinguir medicamentos, que había sido solicitado por la empresa farmacéutica Eli Lilly. La denegación se basaba en que cualquier fabricante tenía derecho a añadir el aroma a fresa artificial en sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener; además, es probable que el sabor sea percibido por el consumidor de modo distinto.

En fin, no debemos olvidar que la mente de los fabricantes y de los expertos en marketing es muy fértil. Por eso, no nos debe sorprender que en el futuro, aparezcan nuevas marcas que se alejen de las marcas clásicas.

Llegados a este punto, debe reseñarse que desde la perspectiva técnico-comercial existen parámetros para seleccionar de forma conveniente el signo ideal de marca. Sin ánimo exhaustivo –y mucho menos dogmático- vamos a exponer con carácter general algunos de los criterios que según los estudiosos del marketing son válidos para la buena elección de una marca.

1.5 Marcas denominativas.

• La marca -si es denominativa- deber ser breve y de fácil pronunciación. En general, las marcas más notorias o renombradas en el mundo son marcas constituidas por dos silabas y cuatro letras: NIKE, SONY, COKE, KODAK, etc.

• La marca no puede evocar un concepto que provoque rechazo. Ha de tenerse en cuenta especialmente que si la marca se va a utilizar en varios países, con distinto idioma en cada uno de ellos, debe encontrarse un signo común apto para todos ellos- En este sentido, debe tenerse un cierto cuidado con el concepto evocado por la marca, ya que puede ser diferente en cada idioma. En este sentido, no parece apropiada para el mercado español la marca americana "VERDURA" para distinguir joyas, puesto que no trasmite mucho glamour.

Y bien podría suceder que una denominación correcta en un idioma pueda resultar incorrecta o malsonante en otros idiomas. Ya hace muchos años Mitsubishi optó por modificar –en España– la marca de su vehículo todo terreno "Pajero", por otro que sonase mejor en castellano "Montero". Por su parte en España Nissan evitó lanzar su modelo Moco. Y, evidentemente, Mazda no salió al mercado con su modelo Laputa.

• Una tercera característica de la marca es que sea fácilmente memorizable y adecuada para transmitir el mensaje que se desea comunicar al público. En este punto, es importante que la marca se adecue a las características del producto o servicio que va a distinguir. De tal manera que pueda ser asociada fácilmente a ese producto o servicio. Con ello, se conseguirá que el público interprete con rapidez los posibles mensajes publicitarios, reforzándose de este modo el aspecto informativo de la marca.

Esta característica nos lleva a analizar si la marca debe ser descriptiva del producto o, si por el contrario, es más conveniente que la misma sea meramente sugestiva. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que decantarse por esta segunda posibilidad, ya que las marcas que describen las características de los productos no se pueden registrar, salvo casos muy excepcionales.

Una última característica es que el nombre elegido por la marca sea distinto del nombre del producto. Mediante este requisito, no solo se tratan de evitar que se registren como marcas denominaciones genéricas, cuya inscripción está prohibida. Antes bien, se persigue que la marca no se "vulgarice" y, por lo tanto que en el futuro se convierta en el nombre genérico de ese producto. En efecto, hay que tener en cuenta que han existido multitud de marcas que, con el transcurso del tiempo, se han convertido en un signo genérico y ya no cumplen la función de la marca. Hay que pensar que palabras como "Termo" "Cello" "Telediario" "Puente aéreo" fueron inicialmente marcas y acabaron convirtiéndose en simples genéricos.

Dicho con otras palabras, debemos evitar que la marca muera de éxito, y, en este sentido, al igual que un ser vivo, las marcas también nacen (a través del registro), crecen (a través de su difusión y multitud de países) y mueren. Pues bien, precisamente la marca se considera muerta si, por la actitud de su titular, se vulgariza y se plasma como nombre genérico en el diccionario de la lengua del correspondiente país. Si una marca aparece en el correspondiente diccionario de la lengua, cabe entender que ha entrado en el cementerio. Así pues, se podría decir los diccionarios son los camposantos de las marcas.

1.6 Marcas graficas.

Como hemos dicho, para que pueda inscribirse la marca tiene que ser susceptible de representación grafica. Ahora bien, también se exige que esa representación grafica tenga un carácter distintivo. De ahí que se señale que carecen de distintividad los signos excesivamente complejos. Precisamente, por la excesiva complejidad, el consumidor no llegará a identificar, a través de este signo, el producto o servicio diferenciado por el mismo, como procedente de una determinada empresa. Es más: a consecuencia de esa complejidad, el consumidor no llegara a retener en la memoria la representación grafica del correspondiente signo. Y, por ende, no podrá asociarla con el producto o servicio.

Dentro de este tipo de signos cabe incluir por una parte los diseños o conjuntos gráficos que tienen un efecto predominantemente ornamental. A este respecto, es altamente significativa la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2004, que denegó la inscripción como marca, de un dibujo, por el carácter "tan heterogéneo del grafico solicitado que no permitía asegurar que –en el futuro-los consumidores tuviesen capacidad para identificar los productos a que el signo se refería".

2.- La protección de las marcas.

Una vez elegido el signo será necesario protegerlo de manera conveniente y rápida mediante su inscripción como marca en la Oficina encargada de la protección de la propiedad industrial; en nuestro caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A la hora de proteger la marca deben tenerse en cuenta diversas circunstancias, todas ellas relevantes desde un punto de vista jurídico. En primer lugar, la marca debe ser válida; es decir, el signo no puede incurrir en ninguna de las prohibiciones de registro absolutas que a tal efecto se establecen en la Ley de Marcas de 7 de Diciembre de 2001 (LM). Así, por ejemplo, las marcas no pueden ser genéricas (STS, 27.2.2003 "LA LOTERIA"), descriptivas ("light", "barato", "Banca 24 horas" STS 1.9.2001 "Insigne") usuales, las formas necesarias del producto (forma impuesta, forma necesaria para obtener un resultado técnico) contrarias a la Ley o a las buenas costumbres, engañosas (STS 25.10.2002 "Manzanilla Gonzalez Pelacios"), ni estar constituidas por denominaciones geográficas (STS 19.1.2010 denegó la marca "Pimientos Pimerpadrón" para productos clase 31), ni reproducir símbolos de un país, símbolos de interés público, etc. (Ver Arts. 5 y 9 LM).

Un segundo requisito que se le exigirá al signo elegido es la disponibilidad. Y un signo sólo estará disponible cuando un tercero no haya inscrito en la OEPM, ni en la OAMI un signo idéntico o semejante, para los mismos o similares productos o servicios.

La vía más adecuada, para cerciorarse de que un signo está libre, es solicitando de la OEPM la realización del "Informe de búsqueda de antecedentes de signos distintivos". Esta búsqueda, que está totalmente informatizada, posee un doble aspecto. Así, a través de la "búsqueda de identidades" conoceremos si un signo idéntico al nuestro se encuentra ya registrado para distinguir cualquier producto o servicio. Por otra parte, existe la "búsqueda de semejanzas". En este caso, la OEPM nos señalará no sólo las marcas idénticas, sino también las que pudieran resultar semejantes; esta búsqueda se limitará a una sola clase del Nomenclator Oficial. Clase que previamente habrá sido seleccionada por el solicitante en atención al sector empresarial que le interese.

La importancia que tiene este informe es obvia, puesto que permitirá asegurarse sobre la disponibilidad del signo y sus posibilidades de inscripción. Además, se habrán podido evitar los peligros derivados de la utilización de la marca a espaldas de la realidad registral; especialmente, los relativos a la comercializaci6n efectiva del producto, con los consiguientes gastos de etiquetaje, embalaje, publicidad etc. Tampoco deberemos olvidar que tal utilización podría considerarse ilícita, ya que estarían usurpando los derechos que sobre la marca posee el anterior titular de una marca semejante.

Si el resultado de los informes permite apreciar que no existe ningún problema a la hora de proteger nuestra marca, habrá que determinar su ámbito de protección y, particularmente, en cuantas clases del Nomenclátor Internacional vamos a inscribirla.

Aún cuando no se puede dar un consejo global para todos los casos, ha de señalarse que los factores que influyen a la hora de determinar la "protección total" de una marca derivan de múltiples factores. En primer lugar, habrá de tenerse en cuenta la importancia de la marca en el seno de la empresa y, también, el propio potencial económico de ésta. En segundo lugar, la posibilidad de exportación de los productos identificados con la marca. El principio que podría sustentarse en este campo sería, en definitiva, el siguiente: La marca solo se debe registrar para los productos que realmente va a identificar, así como para productos afines y en aquellos países, en los que se comercialice o se vaya a comercializar en el futuro.

Por lo demás, tampoco debemos olvidar que desde un punto de vista jurídico, existe un grave inconveniente para el registro de una marca en todas las clases. Este inconveniente se deriva de la obligación de usar la marca registrada que impone el Art. 39 LM.

IV.- LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

Acabamos de comprobar que el medio para la adquisición del derecho sobre la marca, es a través de la inscripción del signo en la Oficina encargada de la protección de la propiedad industrial. Para delimitar convenientemente el problema, que a continuación vamos a estudiar, deberíamos añadir que las marcas poseen efectos limitados territorialmente a aquellos países donde se ha solicitado la protección de manera expresa. En consecuencia, si un empresario desea proteger una marca en varios países deberá realizar tantos registros como países le interesen, salvo que solicite una marca comunitaria. En este último caso, podrá disponer de una marca que tiene un ámbito territorial que abarca toda la UE. (27 Estados).

Sobre los aspectos internacionales de la marca volveremos al final de la exposición. En este momento, vamos a tratar el tema relativo al conflicto que puede surgir cuando un empresario intenta registrar su marca en otro país y comprueba que la misma ya está registrada.

Debemos partir de la base que el carácter territorial de la marca puede suponer que un mismo distintivo puede estar protegido en dos países por personas diferentes, sin vínculo comercial alguno. Estas coincidencias se deben, en ocasiones, al azar. Sin embargo, en otras, tal coincidencia se ha buscado a propósito. Así, existe una reprobada práctica comercial de inscribir marcas conocidas en el extranjero pero que no están registradas en ese Estado.

Las consecuencias que una situación de este tipo puede traer para una política de expansión comercial a nivel internacional de las empresas son importantes; incluso, podrían llegar a suponer la inviabilidad de esta política expansionista en aquellos países donde la marca haya sido registrada por un tercero, ya que éste podrá impedir la comercialización de los productos que portan la marca registrada en España.

Esta situación puede darse en la práctica, como de hecho ya ha sucedido en España. Por ello, a continuación, pasaremos a exponer cómo se adquiere el derecho sobre la marca en nuestro país, así como los derechos que pueden asistir al usuario anterior -especialmente extranjero- que no inscribió su marca en España.

Pues bien, el Art. 2 de la Ley de Marcas -que se inspira en el Art. 6 bis CUP- dispone de manera rotunda que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro "válidamente efectuado". No obstante, la norma que comentamos dispone, a continuación: "cuando el registro de una marca hubiese sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual la persona perjudicada podrá reivindicar ante los Tribunales la titularidad de la marca en el plazo de cinco años".

Debe tenerse en cuenta que, en este caso, no se trata de que la marca que haya sido registrada -indebidamente- tenga que ser una marca notoria. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de mayo de 2005. Es más: mediante la norma citada se protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud. Dicho con otras palabras, se frustra el registro de una marca, por un tercero, realizado de una forma fraudulenta. Normalmente, este registro suele tener lugar cuando el solicitante desleal tuvo conocimiento de la existencia de una marca que no estaba registrada en España.

Por lo demás, también se prohíbe que el agente o representante de un tercero, que sea titular de una marca en otro país miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial de Comercio, registre esta marca a su nombre –en España- sin el consentimiento del titular. Como no podía menos suceder, la Ley prevé que el titular perjudicado tendrá derecho a ejercitar la correspondiente acción de nulidad o reivindicatoria, conforme a lo previsto en la Ley de Marcas.

En suma, pues, tenemos que poner de relieve que la adquisición de la marca a través del registro, como principio general, tiene que ser matizado, en los casos en que las marcas se han registrado de mala fe, o vulnerando derechos de terceros o infringiendo obligaciones leales o contractuales.

IV. – LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL.

Estos últimos comentarios nos llevan a analizar el tema de la marca como activo empresarial, toda vez que la marca forma parte del patrimonio empresarial y puede suponer un valor económicamente valioso para la empresa.

En efecto, la marca -al igual que los demás derechos de propiedad industrial- constituye un bien patrimonial susceptible de evaluación económica que, además, pueden ser objeto de múltiples negocios jurídicos. Así, el Art. 46.2 LM, reconoce que la marca y la solicitud de marca podrán transmitirse, con independencia de la venta de la empresa. Esto es, reconoce la cesión libre de la marca. A esta declaración general debe añadirse la contenida inmediatamente en tal precepto, que establece que la marca podrá darse en garantía y ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra. Finalmente, y para completar esta visión señalaremos que, de acuerdo con el Art. 46.2 LM, la marca podrá ser embargada y ser objeto de medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

De los diversos negocios jurídicos que pueden tener por objeto las marcas vamos a detener nuestra atención en la cesión y la licencia. Aunque ambas instituciones son diferentes y poseen un peculiar régimen jurídico, vamos a intentar -en aras a la brevedad- analizar conjuntamente ambas figuras. No obstante, no deberemos olvidar que la cesión y licencia son figuras jurídicas diferentes. La cesión implica el cambio de titularidad de la marca. Por el contrario la licencia supone, únicamente, que el titular de la marca -manteniéndose como propietario de la misma- autoriza a un tercero a utilizarla.

La primera cuestión común que conviene aclarar a la hora de analizar el papel de la marca como activo empresarial, se refiere a la posibilidad de ceder o licenciar tanto la solicitud de marca como la marca ya concedida- En otras palabras, no resulta necesario esperar a que la OEPM conceda la marca para poder venderla o autorizar a un tercero su uso mediante licencia. Ahora bien, en el caso de una mera solicitud de marca, conviene que tal hecho se aclare en el contrato; si no se hace referencia expresa a la solicitud se podría dar a entender que la marca goza de efectos plenos, cuando ello no será así hasta que se produzca la concesión definitiva.

Si esta aclaración no se realizase podrían surgir inconvenientes para el titular de la marca o licenciante en el hipotético supuesto de que la marca posteriormente fuese denegada. En este caso, el adquirente de la marca o licenciatario podrían llegar a exigir responsabilidades a su contraparte o, incluso, pedir la anulación o rescisión del contrato alegando la falta de objeto del mismo, pudiendo solicitar los consiguientes daños y perjuicios causados.

Una segunda cuestión de importancia, particularmente aplicable a la cesión de marcas, es la que resulta del principio -que rige en España- sobre cesión libre de la marca. Este principio implica que una marca puede ser cedida con independencia de la transmisión total o parcial de la empresa. Ahora bien, cuando se transmite la totalidad de la empresa, se consideran transmitidas todas sus marcas, salvo pacto en contrario o que así se deduzca de las circunstancias del caso.

Conviene señalar que el adquirente de una empresa debe poner especial énfasis en hacer figurar en el contrato de adquisición, fusión, etc. de la sociedad, que la totalidad de derechos de propiedad industrial -y particularmente las marcas- también son transmitidos. En efecto, si bien en el caso de la transmisión total de la empresa estos derechos se consideran transmitidos, no está de más realizar una referencia explícita a los mismos.

La última característica común al régimen de cesión y licencia de marcas la encontramos a la hora de analizar la forma que deben revestir estos contratos y los efectos que los mismos pueden poseer frente a terceros. El principio general es que estos contratos no necesitan formalidad alguna para resultar eficaces. Sin embargo, si analizamos los efectos que tales contratos dejarán de tener si no se inscriben en la OEPM, llegaremos a la conclusión de que, de alguna manera, la Ley compele a que los mismos, deben constar por escrito si se quiere que tengan efectos plenos.

Esta última afirmación se realiza sobre la base de considerar que el principio general de libertad de forma establecido para los contratos mercantiles en el Código de Comercio se ve, absolutamente mediatizado, para el caso de las marcas en el Art. 46 LM. Este artículo dispone que "los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior solo podrán oponerse a los terceros de buena fe, una vez inscritos en el Registro de Marcas".

De la lectura del citado precepto podemos deducir que si estos contratos no se inscriben en la OEPM, tendrán validez plena entre las partes. Sin embargo, no poseerán efectos frente a terceros, lo cual puede acarrear graves perjuicios, especialmente, para el adquirente o licenciatario.

En efecto, en punto al tema de la cesión plena de la marca, ha de señalarse que si ésta no se inscribe en la OEPM el "nuevo titular" no podrá defender su marca frente a intentos posteriores de registro por un tercero, ni tampoco frente a posibles usurpaciones o imitaciones que de su marca se estén realizando en el mercado. Tampoco podrá renovar la marca. En definitiva, si el nuevo adquirente no inscribe su titularidad en la OEPM, ni éste Organismo ni los terceros ajenos al contrato considerarán al mismo como titular de la marca a pesar de que esta titularidad la ostente de hecho.

Para completar esta visión panorámica de la marca como activo empresarial, vamos a referirnos a una ulterior característica de la cesión de marca y de la licencia. Así, en cuanto a la cesión, la marca se considera indivisible; en el sentido de que no serán posible cesiones parciales relativas al signo (ceder sólo el gráfico, sin la denominación) o el ámbito territorial (no se puede ceder la marca para una Comunidad Autónoma), etc. No obstante, la existencia de la marca multiclase, permite la cesión de la marca para una clase del Nomenclátor, conservando el titular las restantes clases del Nomenclátor.

En la licencia de marca, ésta se considera divisible, por lo que el titular podrá licenciar solo algunos aspectos o facultades inherentes a la misma. Esta concepción es perfectamente lógica y responde a la propia finalidad de la institución de la licencia. Debe tenerse en cuenta que la licencia de marca, así como otras instituciones análogas a la misma (franquicia, concesión, etc.) constituye uno de los medios utilizados por las empresas en su política de expansión comercial, tanto a nivel nacional, como internacional.

Por ello, y en atención a las diversas características de los mercados, al titular de la marca le puede interesar, bien comercializar los productos por si mismo o bien por terceros, que puede ser un exclusivista o no. Además, esta exclusiva puede tener una larga o corta duración, o estar delimitada a un territorio. Todo ello dependerá de las circunstancias que convengan a las partes interesadas.

Pues bien, en atención a todos estos hechos, existen diversas clases de licencia sobre marcas. En primer lugar, podemos distinguir entre licencias simples y licencias exclusivas. Las primeras serían aquellas en las que el titular de la marca se reserva la posibilidad de utilizar la marca licenciada, bien por sí mismo, bien otorgando nuevas licencias. Las licencias exclusivas, por el contrario, implican que el titular de la marca no otorgará nuevas licencias en el territorio previamente delimitado. En efecto, puede existir una licencia exclusiva pero delimitada territorialmente a una Comunidad Autónoma, por ejemplo.

Una ulterior clase de licencia exclusiva es la "licencia exclusiva reforzada". De acuerdo con ella el titular de una marca no solamente se compromete a no otorgar nuevas licencias, sino que también se obliga a no utilizar por sí mismo la marca licenciada. Por lo demás, señalaremos que existen otro tipo de limitaciones que pueden reflejarse en los contratos de licencias. Así, por ejemplo, las relativas a la duración, productos, etc. Todo este cúmulo de circunstancias deberá tenerse muy presentes a la hora de redactar un contrato de licencia de marca.

Otro aspecto importante de la cuestión se refiere al celo que debe poner el licenciante a la hora de controlar a sus licenciatarios. Hemos visto, que el contrato de licencia otorga múltiples posibilidades para llegar a crear una extensa red comercial. Ahora bien, el licenciante deberá poner sumo cuidado para que su marca -que es utilizada por terceros (licenciatarios)- no se desprestigie. Por consiguiente, en los correspondientes contratos de licencia deberán plasmarse una serie de cláusulas por medio de las cuales se facilite al licenciante el ejercicio de un control efectivo sobre las actividades del licenciatario.

A la hora de establecer estas cláusulas ha de tenerse un extremado cuidado, puesto que las mismas pueden ser bastante conflictivas desde el punto de vista del Derecho de la libre competencia. Sin embargo, no por ello se puede mantener que cualquier tipo de clausulas de control impuestas por el licenciatario esté prohibida. Antes al contrario, son válidas aquellas cláusulas que tengan por finalidad mantener el nivel de calidad de los productos o servicios objeto del contrato, ya que si estas cláusulas no se permitiesen podría verse perjudicado el propio "goodwill" de la marca. En efecto, un mal uso de la marca por los licenciatarios desprestigiaría la marca en el mercado e, incluso, podría llegar a engañar a los consumidores sobre las características, procedencia, etc. de los productos distinguidos por la marca licenciada.

Esta última afirmación nos lleva, además, a la siguiente conclusión. Si el licenciante no controla debidamente el standard de calidad de los productos distinguidos bajo licencia, está poniendo en peligro la propia existencia de su marca. Esta podría ser caducada por los Tribunales en aplicación del Art. 55 LM, que dispone que la marca se cancelará cuando por el titular; o por mejor decir, un tercero autorizado, se convierta en un signo que pueda inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad, características del producto o servicio distinguido por la marca.

VI.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA.

1.- El CUP

A lo largo de la presente ponencia hemos intentado resaltar la conveniencia de llevar a la práctica una rápida y eficaz política de protección de los signos distintivos de los empresarios, concretamente, de las marcas. Tales apreciaciones también resultan válidas a la hora de analizar la problemática de la protección de las marcas a nivel internacional.

A la hora de abrir nuevos mercados, resulta aconsejable y necesario que las empresas registren -incluso con una determinada antelación- sus marcas en los países donde vayan a comercializar sus productos en un futuro más o menos inmediato. En efecto, si una empresa no sigue una correcta y calculada política de protección internacional de marcas, podría ocurrir que sus propias marcas llegaran a constituir una barrera para su expansión comercial.

Anteriormente, hemos visto el caso de marcas extranjeras que son registradas en España por terceros. Pues bien, si una empresa española no realiza esta política de protección internacional de sus marcas, se podría ver involucrada en un pleito de similares características en el extranjero.

La protección internacional de las marcas choca con algunos problemas que se derivan, principalmente, de la diversidad legislativa, la cual trae como consecuencia una serie de problemas burocráticos y administrativos. Por consiguiente, no nos debe extrañar que en el marco internacional se hayan intentado establecer diversos instrumentos para facilitar la protección internacional de las marcas. Esta tendencia armonizadora -que cada vez es más fuerte- se puede contemplar a tres niveles que a continuación paso a explicar.

En un primer nivel está el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). Este Convenio data de 1883 y al mismo pertenecen más de 150 países. En el CUP se implanta un principio fundamental para la protección internacional de las marcas: el principio de prioridad. A través del mismo cualquier persona que haya solicitado una marca en un país de la Unión tendrá un plazo de hasta seis meses para depositar esa marca en los demás países miembros del Convenio. En tal supuesto, estos ulteriores depósitos conservarán como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de la solicitud del primer país. Junto al CUP no hay que olvidar el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de Abril de 1994 (Acuerdo ADPIC).

2.- La marca internacional.

Esta primera medida aunque importante, resulta a todas luces insuficiente para resolver todos los problemas que pueden suscitarse; particularmente, el problema derivado de la necesidad de realizar tantos depósitos como países donde se quiera obtener protección. Por eso, de manera casi inmediata a la promulgación del CUP, se llegó a un segundo nivel de armonización en la protección internacional de la marca. Este nivel está representado por lo que vamos a denominar "Sistema de Madrid, que está integrado por el Arreglo de Madrid de 14 de Abril de 1891 sobre registro internacional de marcas y su Protocolo también hecho en Madrid el 28 de junio de 1989. "El Sistema de Madrid" tiene una ventaja importante, ya que a través de un único procedimiento internacional se puede conseguir que nuestra marca tenga efectos en multitud de Estados. Es la denominada marca internacional.

Para obtener una marca a través de este procedimiento, resulta imprescindible tenerla registrada previamente en el país de origen (Arreglo) o solicitado (Protocolo) en nuestro caso España) y pedir por conducto la OEPM la protección de la marca en los países que se dispongan en la solicitud. Esta petición es cursada a la Oficina Internacional, con sede en Ginebra, que la trasmitirá a los Estados designados. Si transcurrido un año (Arreglo) o 18 meses (Protocolo), las Oficinas de los Estados designados no han señalado ningún reparo para la protección de la marca, ésta se considerará registrada en tales países y producirá los mismos efectos que las marcas solicitadas directamente ante las respectivas Oficinas nacionales.

La utilización del "Sistema de Madrid" presenta grandes ventajas para las empresas, ya que pueden conseguir una marca en varios países a través de una única solicitud (solicitud internacional), redactada en una sola lengua (español) y tramitada por una sola Oficina (Oficina Internacional)- Estas ventajas se vuelven a repetir en el momento de realizar los trámites posteriores para la renovación de las marcas-

A través del "Sistema de Madrid" se simplifican, especialmente, los trámites burocráticos y administrativos para obtener y mantener la concesión de una marca a nivel internacional- Sin embargo, esta marca es concedida por cada Oficina nacional y surtirá efectos, únicamente, en el territorio de los países designados. Por eso, podemos decir que con este Sistema se consigue un nivel de armonización intermedio.

3.- La marca comunitaria.

El siguiente paso armonizador se ha establecido por la Unión Europea. En congruencia con la implantación de un mercado único y como instrumento idóneo para conseguirlo, la Unión Europea ha establecido una marca válida para todo el territorio comunitario: La marca comunitaria. Esta marca se obtiene mediante un único depósito, a través de un único procedimiento y es concedida, por una Oficina: Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), cuya sede está en Alicante.

Las ventajas que ofrece el sistema comunitario de marcas son evidentes. Se otorga una marca única en 27 Estado, que en el futuro requerirá una única renovación. Las grandes empresas tendrán un instrumento de racionalización indudable para proteger sus marcas en el territorio comunitario, ya que no solamente se restringirán los trámites para una efectiva protección, sino que, muy especialmente, se abaratarán los costes.

Sin embargo, desde la perspectiva de las pequeñas empresas, cuyo ámbito de actuación es puramente local o a lo sumo nacional, la marca comunitaria no resulta, en principio, atractiva. Por eso, la implantación de la marca comunitaria no supuso la desaparición de las marcas nacionales, ni de las Oficinas estatales de la propiedad industrial. En consecuencia, las empresas serán libres de elegir la vía que estimen más oportuna a la hora de proteger sus marcas en la Unión Europea, pudiendo optar por la vía nacional o por la vía comunitaria; e incluso por la vía internacional del Sistema de Madrid.

Autor: Dr. Carlos Lema Devesa

Enviado por:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

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