Acciones para evitar infracciones de patentes y marcas en la exportación de productos
Enviado por Frank Arteaga Pino
Los derechos de Propiedad Industrial (PI) constituyen prerrogativas legales que se conceden a las personas naturales o jurídicas sobre sus creaciones, tanto en el ámbito comercial o industrial. Dentro de ellas, constituyen principales objetos de protección las nuevas creaciones tecnológicas, que son a las que arriba el inventor cuando llega a una nueva solución técnica relacionada con algún problema del estado del arte y, por otra parte, los signos distintivos con los que el fabricante o comerciante aspira a distinguir los productos y servicios resultantes de la actividad económica que realiza de otros similares que concurren en el tráfico mercantil.
La protección de estos derechos implica una especial tutela a bienes intangibles que poseen un alto impacto tecnológico y que llegan a alcanzar un valor económico sustancial en el mercado, con repercusión en la economía nacional. Además contribuyen al desarrollo tecnológico, estimulando la innovación y por tanto mejorar el nivel de vida y el desarrollo de la sociedad.
Está claro hoy en día que la concesión de derechos de PI no es suficiente, siendo indispensable en las condiciones actuales que haya una debida protección a las empresas nacionales, las cuales podrían tener que enfrentar pérdidas económicas resultantes de situaciones de oportunismo de sus competidores.
Es por ello que tanto los Convenios y Tratados Internacionales como los ordenamientos jurídicos nacionales refrendan estos derechos y ofrecen a los titulares herramientas y mecanismos legales para evitar o hacer frente a posibles infracciones de derechos en el curso de la realización de actividades comerciales, incluyendo la exportación de productos, lo cual se conoce como medidas de observancia.
Los lineamientos que rigen la Política Económica y Social del país, aprobados en el año 2011, plantean la necesidad de aumentar las exportaciones de productos y servicios de alto valor agregado y que respondan a altos estándares de calidad; incrementar y consolidar ingresos por concepto de exportaciones e instrumentar estrategias que garanticen nuevos mercados. De igual modo, se estipula la necesidad de alcanzar una mayor eficiencia en la gestión importadora del país y propiciar un acelerado proceso de sustitución de importaciones identificando las capacidades de fabricación nacional y la sostenibilidad de los ciclos de producción en los renglones de mayor de interés.
En tal sentido, pretendemos ofrecer un acercamiento a un grupo de acciones que deberán tener en cuenta las entidades nacionales que participan en estos procesos, así como darles a conocer algunos recursos previstos en la legislación para la defensa de sus derechos.
Existen diversas formas de introducirse en un mercado extranjero, ya sea de manera directa (propio fabricante), o bien de manera indirecta a través de intermediarios con experiencia exportadora o a través de la concertación de contratos de licencia de derechos de Propiedad Industrial, asociación con empresas extranjeras (Empresas Mixtas), entre otras.
En caso de exportación directa el empresario debe observar que con la introducción de los productos en el mercado extranjero no se infrinjan derechos registrados a favor de terceros, así como realizar una vigilancia activa de sus derechos para evitar infracciones por parte de otros competidores.
En el resto de los casos resulta importante dejar claro en los contratos que se conciertan, esencialmente, la titularidad de los derechos de Propiedad Industrial, la forma en que han de ejercerse tales derechos por las partes, la vigilancia de los derechos que deberá realizarse en los mercados de destino y las acciones que se llevarán a cabo ante supuestos de infracción que puedan tener lugar.
Para dar continuidad al tema que nos ocupa se impone la necesidad de abordar el alcance de los derechos conferidos tanto a los titulares de derechos de patentes como a los titulares de marcas.
Para ambas modalidades los derechos confieren a sus titulares un conjunto de facultades que podrán ejercerse durante el período de vigencia legalmente establecido. Para el caso de los derechos de patente será durante un término de 20 años en correspondencia con lo que establece el Decreto-Ley 290, "De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales" (vigente a partir del 2 de abril de 2012). En tanto, para las marcas el término de vigencia es de 10 años, el cual podrá ser renovado indefinidamente a tenor de lo establecido en el Decreto-Ley 203,"De Marcas y Otros Signos Distintivos".
La patente consiste en un documento expedido, previa solicitud, por una Oficina gubernamental, en Cuba la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, que confiere protección legal a las invenciones. La concesión del derecho está dada por el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial).
Este documento otorga al titular de la invención, derechos exclusivos de explotación, cuyo alcance viene determinado por las reivindicaciones que deben ser interpretadas sobre la base del contenido de la descripción y de los dibujos; lo que le posibilitara al titular impedir a terceros cualquier uso no autorizado, incluyendo la importación del objeto patentado. El objeto de la patente podrá referirse tanto a productos como a procedimientos. Por tanto, así podrá entenderse que cualquier uso no autorizado, por el titular o por terceros que actúen con su consentimiento, tipificará como una infracción de los derechos exclusivos.
En correspondencia con lo anterior, cuando el objeto de la patente es un producto, el titular del derecho podrá impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, usen, ofrezcan en venta, vendan e importen el producto patentado. Si se trata de un procedimiento patentado, el titular de la invención tendrá la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen el procedimiento, así como los actos de uso, oferta para la venta, venta fabricación y además la importación del producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente.
Las patentes de procedimientos, se regulan en el Decreto-Ley 290, Capítulo III, Sección Tercera, "Alcance y contenido de los derechos conferidos por la patente", Artículo 46-b, lo cual se encuentra a tono con lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC. Dicha regulación resulta una novedad con relación a la legislación anterior, el Decreto-Ley 68 de 1983, "De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen", el que no regulaba como formas de explotación, los actos de importación de un objeto fabricado u obtenido directamente mediante el procedimiento protegido por Certificado de Patente, así como no consideraba una violación de los derechos exclusivos, la importación de un objeto fabricado mediante un procedimiento protegido por Certificado de Patente, debido a que la protección del procedimiento no se extendía al producto resultante.
Una cuestión fundamental a la hora de determinar si estamos o no ante una infracción del derecho de patente, resultan ser los límites o excepciones al ejercicio de los derechos exclusivos, establecidos en la legislación, como: el agotamiento de los derechos, los actos realizados con fines investigativos que refieran al objeto de la invención, las licencias obligatorias, así como otros regulados en el Decreto-Ley 290/12, Artículo 47 "Límites al ejercicio de los derechos de patente"; centrando nuestra atención en el primero de los mencionados.
El agotamiento de los derechos de patentes, expuesto de forma sencilla, significa que una vez que el producto o el producto obtenido directamente a partir del procedimiento patentado ha sido comercializado, bien por el titular o por terceros con el consentimiento del titular, los derechos de explotación comercial sobre el producto o el producto obtenido directamente por el procedimiento patentado, se han agotado.
El Decreto-Ley 290 en su Artículo 48.1 acoge un régimen de agotamiento internacional del derecho de modo que la comercialización, del producto patentado o del producto obtenido por el procedimiento patentado, realizada en cualquier territorio posibilitaría que opere el agotamiento. Ello traerá aparejado que serán lícitas las importaciones de productos patentados y de productos obtenidos directamente por un procedimiento patentado, que sean realizadas por terceros aún cuando no cuenten con la autorización del titular y no se realicen por los canales de distribución y comercialización previstos por este. Lo anterior ha sido acuñado en la doctrina como importaciones paralelas.
Por otra parte, las marcas constituyen el signo distintivo por excelencia que permite a los empresarios identificar el resultado de sus producciones y servicios y diferenciarlo de los semejantes que concurren en el mercado.
El derecho que se otorga sobre una marca confiere a su titular la posibilidad de usarla en el comercio, entendiéndose como actos de uso según el Decreto- Ley No. 203:
introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios designados con la marca.
Importar, exportar, almacenar o transportar el producto designado con la marca.
Usar la marca en la publicidad, en las publicaciones, en documentos comerciales o en comunicaciones escritas u orales.
Asimismo se permite al titular prohibir a terceros que realicen los actos siguientes:
a) Aplicar o colocar la marca sobre productos o servicios distinguidos por esta.
b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales.
c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca.
e) Usar en el tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios idénticos o similares, siempre que pueda causar confusión o asociación o un daño económico o aprovechamiento injusto del prestigio del signo.
f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca.
Al igual que como ocurre en el caso de las patentes, para las marcas también se prevén limitaciones a los derechos exclusivos. Una de las principales limitaciones al ejercicio de los derechos de la marca viene determinada por el alcance del registro otorgado, o sea, atendiendo para ello a los productos o servicios específicos protegidos, los cuales se organizan en virtud del Clasificador Internacional establecido por el Arreglo de Niza.
Lo anterior trae como resultado que no exista infracción de derecho cuando terceros utilizan marcas iguales o semejantes vinculadas con productos o servicios diferentes de los amparados por el registro a excepción de la marca notoriamente conocida, a las cuales se les dispensa una protección más amplia según el Decreto-Ley No. 203, Artículo 17.1, inciso d), protegiéndola con independencia de los productos y servicios, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos. Véanse Artículos 6 bis del Convenio de París y 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Entre otras limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos conferidos al titular de la marca se regula el agotamiento del derecho de marca, quedando establecido un régimen de agotamiento internacional en el Artículo 47 del Decreto-Ley No. 203 (se regula como en el caso de invenciones un régimen de agotamiento internacional de los derechos, siendo posible que ocurran importaciones paralelas). De manera que, el titular de la marca no podrá actuar frente a terceros que utilicen el signo una vez que los productos marcados hayan sido legítimamente introducidos en cualquier mercado por el titular o por una persona autorizada por éste o vinculada económicamente al titular, con excepción de que hubiere ocurrido alguna alteración o modificación en los productos o envases que justifiquen el ejercicio del derecho exclusivo.
Ahora bien, en cuanto a la exportación de productos, para el caso específico de las patentes se debe verificar que no se infringen tales derechos en los países hacia donde se pretende exportar, ya que los derechos exclusivos pueden estar amparando los ingredientes del producto, diferentes ingredientes con diferentes relaciones porcentuales que constituyen variantes del producto, así como el proceso de fabricación de alguno de los ingredientes esenciales, entre otros.
Por otra parte, también es necesario verificar que, no se infringen derechos de marca, lo cual será vital conocer que los signos con los cuales se pretende vender los productos no colisionen con derechos de marcas preexistentes para esa misma clase en los territorios hacia donde se exporten los productos
Es válido comentar que las marcas se registran para una o varias clases de productos en un territorio determinado, por lo que el uso de una marca registrada, en los mercados de destino, para clases diferentes de productos no constituye infracción de derechos. Lo anterior no quiere decir que siempre sea de esa manera, pues las legislaciones nacionales le dan una protección especial a las marcas notorias y/o renombradas, las cuales en muchos casos no han sido objeto de registro en los distintos territorios, pero que gozan de una protección especial con la cual no pueden ser usadas por terceros o ser objeto de solicitudes de registro.
Otro elemento a tener en cuenta es la forma o configuración de los productos, así como el embalaje ya que puede darse el caso que se infrinjan derechos de terceros referentes a modelos y/o dibujos industriales, por lo que también se deberá verificar este particular.
Por tanto, se hace necesario tomar un conjunto de acciones o procederes para evitar actos de infracción de derechos de patentes y marcas cuando exportamos productos, las cuales, algunas de ellas, las relacionamos a continuación:
1) Antes de exportar un producto es necesario verificar que no se infringen derechos de Propiedad Industrial en los territorios donde se pretende exportar. Tener en cuenta los derechos en las distintas modalidades de la Propiedad Industrial, patentes, modelos de utilidad, marcas, indicaciones geográficas, lemas comerciales, derechos de obtentor para variedades vegetales, modelos y dibujos industriales, entre otros.
3) En cuanto a las marcas que distinguen productos exportables, hay que tener en cuenta que las mismas pueden ser análogas a marcas notorias. Estas últimas no necesariamente tienen que estar registradas en los países hacia donde se exporten, no obstante, exhiben una protección especial.
Por tanto, el uso de marcas similares o iguales a marcas notorias tipifica como una infracción de derechos, lo cual deriva en reclamaciones y procesos judiciales.
4) La gestión de la Propiedad Industrial, debe obedecer a un proceso que tiene que ser efectivo durante todas las etapas del desarrollo de los nuevos productos exportables.
5) Realizar búsquedas en materia de Propiedad Industrial, en cada uno de los territorios hacia donde se pretende exportar, a fin de conocer si existen derechos de Propiedad Industrial en las diferentes modalidades. Esto se hace para evitar la infracción de derechos de terceros en cada uno de los territorios de destino.
6) Ello significa que aún cuando la marca se haya registrado en Cuba (en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial) o cuando se haya registrado un modelo y/o dibujo industrial, no es garantía de que no se infrinjan derechos en terceros países.
7) La investigación dirigida a evitar la infracción de derechos de terceros se puede realizar mediante una solicitud formulada ante un Bufete nacional acreditado para estos fines, lo cual conlleva el pago por el servicio que brinda el Bufete, a lo que se adiciona el costo de las búsquedas solicitadas en cada país el cual difiere de país a país.
Sobre la observancia de los derechos
El análisis de las infracciones no estaría completo sin mencionar los mecanismos para la observancia de los derechos referidos a la adopción de medidas eficaces con las cuales los titulares de derechos de marcas y patentes podrían hacer valer las facultades concedidas.
En este sentido, en el ámbito internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC adoptado en el marco de la OMC, establece un reforzamiento en la protección de los derechos de propiedad industrial toda vez que prevé que los países miembros deben establecer procesos y medidas eficaces para la protección de los derechos de PI, además de la inclusión de recursos ágiles y la aplicación de procedimientos que eviten la creación de obstáculos al comercio.
En los Artículos del 41 al 61 de los ADPIC (Parte III del Acuerdo) se establecen los procedimientos y recursos civiles, las medidas provisionales, las medidas en frontera y los procedimientos penales; los cuales deberán tener un reflejo en las legislaciones nacionales en materia de Propiedad Industrial de todos los miembros.
También como una vía complementaria y para reforzar la observancia, el Acuerdo sobre los ADPIC refrenda que los miembros aplicarán el Convenio de París en cuanto a las normas de Competencia Desleal. Es importante señalar que en Cuba no existe una norma legal que regule la protección eficaz contra los actos de Competencia Desleal.
En el ordenamiento jurídico nacional vigente en materia de marcas y patentes se regulan o establecen mecanismos y procedimientos tanto para evitar futuras infracciones, como para enfrentarlas en caso que se produzcan.
En la vía administrativa podrá accionarse ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, realizando búsquedas de anterioridades y de infracción de derechos; interponiendo oposiciones a la concesión de una solicitud de marca o patente que se considere lesiva o posible infractora de un derecho preexistente; o presentando acciones de nulidad de un registro que haya sido concedido en perjuicio de derechos anteriores. (Todo esto en caso preventivo).
También se establecen procedimientos ante infracciones o presuntas infracciones que van desde la vía judicial civil u otra competente en la materia (invenciones); la adopción de medidas provisionales o cautelares; la implementación de medidas en fronteras para asegurar la observancia de los derechos y la vía judicial penal, aunque esta última no ofrece suficiente protección al titular de los derechos.
Conclusiones
La concesión de derechos exclusivos de Propiedad Industrial lleva aparejada la necesidad de prever mecanismos, procedimientos y acciones que garanticen el disfrute y uso del bien intangible objeto de protección por parte de su titular. De este modo podrán evitarse futuras infracciones de tales derechos, las cuales traen consigo perjuicios económicos para los titulares, los consumidores e incluso al mercado o la economía nacional.
En tal sentido, durante las actividades de exportación los empresarios deberán prever que no se infrinjan derechos de Propiedad Industrial en los mercados de destino, así como velar estrictamente por la observancia sus derechos.
Para ello es de vital importancia que se consulten o se realicen búsquedas de infracción de derechos, se revisen las legislaciones en materia de Propiedad Industrial, específicamente la legislación de marcas y patentes, en cada uno de los territorios donde se realizan las actividades de comercialización; se protejan debidamente sus derechos; realizar acciones de vigilancia de los derechos; accionar ante las autoridades competentes cuando existan conductas infractoras a modo de hacer valer los derechos; gestionar acertadamente los derechos de Propiedad Industrial; prever garantías contractuales durante la realización de negocios jurídicos en los que se involucren derechos de Propiedad Industrial.
Bibliografía
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9. Decreto-Ley 68 de 1983, "De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen"
10. Decreto-Ley 203, de 24 de diciembre de 2000 "De Marcas y Otros Signos Distintivos.
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12. Convenio de París.
13. Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" del 14 de septiembre del 2000 aprobada por la Comisión de la Comunidad Andina en Lima, Perú.
Autor:
Frank Arteaga Pino