Las Medidas en Frontera en Cuba a la luz del Decreto Ley 290/2011

El trabajo que realizamos tiene las características de una investigación de corte teórico-doctrinal, y en ese sentido los métodos de investigación utilizados fueron: el histórico lógico que permitió conocer la evolución y desarrollo de la institución "medidas en frontera", así como su definición, considerando sus particularidades esenciales; y el exegético-analítico, con este se profundizó en el estudio de la regulación de esta institución en el Decreto-Ley 290/2012. Además fueron usados los Métodos Generales de la ciencia, tales como la Inducción–Deducción y el Análisis–Síntesis.

Las técnicas empleadas fueron: la recopilación de documentos, llevada a cabo mediante la revisión bibliográfica la que posibilitó analizar la bibliografía consultada sobre la temática a investigar o vinculada a ésta, así como algunos autores, comenzando por las fuentes primarias y después revisando las secundarias o indirectas; el análisis de documentos, a través del cual se examinó la información contenida en los instrumentos jurídicos internacionales y las disposiciones jurídicas revisadas.

Los datos que podemos recopilar, mediante las técnicas utilizadas, permiten el acceso a los antecedentes del tema en cuestión y proporcionan información acerca de la evolución de esta institución.

Desarrollo

Al procurar brindar una caracterización general del tema, lo primero que se impone en cualquier orden de ideas es definir qué entender por "medidas en fronteras", pues no tendría sentido establecer pautas generales sin antes conceptualizar la figura. En este sentido, muy poca doctrina ha abordado la figura de las medidas en frontera a profundidad, su tratamiento se concibe de manera muy general, por lo que la mayoría de los autores exponen sus criterios respecto a las medidas relativas a las importaciones en el ámbito del derecho marcario y del derecho de autor.

Así podríamos decir que las medidas en frontera, también conocidas como medidas de observancia a los derechos de propiedad intelectual, y en algunos países denominadas medidas cautelares aplicadas en frontera, se constituyen como la acción que se inicia, siendo provisional, para precautelar una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual, y que tiene como objetivo primordial, conociendo el fondo del asunto, contrarrestar que se llegue a violar algún derecho de un tercero. Son aplicadas específicamente en las fronteras de los países, esto significa, prohibir el despacho de mercancías infractoras, para impedir de este modo que estas ingresen a los circuitos comerciales.

Las medidas en frontera tienen tres características particulares que se desprenden de su concepto:

• Medida de observancia a los derechos de Propiedad Intelectual,

• Se aplican estrictamente en frontera, y,

• Medida mixta (autosatisfactoria).

El Convenio marco en la temática de medidas en frontera a nivel internacional, ha sido sin lugar a dudas el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dentro del Tratado de Marrakech para la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 1994, y es a partir de la adhesión de los distintos países al mismo, que estos han adoptado en gran medida las directrices contenidas en el.

En los artículos del 51 al 60 de los ADPIC se prevén una serie de regulaciones relativas a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, con el objeto de evitar que ingresen en el territorio de los Estados miembros, mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual que provengan de otros países, o la exportación de estas desde el territorio de los mismos.

En virtud de estas disposiciones los Miembros están obligados a establecer dichas medidas en materia de falsificación de marcas y de mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, cumpliéndose el mínimo de protección del Acuerdo en dicho tema con la adopción de estas. En caso de los demás derechos de propiedad intelectual -patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, etc.-, esta norma es facultativa. Tal es el sentido del artículo 51 que establece: "(…) los miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual (…)".

Las disposiciones contenidas en los ADPIC en el tema que analizamos tienen como antecedente en el ámbito del derecho marcario el artículo 9 del Convenio de París que establece la posibilidad de que los productos con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean "embargados" al ser importados a cualesquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de protección.

En igual sentido puede señalarse que las propuestas iníciales de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea en el seno del GATT, para la elaboración de un "Código de Antipiratería", sentaron las bases para la adopción de dichas medidas en los ADPIC.

El procedimiento establecido en los ADPIC para la aplicación de las medidas en frontera, es el que la mayoría de países han adoptada en sus legislaciones internas; se centra en la aplicación de la medida en frontera a solicitud de parte interesada, siendo secundaria la ejecución de medidas en frontera de oficio.

Nuestro país se adhirió a los ADPIC el 20 de abril de 1995[1]razón por la cual la legislación cubana en materia de Propiedad Intelectual, esta obligada a cumplir con los niveles de protección mínimos fijados en este Acuerdo, aspecto que se refleja en la letra de las nuevas normativas sobre Propiedad Industrial, que entraron en vigor a principios del presente año[2]

En el Decreto-Ley No. 290/2011 "De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales", se hace uso de la facultad que brinda ADPIC en el artículo 51 en cuanto a la protección de las restantes modalidades de la Propiedad Industrial, al introducir las medidas en frontera para las violaciones de derechos sobre patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, así como para las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados[3]De acuerdo a este cuerpo normativo las medidas en frontera comprenden la retención de las mercancías y la suspensión de la importación o la exportación (artículos 147 y 148).

Antes de profundizar en el análisis del articulado del Decreto-Ley No. 290/2011, resulta importante mencionar como antecedentes sobre el tema, el Decreto-Ley No. 203/1999 "De Marcas y otros Signos Distintivos" (artículos del 135 al 141) y la Resolución No. 25/2001 "Normas para la retención de mercancías por infracción de los derechos de Propiedad Intelectual", del Jefe de la Aduana General de la República, la que es aplicable a las violaciones de los derechos de autor y sobre el resto de las modalidades de la Propiedad Industrial; sobre este último particular, señalamos que el Decreto-Ley No. 68/83[4]"De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen", no normaba lo relativo a las medidas en frontera.

En el Decreto-Ley No. 290/2011, se regula la figura que analizamos en el Capítulo II (artículos del 146 al 156), estableciéndose como autoridad ejecutante a la Aduana General de la República (AGR), que actúa: a solicitud del titular de los derechos, de oficio de conformidad con lo establecido en la legislación aduanera siendo aplicable la citada Resolución No. 25/2001, y por orden del Tribunal Provincial Popular (TPP).

En relación con la actuación de la Aduana a solicitud del titular de los derechos, (como se prevé en la Resolución No. 25/2001: artículo 3, Capítulo II y en la Sección Primera del Capítulo III), señalamos que se aprecia poca claridad en la letra del Decreto-Ley No. 290/2011, ya que el artículo 146 establece expresamente que la AGR actúa solo en dos casos: de oficio o por orden del TPP, sin embargo, del contenido del artículo 154, pudiera interpretarse que el titular de los derechos también puede instar la intervención de la Aduana, en caso de considerar que se han violado sus derechos.

En el precitado artículo 154, se impone la obligación del solicitante de las medidas, de responder por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si estas se levantan o son revocadas, por acción u omisión del propio solicitante o si, posteriormente, se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.

Al respecto, consideramos atinada la sistemática seguida por la citada Resolución No. 25/2001, ya que además de prever la actuación de la Aduana a instancia de parte, a instancia de la autoridad competente administrativa o judicial y de oficio, regula en su Capítulo III "De la solicitud" las particularidades de cada supuesto.

Por otra parte resultaría conveniente valorar, si procedería la actuación de la Aduana a instancia de un Tribunal Arbitral nacional o extranjero, teniendo en cuenta en el caso cubano que el Decreto-Ley No. 250/07 "De la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional", le permite al tribunal arbitral, a instancia de parte, ordenar directamente la adopción de medidas cautelares cuando las mismas recaigan sobre bienes que se encuentren en posesión de las partes o referidas a su actividad (Articulo 34), pudiendo ser el caso de las medidas en frontera.

Respecto a la actuación de oficio de la AGR, esta, una vez retenidas las mercancías, deberá notificar (al igual que cuando procede por orden del TPP competente) al titular de los derechos y al importador o exportador y les brindará toda la información relacionada con las mismas (artículo 147). No obstante, no se establece un plazo determinado para efectuar la notificación a los sujetos mencionados (artículo 148), lo que pudiera ir en detrimento de sus derechos.

En este mismo supuesto, el titular del derecho debe responder a la Aduana sobre su interés en la retención y prestar la debida garantía por el valor que fije la autoridad aduanera en un plazo no mayor de dos días hábiles, para la indemnización al importador o exportador de la mercancía por el levantamiento de la retención, sin inicio de procedimiento judicial (artículo 149).

Sobre la prestación de la "debida garantía", mencionada en el párrafo precedente, nos llama la atención que en el texto del cuerpo normativo que analizamos, no se especifica el tipo de garantía, la que pudiera inferirse del artículo 53 de los ADPIC, que alude a la "fianza", o ser dispuesta a arbitrio de la Aduana en cada caso, supuesto que traería inseguridad jurídica y la utilización de diferentes tipos de garantías en cada momento y lugar; por la implicación que posee esta cuestión, debiera ser salvada en el Reglamento del Decreto-Ley 290/2011 que se emita con posterioridad.

Destacamos que la Aduana no es responsable material por su actuación, siempre que haya procedido de buena fe y cumpliendo lo establecido en el Decreto-Ley No. 290/2011 y las normas vigentes.

De manera general, tanto para la actuación de oficio como a instancia del titular de los derechos, este último tiene que acreditar ante la Aduana, en un plazo no mayor de tres días hábiles siguientes a la retención, el inicio de la acción judicial, ya que de no hacerlo, la Aduana levanta la retención y procede al despacho de las mercancías. Por otra parte, si transcurridos diez días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la retención a los interesados, la Aduana no ha recibido la orden judicial que dispone medida cautelar de retención o embargo, la retención es levantada y se despachan las mercancías retenidas (artículo 150).

Lo anterior, brinda mayor seguridad a los dueños de las mercancías y a los importadores o exportadores de estas, ya que no se prolonga por tiempo indefinido la retención por parte de la Aduana, disminuyendo los perjuicios ocasionados de ser injusta esta medida, y obliga al titular de los derechos a iniciar un proceso judicial, a partir del cual el Tribunal competente que conozca el asunto, decidirá definitivamente sobre la presunta violación de los derechos de Propiedad Industrial.

La actuación de la Aduana a instancia del Tribunal Provincial Popular competente, se lleva a cabo cuando este da orden de medida cautelar de retención o embargo, las que se ejecutan durante la importación, exportación o tránsito por el territorio nacional de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerlas (artículo 151).

En este caso, al igual que cuando la Aduana actúa a instancia del titular de los derechos o de oficio, esta obligada a notificar las medidas impuestas al importador o exportador de las mercancías, al solicitante de la medida y al Tribunal que corresponda.

Para todos los supuestos en los que la Aduana actúa, se ha establecido el término de treinta días hábiles, contados desde la fecha de la retención o concluida la prórroga dispuesta por el Tribunal, para que la Aduana sea informada por el Tribunal competente de que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto, en caso de no ser informada levanta la retención y despacha las mercancías (artículo 152).

Sobre este particular, señalamos que a pesar de ser acertada la intención que se persigue con la determinación del término de treinta días, ya que se protegen, al igual que en otros artículos del Decreto-Ley No. 290/2011 los derechos de los dueños de las mercancías, de los importadores y los exportadores, no queda clara la naturaleza, características y en qué consiste "la prórroga dispuesta por el Tribunal", hecho que pudiera traer confusiones a los operadores de la norma y a aquellas personas a las que le sea de aplicación su contenido.

De lo expuesto hasta el momento, se desprende que en todo caso, el Tribunal es el que debe decidir sobre el mantenimiento de las medidas adoptadas en frontera; por lo que se impone en el artículo 152, la obligación del mismo, una vez iniciada la acción judicial sobre el fondo del asunto, de comunicarle a la Aduana lo relativo al mantenimiento, modificación o adopción de la medida cautelar. Además, la Aduana permite la reexportación o extracción de las mercancías retenidas cuando así sea dispuesto por el propio Tribunal (Artículo 153).

En la letra del Decreto-Ley No. 290/2011, se establece en beneficio del titular del derecho, el importador o exportador, consignatario o propietario de las mercancías, la posibilidad de que examinen o inspeccionen la mercancía retenida, con el fin de fundamentar su solicitud de retención y para sustentar su acción judicial de infracción; solo se realiza en este propio articulado, la salvedad de que, en ningún caso, se puede causar perjuicio a lo establecido sobre la información confidencial, materia que se regula en nuestro país, en el Decreto-Ley No. 199/1999 "Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial". Este derecho de inspección, tiene su antecedente directo en el artículo 57 de los ADPIC.

En relación con el párrafo anterior, se introduce la figura del consignatario, el cual para el derecho civil, es la persona que asume el cuidado o protección de un bien como liberación del cumplimiento de una obligación, y para el derecho marítimo, es la persona que se encarga de facilitar o agilizar los tramites relacionados con el buque la carga o ambos.

Sobre este mismo tópico se estipula, que una vez dispuesta la medida cautelar por el Tribunal o presentada la demanda por infracción de un derecho de patente o registro, la orden para inspeccionar las mercancías la libra el Tribunal que conozca de dicho proceso.

Al igual que en el artículo 60 de los ADPIC relativo a las "importaciones insignificantes", en el caso que analizamos se excluyen de la aplicación de las medidas en frontera, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros, o se envíen en pequeñas partidas (Artículo 156). Respecto a este aspecto, significamos que la expresión "pequeñas cantidades de mercancías", resulta confusa e indeterminada, por lo que su aplicación pudiera estar sujeta a criterios subjetivos.

Conclusiones

• 1. La regulación de las medidas en frontera en Cuba toma en cuenta los principios fundamentales sobre esta institución, que aparecen refrendados en los instrumentos jurídicos internacionales como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio.

• 2. El establecimiento de las medidas en fronteras, para las violaciones de derechos sobre patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, así como para las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados, le brinda a estos una protección reforzada, teniendo en cuenta que los mínimos obligatorios de protección establecidos en los ADPIC, solo se refieren a las marcas y a los Derechos de Autor.

• 3. En el contenido del Decreto-Ley No. 290/2011, relativo a las medidas en frontera, existen regulaciones dirigidas a brindar una mayor seguridad a los dueños de las mercancías y a los importadores o exportadores de estas, atendiendo a que se establecen términos para retirar la retención de las mercancías por parte de la Aduana, en el supuesto de que no se inicie un proceso judicial; se dispone que en todo caso el Tribunal Provincial competente es el que tendrá la decisión definitiva sobre la violación o no de los derechos y el mantenimiento de las medidas; y se le reconoce al titular del derecho, importador o exportador, consignatario o propietario de las mercancías, el derecho de inspección de las mismas, una vez retenidas.

• 4. Del contenido del Decreto-Ley No. 290/2011 relativo a las medidas en frontera, se pueden identificar algunos aspectos que deben ser salvados en el Reglamento de este y en las demás disposiciones complementarias que se aprueben con posterioridad, tales como, la actuación de la Aduana a solicitud del titular de los derechos o de un Tribunal Arbitral nacional o extranjero; el término para notificar la imposición de la medida por parte de la Aduana al titular de los derechos, propietario de la mercancía, y al importador o exportador; el tipo de garantía que deberá prestar el solicitante de las medidas, la naturaleza y características de la prórroga dispuesta por el Tribunal, y qué comprenden las importaciones insignificantes. Todas las cuales fueron abordadas en el presente trabajo.

Bibliografía

• 1. Abarza, Jacqueline; Katz, Jorge; Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC; Disponible en Internet: http://www.eclac.cl; publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, ISSN-1020-5179, ISBN: 92-1-321964-4; enero de 2002.

• 2. Moreno Cruz, Marta; Horta Herrera, Emilia; Selección de Lecturas de propiedad Industrial; Tomo 2; Editorial Félix Valera; La Habana, 2005.

• 3. Diccionario Jurídico Espasa, Fundación Tomás Moro, Edición de 1999.

LEGISLACIÓN:

• 1. Convenio de París.

• 2. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 1995.

• 3. Decreto-Ley No. 290/2011 "De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales".

• 4. Decreto-Ley No. 203/1999 "De Marcas y otros Signos Distintivos".

• 5. Decreto-Ley No. 68/83[5]"De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen".

• 6. Resolución No. 25/2001 "Normas para la retención de mercancías por infracción de los derechos de Propiedad Intelectual", del Jefe de la Aduana General de la República.

Autor:

Lic. Taimara Pérez Pino

Lic. Yelena Zamora Rodríguez

Breve referencia de las autoras:

Graduadas de licenciadas en Derecho en el año 2009, en la Facultada de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Han participado en diferentes postgrados en materia de Propiedad Intelectual y actualmente cursan la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Se desempeñan como profesoras de Derecho en la Universidad Agraria de La Habana.

[1] Al adherirnos a este Acuerdo, la legislación cubana en materia de Propiedad Intelectual, esta obligada a cumplir con los niveles de protección mínimos fijados en los ADPIC, concediéndonos por ser considerado un país en vías de desarrollo, un período de transición de 5 años para su aplicación, cuyo término venció el 1/1/2000, con la excepción del principio de “Trato Nacional”, que debía ser aplicado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

[2] Decretos-Leyes 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”, 291 “De Protección de las Variedades Vegetales” y 292 “De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados”, todos del año 2011.

[3] Las disposiciones especiales primeras de los Decretos-Leyes 291/2011 y 292/2011, disponen el carácter supletorio de la legislación vigente en materia de invenciones, en todo cuanto resulte aplicable y no esté regulado en los referidos Decretos-Leyes.

[4] Los títulos V, VI, y VII, del Capítulo VI del Título 8 fueron derogados por el Decreto-Ley No. 203/2000 y los Títulos I, II, III, IV, IX, X, y XII fueron derogados por el Decreto-Ley 290/2011.

[5] los Títulos I, II, III, IV, IX, X, y XII del Decreto-Ley número 68, “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, de 14 de mayo de 1983;