Este Convenio de la Unión de Paris es administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, que es agencia de la Naciones Unidas.
Entonces cuando en el año 86 se celebra en Punta del Este la reunión del GAT para replantear algunos puntos que hacen al comercio internacional, uno de los temas que se ponen sobre la mesa para discutir, es la propiedad intelectual en cuanto se relaciona con el comercio.
A consecuencia de ello comienza a Ronda Uruguay que termina en Marruecos en 1994 con una nueva estructura para la OMC, y un tratado que del que uno de sus anexos es el Acuerdo de los Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio, ADIRC.
Allí se establecen una serie de obligaciones básicas, que incluyen todos los convenios que administran OMC y Naciones Unidas, mas otra serie de obligaciones que tienen que ver con el procedimiento de defensa de los derechos que los Estados se obligan a hacer respetar y a cambiar su legislación para poder estar a tono con esas disposiciones.
De modo que nuestro país ingreso y ratifico el tratado de Marruecos en Diciembre de 1994,fijándose el 31 de Diciembre de 1999 como fecha limite para que todos los países integrantes de la OMC realizaran los ajustes correspondientes
¿Que es una marca en nuestro derecho?
Ley N° 17.011
Art. 1: se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.
En primer lugar hay una referencia a la función. Para que sirve una marca. Una marca sirve para distinguir. Distinguir productos y servicios.
Esto implica también que cuando estamos hablando de marcas, estamos hablando de marcas en relación a determinados productos y servicios.
Esto se llama en materia de marcas el principio de especialidad. Nadie es dueño de un signo. Lo que la ley concede son derechos de exclusiva de un signo respecto de determinados productos y servicios. Por eso cuando uno quiere registrar una marca tiene que poner en que clase internacional. Eso quiere decir que la marca distingue productos y servicios.
Esa marca nos esta dando un signo de calidad en base a nuestra experiencia, además se dice que una marca condensa, representa la buena fama de la empresa. Por eso otros competidores adoptan signos parecidos a alguien que le va bien, y por ello la faculta al titular para que se defienda.
La marca no solo distingue al producto cuando esta encima del mismo sino que también distingue la campaña publicitaria, porque hay una utilización del signo en realidad siendo la referencia al producto incluso oral, pero implica una relación marca-producto.
El mundo hace referencia al empresario, nosotros no tenemos la figura de este en materia comercial optándose por hacer referencia a la persona física y jurídica como titular de la marca o signo.
¿Que es un signo?
Podemos tener marcas emblemáticas que son ese diseño grafico y podemos tener marcas denominativas, que son la palabra en si misma abstrayendo la presentación grafica que se haga de ellas. Por ejemplo BRIGOCAR mas allá de lo que sea su presentación gráfica, su color, la inserción del dibujo, puede ser la marca denominativa y además tener protegido el emblema, es decir, una marca mixta. Se protege la palabra y el diseño.
Otro ejemplo "GRAN" no se puede proteger como marca denominativa ni como palabra porque "GRAN" es una palabra de uso general. No se registra como marca denominativa sino como marca emblemática.
Puede ser marca la forma, no solo marcas bidimensionales también tridimensionales como la botella de COCA-COLA. El objetivo de la propaganda ,mas allá del tema publicitario es mantener su valor sobre una marca que se registro hace mucho tiempo, reforzando en el consumidor la identidad de esa forma con ese producto haciendo cada tanto referencia a la forma.
En nuestro país todo lo que implica marcas que no sean tradicionales, si bien la ley permite que se consideren como marcas, su registro esta condicionado a que el P.E. disponga en determinado momento que el avance tecnológico admita una actividad eficiente. Otra posibilidad es la marca olfativa, en EE.UU. se ha registrado como marca el perfume a flores frescas para el hilo de coser de la empresa Celia Clark & Corporation, esta firma saco al mercado hilo de coser con perfume pudiendo oponerse a cualquier otro competidor que haga lo mismo por el derecho de competencia y el de marcas, el tema que se plantea es que es flores frescas.
En el art.2 se dice que el registro de los signos no visibles quedara condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.
Art.3 : podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.
Se debatió por mucho tiempo si un slogan publicitario podía ser protegido o no como marca. Lo que en realidad se concedía era la protección del conjunto, no de cada palabra, el art. 3 dirime el problema.
No alcanza con que un signo cumpla con estas funciones, sino que no puede incurrir en ninguna de esta causales de nulidad para que se pueda defender su registro. Y estas causales son las contenidas en los arts. 4,5,que hacen en forma muy general a signos que ya tienen otro titular, o que por razones de derecho publico no pueden ser monopolizados por otra persona.
Art. 4-Nulidades Absolutas : no serán considerados marcas, y por tanto irrogaran nulidad absoluta,
I) el nombre del Estado, Gobiernos departamentales., símbolos nacionales o departamentales.
II) los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes, o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. Nadie puede tenerlos monopolizados como marcas.
III) los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional. Tienen un significado internacional preciso.
IV) las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique. Cuando se trata de denominación de origen e indicaciones de procedencia es lógico porque tienen otro régimen que determina quienes las pueden usar.
V) la forma que se de a los productos o envases cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley. Si es algo que implica una creación inventiva no se somete a este régimen.
VI) los nombres de las variedades vegetales que se encuentran registrados en el Registro de Propiedad de Cultivares.
VII) las letras o los números individualmente considerados en forma particular. Es decir el dos, el tres, nadie puede tener el monopolio sobre los números, lo mismo con las letras.
VIII) el color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos, podrán usarse como marcas las combinaciones.
IX) las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.
X) las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase.
XI) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos o diseños que no sean de fantasía.
XII) las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al español este comprendida en las prohibiciones de los numerales 9,10,11. Una marca puede ser distintiva hoy y mañana dejar de serlo, si bien en el momento en que se registro nadie se podía oponer validamente por esa razón, a los tres años de utilización en el mercado resulta que se mundializa y se pide la nulidad absoluta con efecto retroactivo.
XIII) los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral, o las buenas costumbres.
XIV) las caricaturas, los retratos, los dibujos, o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas, objetos dignos de respeto y consideración.
Art. 5-Nulidades Relativas : a los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas irrogando nulidad relativa,
I) las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o a las entidades internacionales e intergubernamentales. Como la OMS. .
II) las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el derecho de autor.
III) los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. IV) el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.
V) las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del art. 54. Son las que tienen relación con nombres geográficos.
VI) los signos o palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.
VII) las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. Un signo se registra en un Estado y tiene esa atribución de derechos que le corresponden en función del alcance de la ley, es decir del alcance del territorio del Estado. Además una marca se registra para determinados bienes y servicios.
¿Que clase de marcas tenemos hoy?
Marcas tradicionales : de los distintos productos y servicios.
Marcas colectivas : se regulan en el art. 38 de la ley, son aquellas que sirven para identificar distintos productos o servicios, pero en cuanto provienen de los miembros de determinada entidad. Informan que el que expone ese servicio o identifica ese producto con ella pertenece a una asociación civil determinada. Eso en si esta relacionado con la información de lo que pretenda hacer esa asociación de su actividad.
Marcas de certificación o garantía : se regulan a partir del art. 44 de la ley, es el signo que certifica características comunes, en particular calidad, componentes, naturaleza, metodología empleada, y cualquier otro dato relevante a juicio de su titular, de productos elaborados o servicios prestados, por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.
Aquí hay un componente mucho mas fuerte de control, respecto de esa información de calidad o de un elemento que se certifica y que se informa a través de la utilización del signo. Para las marcas de certificación y las colectivas hay una sección especial en el registro de marcas, y debe acompañarse la solicitud, entre otras documentaciones, de un reglamento de uso. Es un estatuto en el cual se establece que deben cumplir las personas que lo vayan a utilizar, que controles corresponden, que sanciones se prevén para el incumplimiento de las obligaciones que adquiere quien va a hacer uso del mismo.
¿Cuando se adquiere el derecho a una marca?
Art. 9 : el derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo a la presente ley. El registro de le marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verifico la inscripción es su legitima propietaria.
En conclusión nuestro sistema es de adquisición de base registral. En derecho comparado hay dos grandes sistemas para la adquisición del derecho marcario, el sistema de base registral y el sistema del uso.
El sistema del uso tradicionalmente se dio en los países del Common-Law.
Nuestro sistema claramente dice que el derecho se adquiere por el registro, hay una presunción de propiedad en la ley que dice que el titular registral de la marca se presume propietario. Este principio de adquisición de la marca se atenúa porque la ley reconoce al usuario de un signo como marca la posibilidad de oponerse a que un tercero registre ese signo.
El registro empieza con una solicitud, con un acta que se presenta ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que contiene dibujo, inscripción completa, reivindicación de que clase internacional, se paga una tasa junto con el formulario de solicitud. Se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se abre un plazo de oposición al registro de 30 días prorrogable por causa justificada. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial decide si concede o rechaza la solicitud.
Art. 12 : no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca siempre que dichos productos, envases, etc.,no hayan sufrido alteraciones, modificaciones, o deterioros significativos.
Un pronunciamiento en este sentido viene dado por el problema de las importaciones paralelas. Un comerciante uruguayo tiene un contrato con un comerciante japonés fabricante de productos de audio, ese comerciante uruguayo firmo un contrato de distribución, es representante exclusivo.
Otro comerciante uruguayo vende los mismos productos a mitad de precio dado que los compra en Miami aunque paga lo respectivo en la aduana.
El objeto de derecho es el producto, la marca distingue al producto.
Nuestra ley reglamenta el principio de agotamiento internacional, no importa donde fue puesto en el comercio, mientras es legitimo, el titular de la marca en nuestro país no puede impedir su circulación salvo que la aplicación de esa marca sobre el producto deteriore el valor de la marca.
Por eso la ultima parte del art. se refiere a que los productos, envases, etc.,no hayan sufrido alteraciones. Eso puede ser por falsificaciones o por lo que implican los deterioros.
En otros territorios se da lo que se llama agotamiento comunitario, el agotamiento restringido a determinados territorios.
Transferencia de las marcas
Las marcas se pueden transferir por actos entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada, o por la acción de reivindicación.
Por acto entre vivos, se habla de cesión de una marca. Se habla también de cesión total o parcial, según se cedan por ejemplo con relación a los ámbitos geográficos.
Por disposición de ultima voluntad, como cualquier otro objeto. Por ejecución forzada, como cualquier otro objeto.
Por la acción de reivindicación, que es una acción especial reglamentada en el art. 28 de la ley.
Art. 28 : cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, representante, distribuidor, franquiciado de la misma, a nombre propio o ajeno y sin autorización del titular, este podrá iniciar acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho.
Esta acción no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.
El franquiciado es el que tiene una autorización, o el que tiene autorizado un uso o una relación con el titular de la marca en base a uno de estos contratos. Cuando uno de estos sujetos registra a nombre propio una de estas marcas, de estos productos relacionados con este contrato, y sin autorización del titular de la marca, el titular puede iniciar la acción de reivindicación.
Derechos que afectan la marca
Una marca puede ser objeto de un contrato de licencia, objeto de prenda, objeto de embargo, o estar involucrada en una medida de protección de inmuebles. Una licencia de marca consiste en que el titular de la marca esta autorizando a otra persona a que utilice esa marca. Hay una autorización de uso, cuando se habla de licencia. El contrato de licencias tiene una regulación especial en la ley de marcas. En el art. 58 se establece que la licencia es un contrato accesorio al registro marcario, entonces si se anula el registro marcario no puede existir contrato de licencia, eso es lo que quiere decir accesorio. Se concede el uso total o parcial por un tiempo determinado en forma exclusiva o no exclusiva. Se publicaran en el Boletín un extracto de las partes principales dice el art. 60. El art. 61 dice que el licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos ni parcial, ni total, salvo que se lo faculte expresamente.
Extinción de las marcas
Causales de extinción del registro marcario :
Expira el plazo, la marca se concede por un plazo de diez años que puede ser renovable indefinidamente, si no se renueva se extingue.
Por voluntad del propietario, el titular de la marca comunica que renuncia a ella.
Por caución de nulidad, en caso de que determinados productos o servicios no sean reivindicados cuando se esta solicitando la renovación.
Se extingue el registro de una marca en la cual se hacia referencia al Estado porque el Estado participaba de alguna manera en esa persona jurídica, cesa su participación en la sociedad en que actúa.
Nombre Comercial
El nombre comercial en nuestro derecho es un signo distintivo que identifica la actividad que explota una persona física o jurídica.
Art.68 : si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.
En definitiva los nombres comerciales deben ser visiblemente distintos uno de otro, si identifican una actividad ya explotada por otra persona. La actividad explotada de que se trata tiene que ser con fines comerciales.
El nombre comercial se adquiere por el uso y se extingue cuando se extingue la actividad que le dio origen. También cuando no se usa.
Cuando hay problemas relativos al nombre comercial los cuestionamientos se plantean en el ámbito judicial, el plazo para defender la exclusividad es de cinco años.
Art. 69 : la acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.
Quiere decir que esta posibilidad de recurrir a los juzgados para impedir que otra persona utilice el nombre comercial dura cinco años que otra persona lo empezó a usar. En materia de nombre comercial la necesidad de la exclusiva por no ser visiblemente distinto se analiza el tema en virtud de un contexto que implica que el nombre comercial que es utilizado por la misma actividad, choquen en su interés.
El nombre comercial distingue una actividad, entonces la extensión de la actividad es lo que se mide y considera frente a la extensión de lo que es la actividad de otro comerciante que esta reclamando o frente a quien se reclama por el uso del nombre.
Indicaciones Geográficas
En nuestra ley cuando hablamos de indicaciones geográficas estamos hablando de la dimensión de ADPI. Las indicaciones geográficas pueden ser indicaciones de procedencia o denominaciones de origen.
Art. 74 : indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.
Por ejemplo, el alfajor Portezuelo es hecho en Portezuelo, por lo tanto debe decir hecho en Portezuelo. La indicación de procedencia no esta concediendo una exclusiva respecto de esa expresión en relación con un producto o servicio determinado.
Art. 75 : denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región, o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.
En definitiva si un nombre geográfico que identifica un producto, porque ese producto por el hecho de provenir de ese lugar geográfico tiene unas características tales que hacen que cuando la gente menciona el lugar geográfico se aluda al producto.
La forme mas esquemática de manejo de este concepto es planteado en un libro, que marca una doble unión entre lo que es nombre geográfico y producto, objetiva y subjetiva.
Objetiva, porque tiene que tener particularidades ese producto de que se trate o el servicio eventualmente, de que se trate ,en su elaboración, en su cultivo, en su producción, por ser ese lugar geográfico. Esto es un dato objetivo.
Subjetiva, es que en la sociedad vigente, en el mercado consumidor, identifiquen el lugar con el producto. Esto en cuanto a denominaciones de origen en cuanto al registro. Y junto con la solicitud de registro se acompañara un reglamento de uso que es el que describe, por ejemplo si se trata de vinos o de otro tipo de productos, la circunscripción geográfica en la cual se habrá de elaborar o cosechar este producto involucrado, o en lo que sea de elaboración final la metodología a utilizar. Y cada vez se reglamentan mas, se protege mas el tema de las denominaciones de origen porque cada vez hay mayores necesidades respecto de economía de tiempo y de economía de recursos de mercado.
Acciones de Oposición, Anulación y Reivindicación
Art. 20 : el titular de un interés directo, personal y legitimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.
Art. 21 : la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.
Art. 23 : los propietarios de marcas registradas o en tramite de registro podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.
Art. 25 : si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6 y 7 del art. 5,el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción.
Art. 26 : la oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.
Art. 27 : la acción de anulación basada en el art. 4 podrá deducirse en cualquier tiempo.
Acciones Civiles y Penales
Art. 81 : el que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Art. 83 : el que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los arts. anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaria.
Art. 84 : las marcas a que hacen referencia los arts. anteriores así como los instrumentos usados para su ejecución serán destruidos o inutilizados.
Art. 87 : los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los arts. 81 a 85 podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.
Art. 89 : no se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.
Bibliografía
-Ley N° 17.164 de 2 de Septiembre de 1999
-Decreto N° 11/000 de 13 de Enero de 2000
-Ley N° 17.011 de 25 de Septiembre de 1998
-Ley 17.616 de 10 de Enero de 2003
-Ley 9.739 de 17 de Diciembre de 1937
– Comisión Especial Conicyt / Universidad. Cr. Alberto TisnesIng, Heber Freira Dr. Patrick Muyno. Montevideo, Setiembre de 1995
-"Temas de Derecho autoral. Su tutela jurídica y régimen sancionatorio" . Eduardo de Freitas y Plinio Borggio. Montevideo 1993.
–Revista de la Propiedad Industrial N° 1 de 1994,Pág. 7 a 16
-"Derechos de autor. Régimen Jurídico Uruguayo". Estanislao Valdés Otero, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad, 1953
-"Derechos de autor y derechos conexos". Delia Lipszyc. Zavalía 2001.
-"Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial"Dr. Carlos Delpiazzo,Dr. Carlos Correa
-"La nueva ley de Derechos de Autor y la protección legal del software". Eduardo de Freitas. 2003.
-www.parlamento.gub.uy
– "Protección jurídica específica del software en Uruguay". Carlos E. Delpiazzo. www.cusoft.org.uy
Autor:
Dr. Maximiliano Mauri Vidal
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