Cláusulas de solución de conflictos en contratos que involucran propiedad intelectual (página 2)

En el contrato las partes invocan al arbitraje como vía para la solución de sus conflictos ya que pueden determinar en el mismo la ley aplicable a su solución.

Con respecto a la selección del derecho aplicable las partes en general deben valorar que el mismo sea lo suficientemente avanzado para dar solución al conflicto surgido en relación con los derechos de Propiedad Intelectual.

En el caso del los Derechos de Propiedad Intelectual existe diferentes criterios en cuanto a la ley aplicable para la solución de los mismos, algunos plantean que se debe aplicar la ley del lugar en que se explota la tecnología, otros la del lugar en el que se encuentre registrada, aunque en este caso quedaría fuera de la regla el conocimiento protegido mediante el secreto, que no requiere de registro.

Nos inclinamos a pensar que en caso de no existir en el Contrato una Cláusula de Solución de Controversias debería de ser aplicada la ley del lugar en el que se ejecuta el contrato.

Debido a que en la negociación cada una de las partes va en defensa de sus intereses, aunque es negocio para ambos, en la mayoría de las ocasiones han contrapropuesto sus cortes con sumisión a sus leyes y a su sistema judicial que en algunos casos es el common law, en otros mixto, en otros musulmán y en los menos civilista.

Comienzan entonces las interrogantes nuevamente a surgir, qué hacer, cómo decidir, una decisión mal tomada pudiera enfriar las negociaciones, pero a su vez acceder a todas sus solicitudes es complejo porque lo allí previsto persiste hasta que quede vigente la ultima obligación de las partes y a veces hasta que se encuentre vigente la última de las patentes concedidas en cotitularidad. El principio de la voluntad de las partes, lo que éstas decidieron en su momento es ley y los jueces solo decidirán en base a la intención de ellos, en base a la interpretación de sus intereses de aquí la importancia de dedicar en el cuerpo del contrato especial atención al resto de las Cláusulas que se encuentran en relación con los derechos de Propiedad Intelectual.

En los casos en los que no hemos podido lograr que en la Cláusula de Solución de Controversias se acepte a la Corte cubana se han propuesto las siguientes variantes:

• proponer la Corte de Arbitraje de Paris, con gran prestigio internacional, reconocida por juristas de todo el mundo, compuesta por miembros procedentes de unos 60 países repartidos en los cinco continentes, la cual no constituye un tribunal en sí mismo, sino que su misión es la de asegurar la aplicación del Reglamento de arbitraje. La Corte no resuelve por sí misma las controversias sometidas a arbitraje, sino que supervisa el procedimiento. Para ejercer estas funciones cuenta con la ventaja de poder utilizar la experiencia colectiva de un círculo de eminentes juristas procedentes de culturas jurídicas y de horizontes tan distintos como aquellos de las partes mismas; pero que a su vez es sumamente costosa.

Esta Corte al igual que otras, conocemos por estudios, no en la práctica, que entre las razones para escogerla se encuentran: que sus decisiones son definitivas y vinculantes porque los laudos arbitrales no son apelables y por ello tiene más posibilidades de ser definitivos; que los laudos tienen un reconocimiento internacional, gozando de mejor seguridad que las decisiones judiciales nacionales; que es neutral ya que las partes son libres de pactar la sede, el idioma, las reglas del procedimiento, el derecho aplicable, la nacionalidad de los árbitros y la representación jurídica; la especialización de los árbitros; la rapidez y economía, aunque eso en este caso tiene diferentes puntos de vista y la confidencialidad porque las audiencias no son públicas y solamente las partes reciben la comunicación del laudo.

• Como segunda variante se encuentra proponer la ley del demandado y sumisión a sus cortes. Esta puede resultar algo contradictoria pero en el análisis consideramos que entre las variantes es más perjudicial para nuestra empresa ser demandada bajo otro fuero que en el patio propio, aún cuando la corte falle por la contraparte extranjera que instaura la demanda. Esta propuesta ha sido una de las más admitidas y de hecho aparece en algunos de nuestros acuerdos de investigación y desarrollo.

La forma de decidir el asunto no puede siquiera ser visto solo por la llamada prestación característica porque ambas partes van a trabajar de conjunto, ambos aportan y el lugar de la ejecución puede ser en un principio y uno y cuando las condiciones varíen otro y un ejemplo es el lugar de producción, que puede ser en las instalaciones cubanas y luego en las de la contraparte, dependerá del punto de vista con que se vea.

2- Otras cláusulas sobre solución de conflictos en contratos que involucran Propiedad Intelectual.

La sociedad actual requiere cada vez más de nuevas tecnologías y estas deben estar protegidas por cualquiera de las modalidades de la Propiedad Intelectual.

Los derechos de Propiedad Intelectual fundamentalmente Patentes y Marcas, requieren del registro para su protección para poder hacer valer los derechos de sus titulares antes posibles infracciones de los mismos provenientes de terceros.

Los derechos sobre Patentes y Marcas son territoriales, es decir solo se pueden hacer valer en los territorios en los cuales fueron concedidos dichos derechos y son registrados al amparo de las legislaciones nacionales de dichos Estados.

Aunque existen Conveníos Internacionales que establecen estándares mínimos en materia de Propiedad Intelectual que deben acoger en sus legislaciones nacionales los países signatarios del acuerdo, existe diferencias entre las legislaciones nacionales.

En los contratos de Investigación Desarrollo, Licencia de Know How, Licencias de Marcas, Empresas Mixtas e incluso de Distribución y Compraventa Internacional en los que necesariamente se involucra Propiedad Intelectual, se debe dedicar especial atención a todas las Cláusulas en las que se establezca pautas a seguir en la solución a posibles conflictos independientemente de las de Arbitraje.

A continuación expondremos algunos de los elementos más importantes a tener presente en las Cláusulas dedicadas a la Propiedad Intelectual en diferentes tipos de Contratos que permiten establecer pautas desde la negociación y firma del Contrato de que se trate, para la solución de conflictos en dicha materia.

2.1- Contratos de Investigación Desarrollo.

Estos contratos están encaminados a regular las relaciones de las partes en cuanto a la creación de nuevos conocimientos, los cuales pudieran ser susceptibles o no de protección por cualquiera de las modalidades de la Propiedad Intelectual, de aquí la importancia de establecer un conjunto de pautas a seguir para la protección de los derechos existentes y futuros involucrados.

• Como regla en los Contratos de I+D se establecen un conjunto de definiciones en materia de Propiedad Intelectual en función del Contrato a fin de evitar diferentes interpretaciones de las partes en torno a las mismas que pudieran dar lugar a un conflicto.
• Se declaran en Anexo al Acuerdo los derechos de Propiedad Intelectual de las partes, conservando cada una de ellas sus derechos sobre los mismos.
• Se establece siempre que las condiciones lo permitan que cada una de las partes desarrolle su parte del proyecto en su Centro, conservando la titularidad sobre dicho resultado.
• En el caso de desarrollo conjunto que trae aparejado la cotitularidad del resultado se establecen en el cuerpo del Acuerdo pautas a seguir para explotación conjunta de dicho resultado.

Entre las que se pueden encontrar las siguientes

• Proporción de participación de los cotitulares en la comunidad.
• Responsabilidades en el seguimiento legal y mantenimiento de estos derechos.
• Acciones ante infracciones de terceros.
• Derechos y obligaciones de los cotitulares en caso de terminación del contrato por causas voluntarias o ajenas.

2.2-Licencia de Know How

Podemos definir como Know How al conocimiento o conjunto de conocimientos que no son públicos que posee una determinada institución productiva o de servicios y que le ofrece ventajas sobre sus competidores en el mercado.

El término know how ampliamente es usado para describir los conocimientos prácticos adquiridos a través de la experiencia e incluye la información industrial, los datos, la información confidencial, los secretos comerciales.

El know how es considerado una información útil y nombrar en muchas ocasiones como: know-who y know-how. Esta expresión se dice que incluye las fórmulas, las técnicas, los negocios y los planes de marketing para uso interno y otras propiedades intelectuales no protegidas por otras modalidades de Propiedad Industrial que en esencia constituyen la operación del negocio.

En virtud de los contratos de Licencia acuerda transferir el know how con el objetivo de posibilitar la fabricación y control de la calidad de los productos amparados por el Contrato.

El know how se transfiere en forma de Documentación Técnica escrita y debidamente actualizada que se adjunta al Contrato. Además en el mismo se establece que en caso de terminación o cancelación del Contrato por cualquier razón, toda la Documentación Técnica transferida será devuelta al titular de la misma.

Resulta interesante una reflexión en este aspecto pues se menciona en la literatura que el know how puede ser ampliamente protegido y por un tiempo indefinido, sin embargo si es descubierto o revelado independientemente o de forma malintencionada por alguna persona, el propietario de la misma se considera ha perdido su "fortuna", pues aun cuando pueda arremeter contra quien uso indebidamente o ilícitamente la información ya ésta se encuentra en el dominio público y no puede regresar al status que se encontraba anteriormente. Esta característica condiciona que la decisión de proteger Propiedad Intelectual como know-how sobre otras figuras legales existentes deberá ser cuidadosamente valorada.

En virtud de este Contrato se otorga una licencia exclusiva y no transferible sin derecho a ser sublicenciada para utilizar el Know-how en la fabricación y venta del producto dentro del territorio otorgado.

En el cuerpo del Contrato se establecen definiciones entre las que aparece lo que se entiende por Know How a los efectos del Contrato.

Se establecen limitaciones expresas al licenciatario en cuanto a la explotación, cesión, uso o fabricación del producto. Por otra parte el licenciatario no podrá practicar una política activa de comercialización del producto fuera del territorio y, en particular, no podrá hacer publicidad expresamente destinada a países fuera del territorio, ni establecer sucursal o almacén en ellos.

2.3- Licencia de Marcas

En virtud de este tipo de contrato el licenciante quien es titular de los derechos sobre marcas, otorga a un tercero, llamado licenciatario, autorización para el uso de la marca bajo determinadas condiciones y por un periodo de tiempo.

La licencia puede ser gratuita u onerosa, se otorga por un tiempo determinado y en el territorio en el cual su titular tiene la marca registrada, atendiendo al carácter territorial que tiene los derechos de Propiedad Intelectual, y otorgar la exclusividad o no en el uso de la marca en el referido territorio.

En dichos contratos se establecen Cláusulas relacionadas con el mantenimiento de los registros de marca y se especifican los derechos y obligaciones de las partes.

En cuanto a las obligaciones el LICENCIANTE de autoriza el uso de la marca y a mantener el registro de la misma en el territorio, procediendo a su renovación antes del vencimiento del registro.

El LICENCIATARIO por otra parte se obliga a conservar la identidad de la marca y usarla adecuadamente, mantener su calidad, así como mantener informado al LICENCIANTE de posibles acciones violatorias de terceros

Se establecen Cláusulas destinadas a fijar determinados estándares sobre la calidad de las producciones a fin de que se mantenga la imagen alcanzada por la marca en el consumidor a partir de sus parámetros de calidad, o cual repercute en la imagen que tiene de dicha marca el mercado.

2.4- Contrato para la Constitución de Empresas Mixtas.

Los Contratos para la Constitución de una Empresa Mixta tienen como objeto la creación de una nueva persona jurídica diferente a las de las partes, a partir del aporte de capital, la que se dedicará al desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos.

En los mimos se puede aportar como capital activos intangibles que involucren derechos de Propiedad Intelectual, en la proporción establecida en las legislaciones nacionales.

En Cuba por ejemplo la Ley 77 el Ministerio para la Inversión Extranjera establece el aporte de derechos de Propiedad Intelectual y otros derechos intangibles como capital en la constitución de una Empresa Mixta o una Asociación Económica Internacional.

La Legislación China que regula la creación de Empresas Mixtas permite el aporte de Derechos de Propiedad Industrial como inversión de capital para la constitución de la empresa, estableciendo que dicho aporte no puede exceder del 15 % del total del capital aportado.

En este tipo de Contratos además de contar con un conjunto de Definiciones y Declaraciones de las partes importantes en función del Contrato, en las Cláusulas dedicadas a la Liquidación de la nueva Sociedad creada se establecen las pautas que debe seguir el Comité Liquidador en cuanto a la liquidación de los derechos de Propiedad Intelectual.

Como regla se establece que

• Los derechos de propiedad intelectual que cada socio ostente de forma legítima (adquiridos antes de la Constitución de la sociedad o durante la vida de ella) seguirán siendo propiedad de cada socio.
• En caso de derechos de propiedad intelectual cuya titular o cotitular sea de la nueva sociedad creada se decidirá la modificación del derecho correspondiente a favor de uno de los SOCIOS luego de pactarse la correspondiente compensación al otro SOCIO.

2.5- Distribución

En este tipo de Contrato se otorgan derechos exclusivos o no al distribuidor para la comercialización de determinados productos en los territorios otorgados.

Los productos a comercializar por el Distribuidor pueden encontrase protegidos en virtud de derechos de Propiedad Intelectual en el referido territorio antes de la firma del Contrato o no.

En estos Contratos se consignan como regla en el Preámbulo, declaraciones de las partes en cuanto al reconocimiento de esto derechos y en todos los casos aparecen cláusulas relacionadas con los mismos.

En el caso de las Marcas se establece que el fabricante tiene la titularidad de las mismas y la obligación del distribuidor de no utilizar marcas idénticas o similares, así como de informar al fabricante sobre posibles actos violatorios provenientes de terceros y de colaborar con el mismo en la defensa de sus intereses en el territorio

2.6- Compraventa Internacional de mercancías para la importación

Se incluye una Cláusula dedicada a la Propiedad Intelectual, en la que se establece la obligación del Vendedor de entregar las mercancías al COMPRADOR libres de cualesquier derecho o pretensión de un tercero, basados en cualquiera de las modalidades de la propiedad intelectual, que hubiera podido ser ignorada en el momento de la celebración del Contrato, consignándose además que libera al COMPRADOR de responsabilidad ante cualquier reclamación de terceros que se produzca por dicho concepto, subrogándose en su lugar y grado a los efectos procesales y de indemnización.

Conclusiones

Con el presente trabajo hemos arribado a las siguientes Conclusiones:

• Los derechos de Propiedad Intelectual tiene un carácter territorial, siendo aplicable a los efectos de su protección legal la legislación nacional.
• Las legislaciones nacionales aún y cuando existen estándares mínimos establecidos en los tratados internacionales en cuanto a Propiedad Intelectual, poseen diferencias.
• Sobre las base del principio de la autonomía de la voluntad las partes podrán determinar la ley aplicable al Contrato y a la solución de divergencias.
• En los Contratos que involucren Propiedad Intelectual las Cláusulas deberá establecer reglas o pautas a seguir por la partes en la solución de posibles conflictos en esta materia.
• El Arbitraje Institucionalizado, representado en la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara de Comercio Internacional de la República de Cuba es la vía más invocada en la solución de conflictos.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Alina Zaragoza Ramírez y Odalys Otero Nuñez El Arbitraje y los contratos de joint venture. Su tratamiento en la ley de inversión extranjera cubana. Revista Iberoamericana de Arbitraje.
2. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. Publicaciones OMPI. 1996.
3. Bond, Stephen R. Como Redactar una Cláusula Compromisoria. El Arbitraje Comercial Internacional. Suplemento especial del Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.
4. Dávalos Fernández, Rodolfo. Fronteras y Contratos. Editorial Ciencias Sociales. 2005.
5. Decreto Ley 203. De las marcas y otros signos distintivos.
6. Ley No. 77 de 5 de septiembre de 1995, Ley de la Inversión Extranjera, Publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, edición extraordinaria, no. 3, de 6 de septiembre de 1995.
7. Ley "Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Venture" adoptada en 1979
8. Ley No. 1303 de 1976. De la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior.
9. Ley No. 59 de 1987. Código Civil Cubano.
10. Matthew Clarke. Standard and Intellectual Property Rights: a Practical Guide for Innovative Business.. Boletín de noticias de la OMPI sobre las PYMES
11. Plantey, Alain. El Arbitraje Internacional en un Mundo de Cambios. El Arbitraje Comercial Internacional. Suplemento especial del Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.

Lic. Ivette I. Cañedo Tápanes

Asesora Jurídica.

NEURONIC S.A. 

Autoras:

Lic. Cheila Fernández García.

Especialista Comercial. Finlay S.A.

Lic. Ivette Isabel Cañedo Tápanes.

Asesora Jurídica. NEURONIC S.A.

Lic. Cheila Fernández García.

Especialista Comercial. Finlay S.A.

Curriculum Vitae

 Seminario Nacional avanzado sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (2001).

 Curso de Relaciones Públicas (11/2000).

 Postgrado de Derecho Ambiental Comparativo (1/2001).

 Seminario Nacional "La Propiedad Industrial: herramienta esencial para la protección del patrimonio empresarial" (4/2001).

 Curso sobre Comercio y Medio Ambiente, Grupo de Trabajo PNUMA-UNCTAD (12/2001).

 Taller Internacional sobre Protección Jurídica de la Actividad Mercantil (9/2001).

 Postgrado sobre Técnicas Legislativas (3/2002).

 Postgrado sobre Comercio Internacional y Arbitraje (6/2003).

 Diplomado en Propiedad Industrial (2002/2003).

 Biotecnología Habana 2003, Modalidad Cartel "Aplicaciones Médicas de la Biotecnología".

 Seminario sobre Buenas Prácticas de Distribución (12/2003)

 Comercio Exterior y Negocios Internacionales (2004)

 Taller "Preparación de planes de Negocios, instrumentos necesarios para la conducción de un proyecto exitoso" (5/2004)

 Seminario internacional "Solución de Conflictos en la Propiedad Intelectual" (5/2004)

 La Propiedad Industrial en las negociaciones comerciales y en la colaboración económica y científico técnica (11/2004).

 Seminario-Taller Transferencia de Tecnología: una herramienta para el éxito (9/2004)

 Derecho de los Negocios (12/2004)

 El Benchmarking y el outsourcing como herramientas para la competitividad de la empresa (10/2005)

 Diplomado en Administración de Negocios (INCOMEX) (7/2006)

 Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual (OCPI) (en curso)

Lic. Ivette Isabel Cañedo Tápanes.

Asesora Jurídica. NEURONIC S.A.

Curriculum Vitae

• Curso de Postgrado Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Instituto de Comercio Exterior. Noviembre del 2003.
• Curso de Postgrado Arbitraje Comercial Internacional. Instituto de Comercio Exterior. Marzo del 2004.
• Curso de Postgrado Derecho de los Negocios. Instituto de Comercio Exterior. Abril del 2004.
• Curso de Postgrado Finanzas Internacionales. Instituto de Comercio Exterior. Junio del 2004.
• Derecho del Comercio Inernacional: Autorregulación y Fronteras de la Lex Mercatoria. Escuela de Verano. Julio 2004.
• Curso introductorio de los conceptos básicos de Propiedad Industrial. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Septiembre 2004.
• La Propiedad Industrial en las negociaciones comerciales y en la colaboración económica y científico técnica. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Diciembre 2004.
• Diplomado Derecho Societario. (INCOMEX) Julio 2006
• Maestría en "Gestión de la Propiedad Intelectual" (en curso) OCPI.

• Evento sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Ministerio de Comercio Exterior – Organización Mundial del Comercio. Noviembre 2004.
• Delegado 2do Congreso de Propiedad Industrial. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Abril 2005.