Propiedad industrial

Introducción

Este material tiene el propósito de familiarizar al personal de las Instituciones de Ciencia y Tecnología, así, como aquellos que están vinculados al sector empresarial, con el Sistema Institucional de Propiedad Industrial

En la actualidad el desarrollo científico y tecnológico se ha convertido en una gran preocupación para todos los países, por el papel que juega en el desenvolvimiento de sus economías y si alguna diferencia existe, está en las posibilidades que cada Estado tiene de invertir en actividades de Investigación y Desarrollo.

A esta preocupación se le une también la necesidad de proveer de una adecuada protección jurídica a los resultados de este desarrollo Científico Tecnológico como elemento que permite incentivar y fomentar las invenciones en tecnología. Esto es así porque, en la medida en que la tecnología y el comercio, amplían sus fronteras y se internacionalizan, la creación intelectual alcanza un impacto cada vez mayor en el desenvolvimiento económico de los países.

La idea de que el progreso tecnológico ocurre precisamente como resultado de la actividad empresarial emprendida en previsión de los beneficios ha hecho que las empresas, adquieran cada vez más conciencia de que un efectivo control de la tecnología es la mejor manera de lograr ventajas competitivas, por ello se concentran con mayor ahínco en las innovaciones y las invenciones. En este sentido cobra más importancia la determinación y evaluación de los Derechos de Propiedad Intelectual como base de dominación comercial y de la continua rentabilidad de dichas empresas.

La Propiedad Industrial constituye, de este modo, un instrumento imprescindible en manos del empresario, tanto para proteger el resultado de su actividad creadora, como para introducir y diferenciar sus productos y servicios en el mercado e informar a los consumidores sobre las actividades de la empresa en sí

Así, a través de las normas de propiedad industrial, los empresarios protegen las invenciones y los progresos científico- técnicos realizados en la empresa, con la concesión de derechos exclusivos que ofrece la patente al proteger a su titular contra los usurpadores. También se protege el diseño, al otorgar un derecho exclusivo a los autores de los modelos industriales de nuevas creaciones de formas ornamentales, permitiendo estimular la competitividad empresarial en la diversificación estética de los productos.

La imagen de la empresa y de los productos y servicios que produce, o en su caso, presta e introduce en el mercado, también se tutela a través de las Marca y de los Nombre Comercial como modalidades de la Propiedad Industrial. Estos signos suponen, a su vez, garantías para los consumidores que pueden así diferenciar en el mercado a las empresas y a sus productos, así como los empresarios a sus competidores.

La Propiedad Intelectual comprende dos grandes campos: El Derecho de Autor y La Propiedad Industrial. A su vez la Propiedad Industrial esta conformada por: las patentes de invención, las marcas, los dibujos y diseños industriales, los modelos de utilidad, las indicaciones de procedencias las denominaciones de origen. De la misma manera forman parte de la propiedad industrial el advenimiento de nuevas tecnología en el sector de la informática, la electrónica, la biotecnología, la ingeniería genética y la de los nuevos materiales cuyas características contradicen a los esquemas tradicionales de protección y ha obligado a una revisión del sistema ( sobre todo en lo referente a los criterios de patentabilidad),

Finalmente dentro del sistema de propiedad industrial debe incluirse, las regulaciones de los conocimientos técnicos comúnmente conocido como Know How, las regulaciones de la competencia desleal y todo lo relacionado con los contratos de licencia, elemento este importante para concretar el uso de los diferentes títulos de propiedad industrial.

Dada la complejidad y amplitud de esta temática es imposible abordar todos los aspectos relacionado con la propiedad industrial antes mencionado, hacemos énfasis, .fundamentalmente en las patentes de invención, las marcas, las indicaciones geográficas y los dibujos y modelos industriales. Por ultimo se hace referencia algunos principios básicos del Convenio de París.

A partir de la definición de la propiedad Industrial y las materia que la integran no puede decirse en sentido estricto que las diversas instituciones incluidas en ella sean supuesto de propiedad , ni que se refieran exclusivamente a la industria.

No se trata de forma especial de propiedad, entendida esta en un sentido estricto

Las diferencias fundamentales radican en los siguiente:

La propiedad en el sentido estricto se ejerce sobre un bien material a diferencia de lo que ocurre en las instituciones de propiedad industrial donde el objeto sobre el que recae el derecho es un bien inmaterial, que no es susceptible de apropiación de la misma manera que un bien material y la propiedad es una institución nacida y regulada con referencia a los bienes materiales.

Por otra parte en el concepto de propiedad la misma no admite una posesión total y simultanea por varias personas , es imposible por ejemplo que dos o mas personas independientes entre si tengan cada una de ellas y al mismo tiempo la propiedad total de una casa o de un automóvil. Esto es así, porque desde la naturaleza del bien, su materialidad es imposible que pueda ser poseído y disfrutado plenamente por distintas personas. En el caso de la propiedad industrial por ser bienes inmateriales, son susceptible de apropiación simultanea por un número ilimitado. (los bienes son ideas y como tales pueden ser objetos de apropiación por un número Ilimitado de persona, por ejemplo una invención no es sino una idea en la que se expresa lo que hay que hacer para conseguir un resultado determinado. Es indudable que esa idea en la que se concreta la invención, pueda ser conocida y poseída simultáneamente por un número ilimitado de persona, las cuales también podrán ponerla en ejecución y explotarla al mismo tiempo.

El concepto de propiedad esta vinculado al concepto de cosas. El de propiedad industrial se vincula al concepto de hacer las cosas

En el caso de la propiedad los derechos están determinado en el código civil (posesión, uso etc.) En el de propiedad industrial existe un derecho negativo: impedir que alguien haga lo que yo no quiero. Y un derecho positivo: Hacer con el bien lo que yo quiera.

Esto significa que con los bienes inmateriales la apropiación del bien no garantiza por si mismo un goce exclusivo. Para ello es indispensable desde el punto de vista jurídico, que el derecho prohiba a todos los demás la utilización o explotación de la idea. El ordenamiento jurídico otorga al titular un derecho de explotación exclusivo. Así aunque el bien sea conocido o poseído por divisar personas, estas no pudran explotarlo, porque la ley lo prohibe para asegurar así, el derecho exclusivo del titular.

La propiedad se puede adquirir por encontrarse el objeto En propiedad industrial el derecho se adquiere por un acto administrativo (registro reconocido por la ley)

En propiedad el ordenamiento jurídico protege la relación propietario objeto de propiedad En el otro sentido el ordenamiento protege al titular al prohibir a terceros que utilicen el bien inmaterial sin la autorización del mismo.

Por esta razón el derecho, para crear una situación similar a la de la propiedad de bienes materiales crea una situación de exclusividad a favor del titular que no resulta de la propia naturaleza del bien objeto de apropiación como ocurre en la propiedad en sentido estricto, sino que es creada por el ordenamiento jurídico.

Estas consideraciones de carácter teórico tienen además, importancia de tipo practico. Ya que el propietario tiene como acción fundamental para la protección de sus derechos la acción reivindicatoria Pero esta acción no es suficiente para proteger la titular, de un bien inmaterial, porque no le garantiza la exclusividad de sus derechos y carecen de la acción de cesación o de prohibición para la actuación de los terceros, (al titular lo que le interesa no es evitar que otros conozcan posean la misma idea, sino impedir que la exploten) Esta ultima es la imprescindible para asegurar la exclusividad de lo derechos sobre los bienes inmateriales. (esto es lo que le otorga el derecho)

A pesar de estas diferencias existen rasgos comunes, entre ellos se pueden mencionar:

• 1- Derecho a usar un bien y explotarlos

• 2- Posibilidad de transferirlos

• 3- Expresa un deseo absoluto, pues se puede oponer a todos según el interés del titular

Patentes de invención

En la mayoría de las legislaciones de Propiedad Industrial, no se expone una definición del concepto de Invención. Se entiende por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica, esta definición esta expresada en la ley tipo de la OMPI. Pero para un mejor comprensión del concepto podemos decir que la invención es producto de la modificación de las características de los objetos conocidos del estado de la técnica, mediante determinados medios técnicos que actúan sobre estos transformándolos en otros objetos cualitativamente superior, lo cual le concede un gran valor desde el punto de vista del desarrollo industrial y tecnológicos.

Se distinguen dos tipos de invenciones: las que están vinculada con el producto (patente de producto) y las que están vinculada con un procedimiento (patente de procedimiento)

Las patentes, son el medio por el cual el estado "otorga derechos exclusivos por un periodo limitado. El registro de una patente permite el excluir del uso de la invención a eventuales competidores, obtener una renta mientras dure la patente y no se lancen al mercado sustitutos cercanos del producto patentado. El ejercicio de una posición de exclusividad es el premio que la ley de patentes ofrece a quien invirtió en el desarrollo del invento".

La patente por tanto, da un derecho monopólico al titular, al impedir la fabricación, venta o ofrecer en venta, utilicen o importen la invención patentada, a terceros no autorizado en un tiempo determinado, (bajo las normas internacionales actuales no menos de 20 años) y en el territorio donde está sea protegida. El registro es la única forma que tiene el creador para obtener derecho sobre la invención, y una vez transcurrido el tiempo de duración de la protección la misma, es de dominio público y cualquier persona puede utilizarla libremente.

De manera que las patentes expresan en sí misma dos funciones, una que tiene que ver con el derecho monopólico y otra con la divulgación de la información. De hecho, la patente confiere a un inventor ciertos derechos exclusivos en un campo determinado de la ciencia y la técnica y este a su vez hace pública la a información sobre dicha tecnología. Esta segunda función es una de las causas principales del desarrollo tecnológico. pues la publicación de la patente, brinda la oportunidad de conocer que es lo nuevo y relevante en el estado de la técnica, promover la actividad innovadora, solucionar diferentes problemas para la industria y evitar la duplicidad de esfuerzos y gastos innecesarios en la actividad inventiva.

Resumiendo, el objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos tecnológicos. La teoría dispone que la protección por patente recompense no solo la creación de una invención, sino también el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable. Este tiempo de incentivo sirve de estimulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnológica para hacerla comercializable, útil al publico y deseable para su bienestar.

Según acuerdo internacional, las patentes se destinan a las invenciones en todos los ámbitos de la tecnología. Esto significa que prácticamente cualquier cosa que se invente o perfeccione puede patentarse, siempre que tenga una aplicación industrial. Un componente químico puede patentarse. Por supuesto, una maquina puede patentarse. Los procesos para perfeccionar o fabricar cosas pueden patentarse. De hecho existen contadas cosas que no puedan patentarse y por lo general, se incluyen entre las excepciones. Por ejemplo, los genes humanos no pueden patentarse. Las cosas que ya exciten en la naturaleza no pueden tampoco patentarse.

Las patentes están previstas para los grandes adelantos de la tecnológica, pero se reservan asimismo para pequeñas mejoras tecnológicas. Así, los adelantos patentables que se producen en un ámbito determinado de la tecnología pueden constituir grandes avances, como el descubrimiento de la penicilina o pequeñas mejoras tecnológicas, como puede ser una nueva palanca en una maquina que permita acelera su funcionamiento. Estas cosas si pueden patentarse.

Una invención, ya sea un producto o procedimiento, para ser protegido legalmente (ser patentable) debe reunir diferentes requisitos:

Tiene que ser nueva. La novedad le confiere el carácter de "nuevo", bien al producto, bien al proceso que constituye la invención. "Se dice que una invención es nueva cuando no hay ninguna solución técnica preexistente que venga a anteponerla no estar comprendida dentro del estado del arte,." Nuevo es lo no conocido, lo no ideado, pero además su novedad no debe haber sido destruida hechos que ocurre cuando ha sido publicada o utilizada públicamente. con anterioridad a la solicitud de la patente;

En segundo lugar, tiene que tener actividad o altura inventiva: La actividad inventiva supone que las cualidades esenciales del objeto de invención superan las soluciones ya conocidas, superando también el estado actual de la técnica. no pude resultar evidente o obvia para cualquier especialista en el campo del conocimiento de que se trate, debe existir por tanto un elemento inventivo. En otras palabras, para que se considere patentable una invención, esta debe representar un avance suficiente en relación con el estado actual de la técnica.

En tercer lugar tendrá que tener una aplicación industrial o pueda ser fabricada o utilizada en cualquier sector tanto en la industria, como en la agricultura, e incluso en el área de los servicios. Y por ultimo, el sistema de patentes encuentra su origen en la necesidad del traspaso tecnológico, de modo que una condición para que el inventor goce del monopolio temporal de protección que confieren las leyes, haya sido la de describir la nueva tecnología y la forma de llevarla a la practica. Esto aspecto, constituyen la base del requisito de nuestros tiempos, de proporcionar una descripción del invento que sea suficientemente clara y completa para permitir que una persona "versada" en la materia pueda llevarlas a la practica. Esto es lo que se conoce como la función técnica de la descripción de las patentes

En lo que respecta al registro y concesión de las patentes, Son las Oficinas de patentes de cada país. En el caso de Cuba, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) Estado, la que antes de proceder a otorgar la protección jurídica al invento, primero, comprueba si se cumple o no los requisitos formales de la protección y si no se encuentra dentro de las prohibiciones legales,

Para una mayor compresión presentamos el esquema del procedimiento general de concesión de la patente

Esquema general de concesión de la patente en Cuba

ESQUEMA GENERAL DE CONCESIÓN DE LA PATENTE EN CUBA

Estas prohibiciones legales incluye las ya mencionadas anteriormente y otras que están recogidas en las legislaciones nacionales de cada país o en el Acuerdo sobre el ADPIC tales como: teorías científicas o métodos matemáticos. Esquemas, normas o métodos, tales como los necesarios para hacer negocios, ejecutar actos puramente mentales o aprender las reglas de un juego. Métodos de tratamiento médico para seres humanos o animales, así como métodos de diagnostico. Para ello estas Oficinas realizan un examen que puede ser de forma y de fondo de las solicitudes presentadas.

En el primer caso, el análisis solo recae en los aspectos formales de la solicitud, sin reparar en la novedad, ni en la actividad inventiva, dondose por validas las declaraciones y manifestaciones del inventor. Las patentes que se otorgan mediante este tipo de examen, se conocen como patentes débiles .

El examen de fondo, resulta más minucioso, en él, los examinadores analizan el invento, su capacidad para ser patentado y si cumple de forma satisfactoria todos los requisitos de patentabilidad En Cuba este tipo de examen se practica obligatoriamente a todas las solicitudes. En otros países es petición del solicitante.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INVENCION

• Instancia

• Resumen

• Descripción de la invención

• Reivindicaciones

• Dibujos

Una vez presentada la solicitud de invención no podrán modificarse ni la descripción, ni las reivindicaciones, ni los dibujos de modo que se objeto exceda el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

No es admisible añadir ejemplos o características posteriormente con objeto de subsanar defectos en la descripción de la invención

No es admisible ampliar el contenido de las reivindicaciones, por ejemplo eliminando determinadas características, a menos que ello se derive claramente de la solicitud tal como fue presentada.

La fecha de presentación es considerada la fecha de prioridad de la invención

El resumen tiene las siguientes características

• Se utilizara exclusivamente con fines de información técnica

• No podrá emplearse para delimitar el alcance de la protección solicitada.

• Constituye un elemento eficaz de búsqueda y permite decidir sobre la necesidad de consultar la solicitud de patente correspondiente.

• Contiene una exposición de no mas de 150 palabras, de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos y debe indicar el campo técnico al que pertenece la invención.

• Debe permitir una comprensión clara del problema técnico, de la esencia de la solución que brinda la invención y del uso principal de la invención

Descripción

• Describe la invención de manera lo suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pueda llevarlo a cabo.

• Constituye la base de las reivindicaciones (acompañada en su caso de los dibujos). Se utiliza para interpretar las reivindicaciones.

• Indicación del campo técnico al que se refiere la invención

• Estado de la técnica anterior, deben citarse los documentos que pongan de manifiesto dicho estado de la técnica anterior. La reseña de los documentos mencionados ha de ser lo suficientemente completa como para que puedan consultarse.

• Exposición de la invención tal como se reivindica, debe redactarse de tal manera que permita comprender el problema técnico y su solución y deben exponerse las características de la solución

de modo que se correspondan en esencia con las reivindicaciones.)

• Exposición de los detalles que permiten llevar a cabo la invención tal y como consta en las reivindicaciones dependientes y detallar en las figuras de los dibujos, cuando los haya, el modo o los modos de realizar la invención tal y como se reivindica

• Indicación de las ventajas que aporta la invención frente a lo ya existente en esa área de la técnica.

• Explicación breve de las figuras de los dibujos, haciendo referencia a los números correspondientes

• Exposición detallada de al menos un modo de realizar la invención que se reivindica ejemplos en los que remite a los dibujos mediante las referencias correspondientes,

• Una indicación del modo en que la invención es susceptible a de aplicación industrial

• Debe ser clara y precisa

• Evitar el uso de vocablos técnicos innecesarios, a menudo se recomienda el uso de términos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente y se permite utilizar términos técnicos poco conocidos siempre que se definan correctamente y que no existan equivalentes generalmente aceptados.

• No se permite el uso de nombres propios o de términos similares para designar productos, a menos que ello permita una identificación sin ambigüedades y si se utilizan tales términos el producto debe estar lo suficientemente identificado, prescindiendo de su denominación como para que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención.

• Las terminologías, símbolos (químicos, matemáticos) deben ser usados como normalmente se usan en la técnica.

• Las unidades métricas standard(si) deben ser usadas, Si una conversión de una unidad es hecha, estas estarán a la izquierda en paréntesis después de la unidad del S.I.

• Las referencias a otros documentos, por ejemplo en la exposición del arte anterior puede ser adicionada posterior a la fecha de presentación

• Si una referencia se relaciona directamente con la divulgación de la invención, esta debe estar en la solicitud originalmente presentada.

Reivindicaciones

Esta es una de las partes mas importantes del contenido de una patente, ya que define el objeto para el que se solicita la protección, sobre las que se enjuiciara los requisitos de patentabilidad, las reivindicaciones se podrían definir como los limites de la propiedad.

Si lo que se pretende es conseguir una eficaz protección de la invención, las reivindicaciones deben ser elaboradas por el inventor en colaboración con un experto. Es necesario tener esto en cuenta, ya que lo que no esté dentro de las reivindicaciones no tiene protección, quedando esa información de dominio publico. Las r4eivindiaciones deben fundarse en la descripción, no pudiendo reividicarse algo que no esté descrito. De la misma forma, las reivindicaciones tienen que elaborarse de manera que no se deje nada fuera de las mismas. La elaboración de las reivindicaciones es todo una técnica a la que tiene que dársele la importancia, cuando no se este seguro es necesario consultarlas y discutirlas con las personas adecuadas.

Es en las reivindicaciones donde tiene que resaltarse la nueva regla técnica que se protege, en donde se tiene que indicar la materia para la que solicitamos la protección , sin olvidar que l0 que se diga en la memoria y luego no se indique en las reivindicaciones queda de dominio publico y pude ser explotado por cualquiera.

Sobre las reivindicaciones se enjuician los requisitos objetivos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

• Definen las características técnicas del objeto de la invención para el que se solicita protección.

• Delimitan el alcance de la protección.

• Deben ser claras y concisas y fundamentarse en la descripción

• Constan de dos partes: una parte introductoria(preámbulo) y una parte caracterizadora, separadas por las palabras "caracterizado por" "consta de" "comprende"

• En la primera parte de toda reivindicación independiente, debe definirse la materia objeto de la invención y las características técnicas que la definan que combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica

• En la parte caracterizadora se designan las características técnicas distintivas que junto con las mencionadas en la primera parte de la reivindicación se desea proteger. Contienen las características novedosas e inventivas.

• Una reivindicación independiente ha de contener todas las características esenciales de la invención

• Toda reivindicación independiente podrá ir seguida de una o mas reivindicaciones dependientes que hagan referencia a los modos de realización concretos de la invención.

• Las reivindicaciones dependientes contienen todos los elementos de la reivindicación de la que dependen, deben contener en el preámbulo una referencia a dicha reivindicación( que también puede ser dependiente )

• Todas las reivindicaciones dependientes que hagan referencia a una o mas de las reivindicaciones precedentes, deben agruparse de la manera mas adecuada.

• La terminología empleada no debe dejar resquicio de duda en cuanto al significado y alcance de la reivindicación.

• No debe haber incongruencia entre la descripción y las reivindicaciones.(Para la transparencia)

• No se deben utilizar referencias a la descripción o a los dibujos ( "tal y como se describe en la parte… de la descripción" "como se ilustra en la figura … de los dibujo").

• Cuando la solicitud de invención contenga dibujos las características técnicas de las reivindicaciones deberán ir acompañadas de signos de referencia entre paréntesis correspondientes a dichas características.

• Si hay unidad de invención, podrá haber reivindicaciones independientes de categorías diferentes (por ejemplo, de producto y de procedimiento), así como mas de una reivindicación independiente de la misma categoría ( por ejemplo, de producto intermedio y final)

Términos usados en las reivindicaciones

• Terminología standard, conocida en la técnica es permitida.

• Términos relativos ( estrecho, ancho, fuerte), generalmente no es permitido.

• "Acerca", "aproximadamente" deben ser usados con cuidado.

• Marcas comerciales no son permitidas en las reivindicaciones.

• Una característica siguiendo "preferiblemente". Por ejemplo " tal como" no tiene efecto limitante

• La reivindicación debe ser definida con características positivas, es decir, en sentido positivo.

Dibujos

• Los signos de referencia que no se mencionen en la descripción y las reivindicaciones no podrán aparecer en los dibujos y viceversa

• Los signos de referencia de los mimos elementos habrán de ser los mismos en toda la solicitud

• No deben contener texto alguno, en casos absolutamente indispensable, los términos como "agua", "vapor", "abierto", "cerrado", etc., habrá de colocarse sin interferir con ninguna línea de los dibujos.

• Los diagramas esquemáticos y de flujos se consideran dibujos.

Si bien el titular de una invención patentada puede solicitar el registro de dicha patente en los países que lo desee, no existe una patente mundial. No existe una patente que abarque todos los países ni siguiera varios países del mundo. El sistema de patente tiene un carácter territorial. A fin de proteger la invención en un país determinado, se debe obtener una patente en dicho país. Sin embargo el proceso

de Globalización ha incidido en una mayor internacionalización del sistema del patentes, lo que se ha materializado en la existencia del Tratado de Cooperación en Materia de patente (PCT)

El PCT, estipula que se pueda presentar una única solicitud internacional que puede convertiste en numerosas solicitudes nacionales ( hablamos de solicitud y no de patentes) las cuales serán examinadas en cada uno de los países designados.

Es decir el PCT rige la presentación, búsqueda, publicación y examen de solicitudes internacionales, facilitando la presentación de una solicitud internacional, a la que se dará curso posteriormente en las distintas Oficinas regionales o nacionales designadas de los Estados partes en el PCT.

Existen por otra parte, ciertos sistemas regionales, como la Organización Europea de Patentes, por los que un único examen, siempre que su resultado sea satisfactorio, trae como consecuencia toda una serie de patentes nacionales.

Una vez que se haya concedido la patente, la observancia de la misma se convierte en una cuestión importante en todos los países en los que el titular decida registrarla. El problema de la observancia de las patentes es una cuestión muy amplia por lo que aquí nos limitaremos solamente a señalar las principales directrices.

Lo primero que hay que plantear es, que compete al titular de la patente tomar la iniciativa en caso de infracción potencial. Es responsabilidad exclusiva del titular de la patente detectar las infracciones potenciales o reales y señalarlas al infractor.

En la mayoría de los casos, se envía una carta notificando la existencia de la patente y sugiriendo que el titular podría emprender una acción en justicia. Dichas cartas suelen alcanzar el objeto previsto, conduciendo a que sea suprimida la infracción o a la concertación de un acuerdo de licencia.

No obstante existe casos en los que incluso tras largas negociaciones, no puede alcanzarse una solución que de satisfacción a ambas partes. Durante el curso de una acción por infracción en la fase previa al juicio, aun pueden celebrarse negociaciones, que concluyan en un acuerdo de licencia.

A medida que las empresas elaboran nuevas estrategias en las que la superioridad tecnológica determina el éxito, las patentes se reconocen cada vez más como un activo importante.

Las empresas deben se cada vez más conscientes de que un control activo y completo de la tecnología y de los nuevos productos y procesos es la mejor forma de lograr ventajas competitivas.

No hay que ignorar que las patentes son parte importante del proceso de innovación que trasforma las invenciones en productos comercializable por tanto debe comprenderse como un instrumento de política que fomenta el desarrollo de la capacidad tecnológica del país, creando incentivos para los inventores, las Unidades de Ciencia y Tecnología y las empresas en general. Si no existe una estrategia de comercialización es preferible no patentar la invención.

Esto último surgiere que si bien la patente es la manera más eficaz de proteger una invención. Existe otra forma alternativa de obtener protección a través de mantener secreta la tecnología, basándose en lo que se denomina secreto comercial para mantener confidencial la información relativa a la invención. El ejemplo más famoso es la sociedad Coca Cola, que conserva la formula de la Coca Cola como un secreto comercial y lo ha conservado de este modo desde que se fundó la empresa hace casi un sigilo.

Por secreto comercial se entiende: Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Es abundante en la literatura especializada la utilización de diferentes términos para definir el secreto comercial así, se emplean también los nombres de Secreto Industrial, Secreto Empresarial y el Acuerdo TRIPS en su articulo 39 se refiere a Información no divulgada

Un Secreto Industrial puede consistir en cualquier formula, modelo o patrón, dispositivo o compilación de información que sea utilizada en el negocio de una empresa y que le provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus competidores que no conocen ni usan dicha información

La información deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o servicios,

No se considera un secreto industrial la información que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible.

Un secreto comercial para que sea secreto y se pueda invocarse ante la ley, tiene que tener los siguientes requisitos.

1-Posibilidad de ser utilizado para la actividad empresarial o comercial de la empresa.

2-No puede ser conocido(no puede estar en el dominio publico, ni ser evidente para un experto en la

materia lo que supone su carácter inventivo)

3-Derive su valor económico del hecho de estar en secreto

4-Tiene que haber sido objeto de medidas adecuadas para su preservación como secreto.

Existen un conjunto de medidas que la empresa debe adoptar para preservar el conocimiento tecnológico no patentado como secreto. Entre ellas podemos señalar:

1-Tiene que tener una expresión material (información en papel soporte electrónico etc.)

2-Debe ser guardado bajo estricta protección en un lugar seguro

3-El acceso a la información tiene que estar compartimentada

4-El acceso al publico debe ser limitado.

5-Debe existir una norma interna para controlar la publicación

6-En los contrato de empleo deben establecerse las cláusulas de confidencialidad

7-Los licenciatario de tecnología deben guardar confidencialidad

La ventaja de mantener el secreto es que no existe un plazo limite para la protección , a diferencia de la patente, cuya protección expira 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud a partir de lo cual los derechos sobre la invención pasa al dominio publico y cualquiera puede fabricar la invención, En el secreto comercial mientras se siga manteniendo el secreto y se sigan tomando mediadas para que permanezca secreto, la protección puede teóricamente durar indefinidamente. La dificultad del secreto comercial estriba en que, al comercializar el producto éste podrá ser analizado y los secretos pudran conocerse simplemente observando al producto, en cuyo caso se perderá la protección derivada del secreto comercial

En caso de una patente, no es importante si otra persona conoce el procedimiento para fabricar un producto, es más el procedimiento puede conocerse simplemente de cuán publica sea la información, si se ha obtenido una patente estará protegido. No obstante sigue existiendo la posibilidad de protegerse mediante el secreto comercial, que resulta muy conveniente, especialmente en lo que concierne a los conocimientos técnicos, en particular la pericia técnica necesaria para utilizar una tecnología determinada de la manera más eficaz.

Con mucha frecuencia, la tecnología misma no estará protegida por patentes, puesto que forma parte de los conocimientos de las personas versadas en dicha disciplina, y mantener los conocimientos como secreto profesional es una manera de proteger la tecnología de que se dispone.

Resumiendo, se pueden identificar una serie de ventajas y también desventajas que tiene el secreto comercial. Dentro de las ventajas se encuentra

1-No es necesario divulgar el secreto. Y por tanto no hace falta realizar la vigilancia tecnológica como

en el caso de las patentes.

2- Asegura un mayor tiempo de protección mientras dure el conocimiento en secreto ( teóricamente el

tiempo de duración es indefinido)

3-No hay que pagar tazas por la solicitud de registro.

4-El secreto se adquiere por la simple posesión.

Como desventajas se pueden señalar:

1-Si el conocimiento deja de ser secreto, el inventor queda desprotegido. Al divulgarse la invención, esta pierde la novedad y ya no puede ser protegida por patente aunque reúna todos los requisitos de patentabilidad.

2-Si otra empresa llega a esa misma invención y solicita el registro por patente. Mientras que la primera se mantiene en secreto. El que registra se convierte en titular y el primero pierde todos sus derechos.

Estos elementos de ventajas y desventajas del secreto comercial así como lo que se ha señalado con relación a las patentes, sitúa a la empresa en una decisión que resulta estratégica ¿patentar la invención o protegerla por la vía del secreto comercial?

¿Cómo realizar la elección?

Si la situación de la invención es extremadamente novedosa, donde los competidores están lejos de llegar a ese resultado. Es conveniente la protección por secreto porque el secreto tiene un tiempo de protección indefinido(como se señalo con anterioridad)

Si el conocimiento de la invención es muy sencillo, de tal forma que la descripción en el registro haga fácil la copia no debe protegerse por patente.

Existen por tanto factores esenciales para tomar la decisión entre secreto industrial y la patente

Secreto Industrial

1-No tiene una limitación en cuanto a su duración, pues podrá mantenerse protegido por todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad

2-Puede ser descubierto por otros legalmente de manera independiente o por medio del uso del procedimiento de ingeniería inversa.

3-Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no son patentables

4-El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida, pero varia según las circunstancias y requerirá un costo continuo para mantener la confidencialidad

5-El propietario cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que depende legalmente de las leyes de cada.

6-El licenciamiento puede tener mucha flexibilidad en las restricciones que legalmente pueden imponer el licenciatario, siempre que no vilo las leyes.

7- Algunos expertos lo consideran de menor valor, ya que el derecho de exclusividad esta ausente

Patentes

La duración de una patente es normalmente de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud

• 1- Da a su dueño un derecho de propiedad y uso exclusivo durante toda la vida de la patente

• 2- La patente debe satisfacer ciertos requisitos de novedad, actividad inventiva, etc.

• 3- Costo relativamente predecible, pero que puede ser mas alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países.

• 4- El titular cuenta con derechos únicamente en los países donde la patente existe.

• 5- El licitante tiene menores posibilidades de imponer ciertas restricciones al licenciatario, ya que solo esta licenciado el derecho al uso de la patente.

• 6- El derecho exclusivo otorgado la hace de mayor valor según los expertos.

Se trata del secreto comercial la tecnología pero, como ya se mencionó anteriormente, los derechos de patentes se conceden a cambio de que el inventor revele completamente la tecnología al público.

Desde el punto de vista del inventor o titular de las patentes existen diferentes maneras de comercializar las invenciones.

1-comenzar a fabricar el producto y comercializarlo sobre la base de la invención.

2-vender los derechos de patentes

3-conceder una licencia sobre las derechos respecto a la invención.

Esta ultima constituye un instrumento a través de la cual se transfiere la tecnología. De esta forma el cadente esta obligado a poner en manos del cesionario ( licenciantario) los conocimientos técnicos que posee y que resulta necesario para poder proceder a una adecuada explotación de la invención debiendo el licenciatario adoptar los medidas necesarias para evitar su divulgación.

Las patentes objeto de contratos se considera indivisible no se puede ceder o gravar tan solo una parte de las reivindicaciones sino que han de ser cedidas en su totalidad.

Marcas