Hablar de interferencia marcaria en sentido estricto, es remitirnos al ámbito de las prohibiciones relativas1 al registro de marcas. En este sentido pueden considerarse como una interferencia para las nuevas solicitudes de registro de marcas, aquellas solicitudes presentadas con anterioridad o aquellos registros de marcas idénticos o similares para productos idénticos o similares. De esta forma la identidad o similitud de las marcas se valora, como regla, desde tres perspectivas: fonética2, conceptual3 y visual4, aplicando las Reglas de la visión de conjunto5 y/o del elemento dominante6; siendo esta última regla aplicable únicamente a marcas complejas o compuestas. Por su parte, la identidad o similitud de los productos y/o servicios se valora en aplicación no solo de la Regla de la especialidad7 y/o de la especialidad de la especialidad, sino que además pueden considerarse otros criterios para sostener la cercanía o afinidad de los productos y/o servicios, basados en su funcionalidad, naturaleza, composición, sector del mercado al cual van dirigidos y sus canales de comercialización.
El conflicto marcario, podría apreciarse ante la posibilidad o no de un riesgo de confusión8 y/o asociación9 como consecuencia del uso en el mercado de las marcas en cotejo; criterio que sigue la norma marcaria cubana al establecer dos prohibiciones relativas al registro de similar redacción, a excepción de que en una, a diferencia de la otra, se acoge el criterio de que la identidad o similitud de las marcas en cotejo, para productos y/o servicios idénticos o similares, podría causar un riesgo de confusión o asociación10. Así, al constituir ambos casos prohibiciones relativas al registro marcario, gozan de la posibilidad de ser convalidadas cuando son invocadas como fundamento de la denegación de una nueva solicitud; lo que implica el poder ser superadas, para obtener el acceso al registro de la nueva marca en solicitud, mediante la aportación del consentimiento11, expreso y por escrito, del titular del signo distintivo citado como interferencia y el cual podría verse afectado con la nueva solicitud de registro12. En todo caso, la norma precisa que se trata del consentimiento del titular del derecho que se vería afectado con la nueva solicitud; lo que implica que aquel, cuyo consentimiento podría convalidar las dos prohibiciones relativas referidas, debe ostentar derechos exclusivos sobre una marca como consecuencia de su acceso al registro por decisión administrativa, para poseer la condición de titular de un derecho previo. Vale precisar que no existe en la normativa marcaria cubana, sustantiva y adjetiva, ningún otro artículo que especifique o desarrolle lo relativo al consentimiento del titular del registro previo; implicando esta situación como problemática, el hecho de no existir criterios legales que orienten la valoración de esta declaración de voluntad por la Oficina cubana en el proceso de examen (laguna jurídica).
Luego de estas ideas generales, debemos precisar que desde el punto de vista práctico, este consentimiento ha tenido como expresión documental la denominada Carta de Consentimiento; la que, como regla, tiende a ser aportada en la defensa de las solicitudes de registro de marcas, tanto nacionales como internacionales, que han sido previamente denegadas con fundamento en las prohibiciones relativas del artículo 17.1 incisos a)13 y b)14 del Decreto Ley No. 203/1999. Lo anterior, no significa que este consentimiento no pueda ser aportado, en determinadas ocasiones, acompañando la solicitud de registro, cuando resulta de conocimiento del solicitante de la nueva marca, luego de realizada una búsqueda de antecedentes o a partir de su actividad empresarial en el mercado, la existencia de un registro previo idéntico o similar, para productos idénticos y/o similares, o incluso de forma adicional, cuando la solicitud de registro de la nueva marca ya ha sido presentada, y antes de la realización del examen sustantivo. En este sentido existe una tendencia de la Oficina cubana a invocar como motivo de denegación, cuando de interferencia marcaria de trata, el inciso b) del artículo 17.1, más que su inciso a); lo que consideramos pudiera estar motivado por el hecho de contar el primero con una formulación un poco más amplia en cuanto a las posibles variantes de interferencia marcaria, y al unísono estar condicionada esta prohibición, a dos posibles consecuencias en el público consumidor de esta interferencia, a saber, los riesgos de confusión y/o asociación.
Ahora bien, en cuanto a la Carta de Consentimiento, nos encontramos en presencia de una manifestación de voluntad lícita y expresa emitida por el titular de un derecho marcario previo, en ejercicio legítimo de las facultades que integran su derecho exclusivo; la que tiene como uno de sus presupuestos, la posibilidad de que se genere en el público consumidor un riesgo de confusión y/o asociación entre la marca previa y otra marca similar o idéntica, para productos idénticos y/o similares, en proceso de solicitud. La Carta de Consentimiento es entonces un acto jurídico que podría coadyuvar al nacimiento de un derecho marcario15; estando su validez subordinada el cumplimiento de los requisitos generales para la validez del acto jurídico, es decir: voluntad exteriorizada por sujeto capaz, no viciada y no discordante con la voluntad real, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita por ley para que surta efectos jurídicos.
Aún y cuando del tenor literal del artículo 18 del Decreto Ley No. 203/1999, parece ser suficiente la aportación del consentimiento del titular de un registro marcario previo, para convalidar las referidas prohibiciones relativas y por ende permitir el acceso al registro de una nueva marca en solicitud, idéntica o similar al mismo, en la práctica, a lo largo de los años, la Oficina cubana ha asumido diversas posiciones sobre el valor de esta declaración de voluntad. En este sentido pueden señalarse momentos caracterizados por una postura administrativa cerrada, en los que el valor real de este consentimiento en la superación de las prohibiciones relativas que venimos analizando, se ha hecho depender de otras circunstancias, que si bien no encuentran amparo legal, si han sido apreciadas y han constituido el núcleo de decisiones subjetivas; siendo la acreditación de la existencia de una relación empresarial entre el titular del registro previo y el solicitante de la nueva marca, la circunstancia por excelencia de la que se ha hecho depender el valor del consentimiento del titular del registro previo. A los referidos momentos, en los que se ha asumido una postura administrativa cerrada, han seguido otros en los que la administración ha matizado sus criterios en torno al valor del consentimiento. Así, puede señalarse que, en principio, ha sido la regla aceptar el consentimiento del titular del registro previo ante una interferencia marcaria y así permitir el acceso al registro de la nueva marca en solicitud, sin exigirse ningún otro requisito adicional; constituyendo la excepción, los casos en los que la interferencia se presenta con relación a marcas que identifican productos y/o servicios relacionados con la salud pública, para lo cual no bastará con aportar el consentimiento del titular del registro previo, sino que además deberá acreditarse la existencia de una relación empresarial entre este último y el nuevo solicitante. No obstante lo anterior, existen supuestos en los que el consentimiento sería valorado de conjunto con otras circunstancias, a los efectos de determinar si procede la convalidación de las prohibiciones relativas que hemos venido analizando; lo que supondría la no aplicación de la regla referida en sentido estricto. En este último caso, se encuentran los supuestos de marcas conocidas por el público consumidor cubano, no notorias16, en los que sería de mayor probabilidad la ocurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación; siendo necesario en estos casos, que el consentimiento fuese acompañado de elementos de prueba sobre la existencia de una relación empresarial o de negocios entre el titular del registro previo y el solicitante de la nueva marca. Aún y cuando puedan identificarse, en líneas generales, los criterios administrativos para la valoración del consentimiento ante una interferencia marcaria, su aplicación dependerá de las características concretas que rodeen cada caso; criterios que en todo caso, hasta el momento, no encuentran amparo en norma jurídica alguna.
Ahora bien, luego de estas ideas conviene preguntarnos ¿cómo podría resultar acreditada la aludida relación empresarial o de negocios? La diversidad de motivos por los cuales unos empresarios podrían estar vinculados empresarial o negocialmente con otros, conlleva igualmente diversidad de instrumentos jurídicos que podrían existir para acreditar tales vínculos. Pueden considerarse como casos más típicos, sin que esta especificación desconozca la posible existencia de otras situaciones, la participación de unas empresas en el capital social de otras o incluso en la vinculación jurídica de unas empresas con otras a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos mediantes los cuales se establecen condiciones de uso y registro de signos distintivos idénticos o similares, delimitando los productos y/o servicios y los espacios de mercado cuya explotación corresponderá a cada empresario.
En el primero de los supuestos referidos, pensamos en la dinámica de las sociedades mercantiles, su posible base unipersonal o pluripersonal (en atención al número de accionistas o partícipes que la constituyen), la división del capital social en acciones, en las sociedades anónimas, y en participaciones sociales, en las sociedades de responsabilidad limitada, y la posibilidad de estas partes del capital social de ser trasmitidas, con más facilidad en el caso de las acciones (sin que el hecho de ser las participaciones sociales difíciles de transmitir, lo haga imposible), que constituyen títulos valores con capacidad de ser cotizadas en el mercado de valores o como también se le denomina en Bolsa; lo que ha permitido que en ocasiones el fenómeno societario se encuentre engranado de forma compleja, debiéndose esto último, a la participación de unas empresas en el capital social de otras, ya sea desde el proceso de constitución o en el curso de la vida societaria, llegando incluso a insertarse en los procesos de fusión, escisión y extinción de las sociedades. En todo caso, cualquiera que sea la tipología societaria de una sociedad mercantil, su proceso constitutivo depende las formalidades establecidas en cada ordenamiento jurídico bajo el cual nace a la vida jurídica la sociedad en cuestión. No obstante, todo proceso de constitución de una sociedad mercantil, inicia con un instrumento jurídico de constitución (denominado en algunas jurisdicciones como Acuerdo de Constitución o Contrato de Sociedad), que incluye las normas que regirán la vida de esta nueva persona jurídica, entre los que devendrán en socios o partícipes de la misma; culminando dicho proceso constitutivo con la inscripción de la sociedad en los registros habilitados al efecto en cada ordenamiento jurídico; que la dota finalmente de personalidad y capacidad jurídica, es decir, convierte a la sociedad en sujeto de derechos y obligaciones.
En este sentido debe precisarse, que la constitución de una sociedad mercantil, no resulta el único acto jurídico que debe ser inscrito obligatoriamente en los registros habilitados al efecto en cada jurisdicción; debiendo cumplirse esta obligación con relación a cada acto jurídico que modifique el funcionamiento societario durante toda su vida, para que surta efectos jurídicos. Lo anterior, implica que las certificaciones o extractos de los registros en los cuales deba inscribirse cada evento societario, constituye un documento válido a los efectos de acreditar el vínculo empresarial de dos o más personas jurídicas; cuestión por la cual, estos documentos deberían ser aceptados acompañando el consentimiento en el marco de las prohibiciones relativas que hemos valorado. Así, podría entenderse que se trata de personas jurídicas diferentes e independientes, aunque algunas de ellas resulten ser a su vez partícipes o socios en la otra; lo que trasciende a los efectos de la toma de decisiones durante la vida de la sociedad.
El segundo de los supuestos delimitados, podría ser caracterizado como un negocio jurídico, mediante el cual se conjugan dos o más manifestaciones de voluntad lícitas y expresas, emitidas por dos o más empresarios, que tienen como objetivo establecer las condiciones de su relación jurídica en torno a los signos distintivos idénticos y/o similares que ambos poseen y que pretenden registrar y utilizar en diferentes territorios para la comercialización de productos y/o servicios idénticos y/o similares. Siendo entonces el nomen iuris17 mayormente aceptado para este instrumento jurídico el de Acuerdo de
Coexistencia; aplicándose, en cuanto a su papel en el nacimiento de un derecho marcario y a su validez, las ideas previamente referidas con relación a la Carta de Consentimiento. Un elemento interesante a señalar, es el hecho de que en ocasiones los Acuerdos de Coexistencia, contienen consentimientos cruzados para el registro y uso de las marcas idénticas o similares, con relación a determinados productos y/o servicios, y en ocasiones, con relación a determinados territorios; lo que pone en tela de juicio la necesidad de aportar un nuevo consentimiento, instrumentado de forma independiente en una Carta de Consentimiento, cuando este puede entenderse incluido en el Acuerdo de Coexistencia. En los supuestos en los que en el Acuerdo de Coexistencia no resulte suficientemente claro el hecho de contener el consentimiento del titular del registro previo al nuevo solicitante para que registre y use su marca, o incluso en los que el consentimiento esté limitado a determinados territorios, dentro de los cuales, no esté incluida Cuba, es recomendable aportar junto al Acuerdo de Coexistencia, una Carta de Consentimiento; valorando este último instrumento jurídico, como la forma de hacer el consentimiento del titular del registro marcario previo, más específico y concreto, pues se individualizan todas las condiciones en torno a esa declaración de voluntad con efectos directos en territorio cubano. De esta forma podrían entrelazarse ambos instrumentos jurídicos en pos de un mismo fin, cual es el acceso al registro de una nueva marca y su coexistencia, de forma pacífica y sin afectaciones, con el registro marcario previo con el cual guarda identidad o similitud.
Teniendo en cuenta la variedad de escenarios posibles, es que consideramos que el consentimiento, manifestado a través de una Carta de Consentimiento, incluido en un Acuerdo de Coexistencia, o combinado mediante la utilización de ambos instrumentos jurídicos, debería ser aceptado ante una interferencia marcaria, salvo que se determine que el interés del consumidor pudiera verse afectado por su contenido; ya que en dicho supuesto se entenderá que el fin lícito del acto jurídico no se cumple.
Si bien en sede de derechos marcarios ocupan un lugar importante los intereses de los sujetos activo y pasivo de la relación jurídica marcaria, se impone con fuerza la tutela de los intereses de los consumidores y la necesidad de la existencia de un mercado transparente para todos los sujetos que concurren en igualdad de condiciones. Todo lo anterior hace que el nacimiento del derecho marcario esté sometido al cumplimiento de determinadas reglas, que se traducen en las denominadas prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas al registro de marcas; habiendo sido estás últimas brevemente definidas al inicio de este artículo. Si el interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos y/ o servicios que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno; y este interés normalmente coincide con el interés privado del empresario de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen los productos y/o servicios que ofrece, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo el producto o servicio de un competidor18, ¿cómo podría el consentimiento del titular de un derecho marcario previo, para el uso y registro de una nueva marca idéntica o similar a la suya, para productos idénticos y/o similares, afectar el interés del público consumidor?. La interrogante planteada resume la polémica que enfrenta: la postura de los solicitantes y los titulares de registros previos, que consienten el uso y registro de nuevas marcas, idénticas o similares a marcas registradas, y la de la administración marcaria en la salvaguarda del equilibrio entre los intereses en juego de los empresarios, el mercado y los consumidores.
Las posturas asumidas en otras jurisdicciones19 en cuanto al valor de la autorización del titular del registro previo, para el registro de una nueva marca idéntica o similar, a la suya han sido muy diversas; habiendo existido posturas que han propugnado la carencia de valor de la autorización del titular de la marca anterior, si las marcas en cotejo son confundibles, hasta las que han referido que en caso de duda, la autorización de registro debe volcar la decisión hacia la determinación de inconfundibilidad, pues no debe perderse de vista que nadie mejor que el titular de la marca para determinar si la coexistencia con otra en el mercado ha de causarle algún perjuicio; siendo este último el mejor juez para determinar si hay confusión20. Como parte de esta última postura, se ha sostenido que la falta de oposición, su retiro y el consentimiento a registrar deben constituir una muy fuerte, y a veces determinante, presunción de inconfundibilidad; sin desconocer la facultad de la autoridad administrativa de denegar un registro por su confusión con una marca anterior, se haya opuesto o no su titular21.
Debemos destacar que existen países en los que las prohibiciones relativas no resultan contempladas en la ley; lo que implica que las administraciones no deben valorar de oficio, la posible afectación de un derecho de un tercero como consecuencia de la nueva solicitud de registro; de esta forma se deja a la voluntad del titular del derecho previo, establecer la correspondiente acción de oposición u observaciones22, de considerar que su derecho exclusivo pudiera verse afectado como consecuencia de la coexistencia en el mercado de su marca con la marca en solicitud, al resultar esta última idéntica o similar a la suya.
Si bien consideramos que de coexistir en el mercado dos marcas idénticas o similares, para productos idénticos o similares, el público consumidor pudiera incurrir en un riesgo de confusión y/o asociación, hecho que no debería ocurrir, consideramos que la norma marcaria cubana debió ser más específica en cuanto al alcance y valor del consentimiento; al tener esta declaración de voluntad un efecto directo en la superación de las prohibiciones relativas analizadas. En todo caso, al no ser posible, de forma inmediata, la modificación de la normativa marcaria en vigor, resultaría recomendable que la regulación actual del consentimiento, fuera desarrollada en una norma de menor jerarquía, como podría ser el caso de una Resolución de la propia Oficina cubana, con vistas a establecer el marco legal y objetivo de la convalidación de las prohibiciones relativas analizadas, con base en la declaración de voluntad del titular del registro marcario previo considerado como una interferencia para la nueva solicitud de registro.
Fuentes Legales:
Decreto-Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de fecha 24 de diciembre de 1999.
Resolución No.63 "Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos" del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de 22 de mayo de 2000.
Fuentes Doctrinales:
Colectivo de Autores, Derecho Civil, Parte General, versión digital, 2000.
Colectivo de Autores, Derecho de Contratos, Tomo I Teoría General del Contrato, versión digital, 2001.
Fernández- Novoa Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid-Barcelona, 2001, versión digital.
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), Oficina Española de Patentes y Marcas, Gestión y evaluación de marcas, Módulo No. 2: Las prohibiciones relativas de registro de marcas- Regulación y Régimen Jurídico, versión digital.
Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2003, versión digital.
Ramírez Pastor Yordanka, "La marca notoria en Cuba" Tesis presentada para optar por el título académico de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual, 2009, versión digital.
Notas:
1 Las prohibiciones relativas suponen la existencia de derechos anteriores titularidad de un tercero, y obedecen a que el registro y uso de las marcas por un titular no debe infringir derechos exclusivos de terceros adquiridos en virtud de registros previos o en virtud de otros hechos jurídicos, como el nacimiento y la consideración del ser humano como persona para el Derecho, en el caso de los derechos inherentes a la personalidad, ni incurrir en actos de competencia desleal.
2 Se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal.
3 Se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen.
4 Se refiere a la expresión visual de los signos.
5 Se ha de tener en cuenta el impacto global que el signo produce y que como tal es aprehendido por el sector pertinente del público consumidor; por lo que la marca debe valorarse combinando todos sus elementos, sin que deba ser mecánicamente desintegrada, evitando además que se diseccionen los vocablos integrantes. Téngase cuenta que los consumidores no perciben las marcas en detalle, cuantificando o fraccionado todos sus elementos integrantes; sino que las mismas son asimiladas por la impresión general que en ellos producen.
6 Se entiende el elemento dominante como aquel elemento concreto de la marca que por su originalidad,
carácter llamativo o situación dentro del conjunto, provoca una impresión determinada en la mente del consumidor, de manera que adquiere una supremacía en comparación con el resto de los elementos que conforman la marca. No siendo de aplicación la Regla del elemento dominante a las marcas simples, por cuanto este tipo de marcas están compuestas exclusivamente por un solo elemento (denominativo o figurativo), y la determinación del elemento que atraerá con más fuerza la atención del público consumidor implica la existencia de varios elementos como parte de la marca (sean dos o más vocablos y/o elementos figurativos), entre los cuales pueda definirse aquel que posea la supremacía dentro del diseño, en comparación con los otros elementos que conforman la marca.
7 La marca está estrechamente vinculada al producto o servicio que se reivindica, es decir, que el derecho exclusivo que ostenta el titular de la marca no es de carácter absoluto, sino que éste estará vinculado solamente a los productos y servicios para los cuales la marca fue concedida.
8 El riesgo de confusión constituye aquel fenómeno que tiene lugar en la mente del consumidor, en virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios idénticos o similares, habida cuenta que el consumidor se haya expuesto al peligro de creer erróneamente que se trata de los mismos productos o servicios, de los cuales espera un conjunto de características homogéneas y estables y una constancia en la calidad respecto al nivel acostumbrado.
9 El riesgo de asociación se basa en el peligro de exponer al consumidor a creer erróneamente que los productos y servicios que protegen marcas idénticas o similares pertenecen al mismo titular, que los titulares de estos registros pertenecen al mismo grupo empresarial, o que existe una relación económico-mercantil entre estos mediante la que han pactado un acuerdo sobre el registro y uso de la marca.
10 Artículo 17.1 incisos a) y b) del Decreto Ley No. 203/1999.
11 En algunos de los materiales consultados, si bien el término que se utiliza es el de "autorización", su contenido, objetivo y efectos coincide con lo que denominamos en este trabajo como "consentimiento".
12 Artículo 18 del Decreto Ley No. 203/1999.
13 También denominada "doble identidad", por ser idénticas las marcas en cotejo, tanto en su composición como en los productos y/ o servicios que ellas identifican.
14 Se combinan cuatro variantes: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios y similitud de productos o servicios.
15 La relación jurídica marcaria en Cuba, tiene como su causa o fuente generadora un acto jurídico administrativo; en virtud del cual la persona que ha solicitado el registro de la marca adquirirá la condición de titular y se le permitirá el acceso registral de su signo distintivo. Todo cual resulta consecuencia de la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de un sistema constitutivo de derechos de marcas; por lo que solo nacerá el derecho para el titular de la marca cuando esta haya sido registrada. Nótese que en la relación jurídica marcaria, los sujetos intervinientes resultan: el solicitante del registro devenido en titular luego de la concesión del mismo, y los terceros frente a los cuales ostenta facultades positivas y negativas sobre este bien intangible (erga omnes); lo que le permitirá por un lado, tener un monopolio de derecho sobre la marca en el territorio cubano y por otro lado, prohibir que los terceros utilicen signos distintivos idénticos y similares para productos y servicios idénticos y similares a los de su marca, aprovechándose injustificadamente de su prestigio y reputación (ius prohibendi).
16 Las marcas notorias o notoriamente conocidas, no constituyen un tipo de marca, sino una condición temporal que puede alcanzar cualquier marca, durante su vigencia y permanencia en el mercado, debido al amplio conocimiento de las mismas por el sector de los consumidores que adquieren los productos o servicios que éstas distinguen. Así, los ordenamientos jurídicos establecen una protección especial para las marcas que poseen tal condición, lo que implica la ruptura del principio de registro, no así el de especialidad, pues la marca notoria debe analizarse para los productos o servicios que identifica.
17 Nombre reconocido en derecho.
18 Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual No. 4665-2014/TPI-INDECOPI, materia: Precedente de observancia obligatoria sobre Acuerdo de Coexistencia, publicado en el Diario Oficial El Peruano, Separata Especial de 11 de febrero de 2015.
19 Casos citados en Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2003, versión digital.
20 Entiéndase incluido en el riesgo de confusión, el riesgo de asociación.
21 Este último criterio, resulta aplicable en aquellos países, que como Cuba, analizan ex oficio las prohibiciones relativas al registro de marcas; no así en aquellos países en los que la valoración de las prohibiciones relativas por la oficina registradora en cuestión, depende de la presentación de oposiciones por los titulares de los registros marcarios previos que consideran afectados sus derechos con las nuevas solicitudes.
22 Denominadas en algunas jurisdicciones como "llamado de atención".
Autor:
Lic. Lena Carballo Alvisa.