Algunos factores para determinar la existencia del riesgo de confusión

Introducción

Este trabajo tiene con finalidad ofrecer algunos elementos para realizar el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas.

Las marcas constituyen una importante modalidad dentro de la Propiedad Industrial. El surgimiento de estas está dado por la necesidad que sintió el ser humano, desde los tiempos remotos, de marcar los objetos que eran su propiedad, para diferenciarlos así de los pertenecientes a otros miembros de la comunidad a la que pertenecían.

En las antiguas Grecia y Roma, así como Mesopotamia y Egipto, se utilizaron símbolos marcarios para distinguir sus productos, siendo estos principalmente cerámicas y alimentos Los símbolos también fueron utilizados para identificar los comercios.

Durante la Edad Media, el uso de las marcas disminuyó de forma notable. La causa de esto, entre otros factores, se debió a que los oficios artesanales eran sometidos a colegiación (siendo esto el precedente de los gremios), y al hecho de que la población de las ciudades, la cual tiene el papel predominante como centro de consumo, disminuyó notablemente en esa época.

No obstante, con la llegada del renacimiento y la serie de cambios económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que afrontó Europa durante el mismo, trajo consigo el resurgir de la práctica del uso de marcas, siendo uno de los ejemplos más prominentes la utilización de los escudos familiares para identificar la actividad comercial a la cual se dedicaba dicha familia.

El desarrollo constante de las actividades comerciales trajo consigo el elaboración y posterior implementación de las primeras leyes de materia de marcas, siendo ejemplo de estas: la Ley Inglesa de 1266, relativa a la compañía de panaderos y el decreto de la cuidad de Amines en 1374, vinculado con el marcado de mercancías para garantizar su origen.

Si bien entre los siglos XVII y XVIII se inició la utilización de marcas comerciales por las fábricas, como indicadores de calidad y origen, con la llegada de principios del XIX de la Revolución Industrial, en Gran Bretaña en primer lugar y el resto de Europa continental después, ocurren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la Historia de la humanidad. La Revolución Industrial, periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII, constituyó un cambio significativo en cuanto al proceso productivo, que trajo consigo la distribución masiva de los productos, dado el incremento de la capacidad de producción, surgiendo así la imperiosa la necesidad de utilizar las marcas como ente diferenciador de los productos dentro de un mercado común.

A partir de ese momento, la utilización de las marcas continuó creciendo, ya que su utilidad como agente diferenciador de productos y servicios en un mercado común se hizo cada vez más necesaria, siendo su uso prácticamente indispensable en el mercado tanto nacional como mundial de nuestros días.

La marca, signo distintivo por excelencia, ha contado con numerosas acepciones, siendo ejemplo de estas la dada por los autores, Lamb, Hair y McDaniel, cuando definen a la marca como " un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia. " Para el autor Richard L. Sandhusen, "una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; Las marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial". Otra interesante definición la brindan Laura Fischer y Jorge Espejo, cuando define a la marca como "un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores" , mientras que por su parte, Philip Kotler considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios" .

No obstante lo anterior, todos estos conceptos coinciden el hecho de que la marca es un signo utilizado para identificar y distinguir productos en un mercado común, evitando así la confusión del consumidor de los mismo, la cual podría ocurrir ante un mercado que dispone de infinidad de productos semejantes en apariencias. Corresponde a la marca identificar a su productos, diferenciándolo de los demás e indicando que el mismo goza de características únicas, que lo hacen el más idóneo para casa consumidor.

Son marcas fuertes aquellas que están dotadas con un elevado carácter distintivo. Esta fortaleza puede tener su origen en dos causas: la estructura intrínseca del signo o la amplia difusión de la marca entre el publico consumidor, siendo esta segunda causa la que mas contribuye a fortalecer el carácter distintivo de la marca

La ley cubana establece en su Artículo 3. – 1. que pueden constituir marcas:

• a) los signos denominativos como las letras, las palabras, las cifras y todas las combinaciones de estos signos;

• b) los signos figurativos como las imágenes, las figuras, los dibujos, los símbolos y los gráficos, así como el color, siempre que esté delimitado por una forma determinada, y las combinaciones de colores;

• c) los signos mixtos a partir de la combinación de signos denominativos y figurativos;

• d) las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación;

• e) los olores;

• f) los sonidos y las combinaciones de sonidos.

Desarrollo

Concepto de riesgo de confusión

Según el diccionario de la Lengua Española, el vocablo confusión puede tener varios conceptos, entre los cuales se destacan: Mezcla de cosas diversas, desorden, falta de concierto y de claridad, perplejidad, desconcierto, desasosiego, error, equivocación. En materia de Propiedad Industrial, el riesgo de confusión es una figura fundamental en el Derecho de Marcas, siendo el mecanismo que impera en diversos sectores del sistema de marcas, y una de las prohibiciones básicas que obstaculizan el registro de una marca.

El riesgo de confusión constituye aquel fenómeno que tiene lugar en la mente del consumidor, en virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios idénticos o similares, habida cuenta que el consumidor se haya expuesto al peligro de creer erróneamente que se trata de los mismos productos o servicios, de los cuales espera un conjunto de características homogéneas y estables y una constancia en la calidad respecto al nivel acostumbrado.

Método de investigación utilizado

Método de investigación bibliográfica de textos, publicaciones seriadas y no seriadas en la materia, documentos digitales de Internet, de diferentes autores de diferentes países y organizaciones internacionales, a fin de explicar las actuales tendencias en la materia y conformar un juicio en relación con cada uno de los tópicos evaluados.

El riesgo de confusión en la ley cubana

Entre las prohibiciones relativas que se encuentran establecidas en el artículo 17.1 del Decreto-Ley 203 de Marcas y otros signos Distintivos de Cuba, se encuentran las relacionadas con el riesgo de confusión, siendo las mismas las siguientes:

No puede registrarse como marca un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero cuando:

"el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, para productos o servicios idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación"

"el signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o un emblema empresarial usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación"

Factores fundamentales para determinar la existencia del riesgo de confusión

1) La interferencia entre las marcas.

2) La interferencia entre los productos.

3) El grado de atención del consumidor.

Primer factor: La interferencia entre las marcas.

Para analizar la posible interferencia entre las marcas, se debe inicialmente proceder a clasificar el tipo de signos de que se trata, pues en dependencia de ello, así serán las reglas aplicables a ese cotejo marcario en específico. Los signos en conflicto pueden ser denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, olfativas y dáctiles. En dependencia de la clasificación se decidirá la estrategia a seguir.

Ejemplos de comparaciones.

De tratarse de dos signos denominativos simples, que son aquellos que consisten en una sola palabra, la cual a su vez, puede constar de una sola silaba, deben comparase entre si con arreglo la pauta de la visión en conjunto, es decir sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad. Dado que este tipo de marcas tienen una estructura elemental y unitaria, a las mismas le es aplicable la siguiente doctrina, formulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades en el Fundamento No 23 de La Sentencia 11 de noviembre de 1997 donde se afirma: "la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión Pues bien el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferente detalles no se detiene a examinar".

La comparación estará dada únicamente entre estos elementos, estableciéndose un juicio comparativote las sílabas y letras que conforman el vocablo, valorándose su impacto y la impresión que produzcan las denominaciones en conflicto para el consumidor medio.

En este caso se hará especial énfasis en la oposición de los fonemas integrantes de las marcas en conflicto, atendiendo a la clasificación de las consonantes y las vocales del idioma español, según el modo de articulación, de forma tal que la combinación de fonemas de un mismo grupo implicará mayor probabilidad de interferencia fonética.

Criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo español. Entre las pautas concretas aplicables para la comparación de marcas denominativas, el tribunal español destaca las siguientes:

• A) La identidad de las silabas tónicas de las marcas comparadas.

• B) La ordenación de las vocales en las marcas señaladas.

• C) El relieve del factor tópico.

• D) La transposición de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas.

De tratarse de dos marcas denominativas complejas, que son aquellas conformadas por dos o mas palabras, La comparación entre estas marcas debe llevarse a cabo con arreglo a la pauta de la visión en conjunto anteriormente expuesta, lo que quiere decir que la marca no debe ser desintegrada en sus vocablos componentes, ya que hacer esto conllevaría a que el consumidor no pueda valorar la marca por su impresión general, sino que al contrario, centre su atención en diferencias cuantificables, Al realizar el análisis de estas marcas se debe tener en cuenta que por estar expuesto diariamente a la contemplación de un elevado numero de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector del mercado únicamente conservará en la memoria una impresión general y global de las denominaciones confrontadas.

De tratarse de dos marcas mixtas, que son aquellas que están compuesta por una denominación, ya sea simple o compleja, y un electo figurativo o gráfico debemos partir al realizar este análisis, no sólo de la regla imperante en todo cotejo marcario, es decir, la Regla de la visión de conjunto, sino también de la comparación entre las marcas. Una de las formas de realizar este segundo análisis es tomando en cuenta la Regla del elemento dominante según la cual, dentro de todo conjunto marcario, existe un elemento que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto, provoca una impresión determinada en la mente del consumidor, de manera que adquiere una supremacía en comparación con el resto de los elementos que conforman la marca. Si bien la determinación del elemento dominante dentro de una marca es un proceso complejo, existe una teoría reconocida judicial y doctrinalmente que plantea que el análisis comparativo de las marcas enfrentadas debe centrarse específicamente en las denominaciones que conforman las marcas, dado que no puede desconocerse el valor distintivo del elemento a través del cual la marca puede ser expresada sin la menor ambigüedad, toda vez que un gráfico en varias ocasiones no cuenta con toda expresión y el público generalmente demanda los productos por su nombre y no por su gráfico. La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo español propugna que cuando la comparación entre signos distintivos debe aplicarse la pauta de que el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.[1]

Resulta decisiva la identidad o semejanza fonética de los vocablos a la hora de valorar el riesgo de confusión que podría existir el público consumidor, toda vez que para el consumidor prevalece el aspecto verbal, ya que ante sus ojos el elemento gráfico puede aparecer como un elemento decorativo que, desempeña un papel ornamental; y esto podría provocar en el consumidor un riesgo de confusión mayor.

Segundo factor: La interferencia entre los productos.

Al realizarse este análisis, se deberá considerar si efectivamente los productos que pretenden distinguir cada una de las marcas, presentan dos características, siendo estas, la misma naturaleza e igual finalidad. Si los productos de ambas marcas se encontraran en la anterior situación, entonces necesariamente coincidirán en el sector del mercado y en los mismos establecimientos, por tanto, las marcas serían propensas a ser confundidas bajo esas circunstancias durante su comercialización.

Sobre El tema, el profesor Fernández Novoa expone lo siguiente:

"Al analizar las impresiones y las reacciones del público ante los productos amparados por ambas marcas, se contraponen dos hipótesis. La primera es aquella en que las afinidades existentes entre los productos o servicios confrontados son tan importantes, que el consumidor medio podría confundir los productos o servicios portadores de la marca prioritaria con los productos o servicios portadores de la marca posterior. La segunda hipótesis es aquella en que a pesar de no surgir una confusión entre los correspondientes productos o servicios, estos son tan afines que el consumidor medio podría creer erróneamente que proceden de una misma empresa".

A esta segunda hipótesis se refiere la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1994 que afirma en su apartado No 16:

"El derecho de las marcas tiene como objetivo proteger a los titulares contra las maniobras de terceros que provocando un riego de confusión en el ánimo de los consumidores, intentes sacar partido de la reputación atribuida a la marca. Pues bien este riesgo puede crearse mediante la utilización de un signo idéntico para productos diferentes de aquellos para los cuales se adquirió un derecho de marcas (mediante registro u otra forma), desde el momento en que los productos de que se trate, presenten relaciones lo bastante estrechas para provocar en el ánimo de los usuarios que vean estampados en dichos artículos el mismo signo, la conclusión de que los productos proceden de la misma empresa. La similitud de los productos forma parte por consiguiente, del riesgo de confusión y debe valorase en función del objetivo perseguido por el derecho de marcas".

No obstante lo anterior, para el caso en que marcas semejantes o idénticas amparen productos en clases bien diferenciadas entre sí, será posible la aplicación de la Regla de la Especialidad. Este principio está dirigido a determinar la compatibilidad de signos idénticos o semejantes, cuando estos se aplican en sectores de productos o servicios que son diferentes dentro de un área comercial determinada, es decir, permite que convivan marcas idénticas para productos distintos, siempre que estos sean lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

El principio de especialidad permite que una marca registrada coexista con otra marca de idéntica o similar denominación, siempre y cuando no coincidan en el mismo mercado de productos o servicios. Innumerables son los ejemplos con que se podría ilustrar para probar este principio, ya que basta que estemos en presencia de dos marcas registradas en clases radicalmente diferentes y que definitivamente no coincidirán en el mismo sector del mercado, para que la posibilidad de confusión se vea prácticamente eliminada.

Tercer factor: El grado de atención del consumidor.

El riesgo de colusión debe establecerse siempre desde la perspectiva del público de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. Al analizar la problemática del riesgo de confusión, se hace necesario tipificar la figura del consumidor medio, el cual, según la concepción del derecho español y francés, es aquella persona que no destaca por sus particulares conocimientos, ni tampoco por ser especialmente ignorante; se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades perspectivas normales. Por su parte, el derecho alemán plantea que el consumidor medio es aquella persona poco reflexiva, que de ordinario contempla una atención superficial la oferta y la publicidad de los productos o servicios y de sus signos distintivos.

La jurisprudencia trata en numerosa ocasiones de esta figura y su importancia durante el proceso de delimitar si la marca es susceptible al riesgo de confusión. Ejemplo de esto lo constituye la sentencia de Tribunal de Luxemburgo de 16 de julio de 1998, que falló en el caso ´Gut Sprengheide GmbHn y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, cuando la sentencia cuestiona si la denominación, marca mención publicitaria consideradas podrían o no inducir a error al comprador medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Otra sentencia sobre el tema es la Sentencia del Tribunal de Justicia del 22 de Junio de 1999, que falló el caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GMBH contra Klijsen Andel BV, cuando estableció que: se deduce que la percepción de la marca que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos es un consumidor informado y razonablemente atento y perspicaz, no obstante, debe tenerse la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas a través de un análisis, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede igualmente tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicio contemplado.

Dos prototipos particulares de consumidor, el consumidor profesional y/o especializado y el consumidor elitista.

El grado de atención atribuible al consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es variable. Deberá considerarse más elevado cuando la marca diferencia productos o servicio especializados o refinados por los que se paga un precio alto,

Ejemplo (consumidor especializado)

La Sentencia de la Sala Tercera de 8 de abril de 1974, se apoyó en la especialización profesional del consumidor, al decretar que no eran semejantes las marcas NETETAL (solicitada para distinguir prensas de inyección de materias termoplásticas) y la marca anterior NESTOR registrada para distinguir maquinas y herramientas destinadas a maderas y metales). La sala de este tribunal sostuvo que no resulta razonablemente probable la confusión de los adquirentes de cada uno de estos tipos de maquinaria, si se tiene en cuenta la especialización profesional del usuario e incluso su precio.

Ejemplo (consumidor elitista)

La Sentencia de la Sala Tercera del 11 de julio de 1980 subraya el carácter elitista de la clientela de productos como el vino, diferenciados por las marcas contempladas que se encontraban en disputa. La sentencia atribuye a esta clientela una gran sensibilidad para diferenciar los signos distintivos, exponiendo que esta sensibilidad se deriva de los conocimientos que la clientela elitista posee en el arte de degustar vinos.

Conclusión

El riesgo de confusión trae aparejado un aprovechamiento injusto del prestigio y la fama adquiridos por marcas previamente registradas, trayendo esto consigo la afectación directa del público consumidor del producto o servicio en cuestión, que busca en el mismo, características y sobre todo una calidad determinada que no obtendrá de la nueva marca. Dicho aprovechamiento hay que evitarlo, mediante un análisis consecuente de de cada marca, tomando en cuenta las pautas anteriormente mencionadas.

Bibliografía

Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos.

Tratado sobre Derecho de Marcas del profesor Carlos Fernández-Novoa.

La importância de la mercadotecnia del profesor Richard L. Sandhusen.

Mercadotecnia de los autores Laura Fischer de la Vega y Jorge Espejo Callado.

Mercadotecnia Social. Estrategias para cambiar el comportamiento publico del Doctor Philip Kotler.

Sentencia del Tribunal de Justicia del 22 de Junio de 1999, que fallo el caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GMBH contra Klijsen andel BV.

Sentencia de la Sala tercera del 11 de julio de 1980.

Sentencia de la Sala Tercera de 8 de abril de 1974.

Sentencia de Tribunal de Luxemburgo de 16 de julio de 1998 que fallo el caso ´Gut Sprengheide GmbHn y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1994.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades en el Fundamento No 23 del 11 de noviembre de 1997.

Autor:

Nadia Alvarez Mainegra

Licenciada en Derecho.

Especialista en Marcas del bufete Consultores Legales y Agentes de Invenciones y Marcas (CLAIM S.A.)

Coautora:

Hortensia del Carmen Peón Naranjo

Licenciada en Derecho

Especialista General de la Propiedad Intelectual

Coautora:

Dianela Zayas González

Licenciada en Derecho

Especialista General de la Propiedad Intelectual

[1] Fernández Novoa, Carlos,. Tratado sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons. 2004.