Protección legal de las invenciones que involucran software en Cuba

Las denominadas patentes de software o las invenciones implementadas por computadora, son simplemente las invenciones físicas tradicionales que incluyen software en su funcionamiento, tratándose de solicitudes de patentes de invención que incluyen computadoras, redes informáticas u otros aparatos programables.

Existen múltiples definiciones de software, en términos generales, el concepto de software es más amplio que programa de ordenador, se puede decir que:

– Software, se refiere a instrucciones que dicen a un computador qué hacer.

– Software, comprende el conjunto completo de programas, procedimientos, clases, objetos, métodos, funciones, rutinas, etc., asociados con el funcionamiento de un ordenador, una red de ordenadores o cualquier otro aparato programable, donde los datos son el denominador común de todos esos elementos.

Además software es, toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación.

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora.

Protección del software como Propiedad Intelectual. Derecho de Autor

Mediante la vía del Derecho de Autor los programas de ordenador se protegen como si fuera una obra literaria y de ellos se protegen: el programa en código fuente, la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso.

Requisito que se evalúa para el registro.

Para la protección del software se tiene en cuenta la originalidad del programa, en el sentido de origen de la creación intelectual que supone la obra, es decir, que el programa informático que el autor pretende proteger sea obra suya, con independencia de que exista o no en el estado del arte y al margen de que desde un punto de vista técnico el programa funcione correctamente.

La mera creación de la obra por parte de su autor, en este caso, la codificación del programa, es la condición necesaria y suficiente para obtener la protección que otorgar el derecho.

La ventaja principal de la protección por derechos de autor reside en su flexibilidad; no hay necesidad de registro porque los derechos nacen con la creación del programa informático, el período de vigencia depende de cada Estado y en la mayoría, es válido hasta después de la muerte del autor.

En Cuba cualquier tipo de software recibe protección mediante el Derecho de Autor y solo cuando cumple ciertas condiciones puede ser analizado como una invención patentable.

Protección mediante la Propiedad Industrial. Patentes de Invención

Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma, durante un periodo de tiempo limitado. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención de una forma clara y concisa.

Los programas de ordenador o invenciones que involucren software pueden ser patentables si tienen carácter técnico.

El carácter técnico es un requisito implícito para que sea considerada una invención patentable. Se trata de una característica intrínseca del objeto o materia cuya protección se desea reivindicar.

El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta el estado de la técnica anterior, es decir, no es una medida de la contribución de la invención a dicho estado de la técnica anterior. El carácter técnico y la contribución técnica son características distintas de una invención.

Por ejemplo, un programa de ordenador diseñado para permitir una comunicación más rápida entre los teléfonos móviles con una mejor calidad de transmisión de voz o un programa de ordenador diseñado para un funcionamiento más seguro de los frenos de un coche.

Por el contrario, un programa de ordenador para fomentar los compradores leales, dando un descuento para compras futuras no es patentable.

Un programa de ordenador visto como un conjunto de líneas de código no produce ningún efecto técnico y, por tanto, está excluido de la patentabilidad. Sin embargo, un programa de ordenador cuya ejecución permite el control de determinado parámetro produce un resultado técnico y, en consecuencia, es susceptible de protección.

La exclusión del principio de patentabilidad

El Acuerdo sobre los ADPIC. Artículo 27.1:

• las patentes pueden obtenerse para todas las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

• las patentes se podrán obtener y los derechos se podrán gozar, sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología, o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

Derivado del Acuerdo sobre los ADPIC la mayoría de las legislaciones de patentes excluyen de la protección el programa de ordenador puro y se crea una zona gris entre los programas de ordenador y las formas de presentar la información.

Que ocurre en algunas legislaciones:

La Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) no exige requisitos particulares a los programas de ordenador, sólo aquellos que debe cumplir cualquier otra invención reconociendo: novedad, actividad inventiva y utilidad.

Si el programa es útil para alguna actividad específica, entonces la invención es susceptible de ser patentada. No se exige que la invención tenga carácter técnico.

Por otra parte en Europa, tanto la Oficina Europea de Patentes como la Oficina Española de Patentes y Marcas solo excluyen del campo de la patentabilidad los programas de ordenador "como tales" y admiten la patentabilidad de las "invenciones implementadas en ordenador" cuando están incorporados en una máquina o proceso que cumple los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y por tanto el sistema resultante o el proceso que hace funcionar un ordenador se puede proteger mediante una patente.

En consecuencia la Cámara de Recursos de la OEP decide que los programas de ordenador en sí mismos pueden, de hecho, ser objeto de una patente bajo determinadas condiciones.

• 1- La determinación de la contribución técnica que una invención logra con respecto al estado de la técnica es más apropiada para los fines del examen de novedad y actividad inventiva que para decidir sobre el carácter técnico de la pretendida invención.

• 2- Un programa de ordenador no está excluido de la patentabilidad según la Cámara de Recursos de la OEP si, al ejecutarse en un equipo, se produce un efecto técnico que va más allá de la normal interacción física entre el programa (software) y el equipo (hardware).

Con respecto al primer punto, la Cámara de Recursos de la OEP rechaza que para determinar si una supuesta invención tiene o no carácter técnico se aplique el criterio de la contribución técnica, esto es, analizar las diferencias de la materia reivindicada con respecto al estado del arte y examinar si estas diferencias son evidentes para el experto en la materia y por tanto la Cámara resuelve que esto es más apropiado para los fines del examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva que para decidir sobre la posible exclusión de la patentabilidad.

En el segundo punto se declara que la exigencia del carácter técnico a las invenciones susceptibles de protección por el derecho de patentes está fuera de toda duda o discusión.

No obstante, en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador, el efecto técnico necesario para garantizar la patentabilidad no puede derivarse únicamente del hecho de que se emplee un ordenador adecuadamente programado, de igual forma, las interacciones físicas habitualmente presentes en la ejecución de todos los programas no suficientes para conferir el carácter técnico exigido y soslayar así la exclusión de los programas.

Es necesario que haya un efecto técnico más allá de dichas interacciones habituales, debe haber un efecto técnico adicional que sea la consecuencia directa de la influencia ejercida por el programa sobre el funcionamiento interno de la ordenador. Por tanto, las invenciones son patentables no solo cuando existe un efecto técnico en un proceso industrial o una máquina controlada por el software, sino también cuando el programa es el único medio para obtener dicho efecto técnico adicional.

¿En Cuba, ninguna invención que involucre software puede patentarse?

La legislacion cubana en materia de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales Decreto Ley-290 en su artículo 21.1 no da una definición de invenciones, pero si estipula que, se entiende por invencion suceptible de ser protegida a través depetente, toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

En el artículo 21.3 enumera de forma no exhaustiva supuestos que no se consideran invenciones,

• i) Los programas de computación, las obras científicas, artísticas y literarias y las creaciones estéticas;

Valoración del efecto técnico de la invención:

La materia protegible debe tener un efecto técnico (carácter técnico).

El efecto técnico no se refiere a los cambios eléctricos internos del ordenador producido por la ejecución del programa, todo lo contrario, el carácter técnico se deduce del efecto derivado de las instrucciones dadas en su aplicación.

De no existir un efecto técnico, se considera entonces un programa de ordenador como tal o lo que es lo mismo un software puro.

Se considera que un programa de computación tiene un efecto técnico cuando:

• Afecta al funcionamiento físico o técnico de un dispositivo,

• Procesa datos que son parámetros operativos de un dispositivo y de cuyo resultado depende el funcionamiento técnico de dicho dispositivo,

• Si resuelve un problema técnico.

Consideraciones Generales

Definir sobre la protección del software es un tema complejo, sin reglas automáticas aplicables al 100% de los casos, que permita saber rápidamente si cumple las condiciones o no.

En muchos casos, tras el análisis, se ve claramente cuando una invención tiene características técnicas y es patentable, pero en otro no es posible, por lo que el carácter técnico debe ser valorado caso a caso.

Además del carácter técnico, para que se conceda la invención se tiene que evaluar la novedad y la actividad inventiva frente al estado de la técnica

Aunque todavía hay muchos casos "fronterizos" donde la patentabilidad de una invención implementada en ordenador (su carácter técnico o no) no es tan clara y es materia de discusión.

La decisión es de la Oficina de Patentes que realiza el examen, a través de su Examinador y aplicando la ley y la práctica nacional correspondiente.

Bibliografía

– Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) Marrakech, Marruecos, 15 de abril de 1994.

– Decreto-Ley número No. 290, "de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales", de fecha 20 de noviembre de 2011.

– Información sobre el proyecto de Directiva comunitaria relativa a la patentabilidad de invenciones implementadas por ordenador (Comisión Europea). http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm

Autor:

Janette Muñoz Odoardo