En este orden de ideas, para determinar la existencia del riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas se procederá a una doble comparación: la comparación de los signos, y la comparación de los productos o servicios. Cabe mencionar que a la hora de comparar signos y productos se debe tener en cuenta la interdependencia de los factores determinantes del riesgo de confusión, en especial, la semejanza de los signos, la similitud[4]
Por último, es necesario señalar que si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia han venido elaborando una serie de criterios para valorar la existencia o no de riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas, éstos, con toda la importancia que tienen, carecen de un valor absoluto. Es decir, estos criterios brindan un inestimable apoyo, mas no pueden considerarse determinantes para declarar la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas, teniendo que atender -el examinadora las particularidades de cada caso en concreto.
Comparación de productos o servicios (el principio de especialidad)
Cuando se solicita el registro de una marca se debe indicar de manera precisa la lista de productos o servicios que se pretenden distinguir con el signo (6). De esto, la protección del derecho de exclusiva se extiende a la marca con relación a los productos o servicios para los cuales haya sido registrada. Así pues, en el Derecho de marcas rige el principio de especialidad. Con ello, la determinación del riesgo de confusión no sólo debe atender a la identidad o semejanza de los signos, sino también a [5]la identidad o similitud de los productos o servicios. Y los productos o servicios que se tomaran en cuenta para la determinación del riesgo de confusión son, justamente, aquellos para los cuales la marca se encuentra registrada[6]
Pues bien, a la hora de comparar los productos o servicios, la Clasificación Internacional no tiene un valor determinante. En otras palabras, el riesgo de confusión no se desvanece por el solo hecho de que los productos o servicios confrontados pertenezcan a distintas clases de la Clasificación Internacional, ni se afirma con la sola constatación de que comparten la misma clase. De ahí que el mismo del articulo 17 DECRETO LEY NO. 203 atienda a la "naturaleza" de los productos y servicios, mas no a una cuestión tan formal como lo es su adscripción a una determinada clase de Clasificación Internacional del Arreglo de Niza conviven productos tan diferentes como aparatos de salvamento, instrumentos cinematográficos y maquinas calculadoras. A estos efectos, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi ha resuelto:
"En tal sentido, el registro de una marca otorga protección a su titular no solo respecto de los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera con relación a productos o servicios que se asemejen al grado de incluir confusión al público consumidor con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la clasificación internacional[7]
Asimismo, la jurisprudencia y el mismo literal c del artículo 17 DECRETO LEY NO. 203 señalan que para juzgar la semejanza de los productos o servicios debe atenderse a la forma de comercialización o prestación. De ahí que si estamos ante productos de similar naturaleza que circulan bajo los mismos canales de distribución o comercialización, se entenderá que los productos están relacionados y que por tanto pueden ser similares a los efectos de la determinación del riesgo de confusión:
«Atendiendo a lo expuesto se ha determinado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos… toda vez que se trata de productos de la misma naturaleza, que utilizan la misma materia prima en su elaboración, se emplean complementariamente y utilizan los mismos canales de comercialización» [8]
Comparación de signos
El DECRETO LEY NO. 203 establece también una serie de criterios a utilizar para determinar si dos signos enfrentados son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor. Así el literal a del artículo 17recomienda una apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. No obstante, parece mejor tomar en cuenta la capacidad
Distintiva del elemento analizado, pues, como señala DI CATALDO, si dos marcas solo tienen en común elementos dotados de una escasa capacidad distintiva, mientras que sus elementos más característicos son diferentes, se tendrá que concluir que no son confundibles[9]
Una regla importante para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas es aquella que sugiere que la comparación entre los signos enfrentados sea realizada tomado en cuenta el recuerdo que sobre la marca autentica quede en la memoria del consumidor, pues esa es la situación que se presenta en el momento de adquisición[10].
El Decreto Ley también establece criterios para llevar a cabo el examen sobre el riesgo de confusión – comparación de signos- según se esté ante un signo denominativo, figurativo o mixto. Cabe mencionar que el signo denominativo es aquel que está constituido por una palabra o conjunto de palabras. El signo figurativo puede estar constituido por una imagen, grafico, símbolo o logotipo. El signo es mixto cuando está compuesto tanto por una denominación como por un signo figurativo. En líneas generales, el legislador atiende a la semejanza grafica, fonética y conceptual.
Semejanza Conceptual
La semejanza conceptual entre dos signos se establece en función del significado de las denominaciones confrontadas.
Este modo, como señala BERCOVITZ" al comparar los signos habrá que tener en cuenta no sólo su aspecto puramente material, sino también las ideas que suscita su significado[11]Demás está decir que una semejanza fonética no se corresponderá necesariamente con una semejanza conceptual, ni viceversa[12]Es de mencionar que el criterio conceptual puede ser utilizado tanto para afirmar la existencia de riesgo de confusión, como para descartarlo[13]
No obstante, es de tener en cuenta que no sólo las denominaciones son susceptibles de soportar un juicio comparativo desde el punto de vista conceptual -por lo demás existen denominaciones de fantasía, absurdas en sí mismas e incapaces de evocar algún concepto-, pues los signos figurativos también pueden evocar conceptos y, por tanto, es posible hacer comparaciones entre ellos en atención a la idea que representan (artículo17 DECRETO LEY NO. 203). Claro que las marcas exclusivamente figurativas tendrían el problema de su transmisión oral, que es el
Medio através del cual, generalmente, los consumidores solicitan el producto. Por esta razón, el número de marcas exclusivamente figurativas es muy inferior al de las marcas denominativas o mixtas . Siendo que en estas últimas también es posible hacer un análisis comparativo de los signos desde el punto de vista conceptual (artículo 17 DECRETO LEY NO. 203). Por último, es de tener en cuenta que también es posible hacer un análisis comparativo entre dos signos de distinta naturaleza: entre un signo denominativo y uno figurativo; entre uno denominativo y uno mixto; y entre un signo figurativo y uno mixto.
Ahora bien, no cabe descomponer el signo en sus partes componentes , sino que, constituyendo una unidad, debe ser apreciado en una visión global o de conjunto, tal como lo establece el articulo17 DECRETO LEY NO. 203 . De este modo, cuando se trate de una marca denominativa compleja -aquella compuesta por más de una palabra-, ésta no debe ser desintegrada o fraccionada en sus vocablos componentes, pues la comparación entre las marcas confrontadas debe realizarse con arreglo a la visión de conjunto[14]15 No obstante, cabe recordar que estamos ante criterios orientativos que no siempre generan soluciones incontestables. Estos criterios no gozan de una exactitud matematica.
"Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos difieren en la ubicación de sus sílabas comunes QUA, BO y NA. Esta diferencia determina que en conjunto cada uno de los signos tenga una escritura e impresión visual distinta"
Sin embargo la Sala considera que desde el punto de vista conceptualdado que el público consumidor puede extender el significado de los términos AQUA y BONA, el signo solicitado será percibido como AGUA BUENA y la marca registrada como BUENA AGUA. Así, ambos signos evocan el mismo concepto. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que tratándose de los mismos productos, dada la similitud conceptual existente entre los signos, su coexistencia en el mercado inducirá a que el público confunda un producto con otro»[15].
En algunos casos será de mucha utilidad, a los efectos de la determinación de la semejanza de las marcas, la búsqueda del vocablo dominante[16]
«Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva».
La pauta del acusado relieve del elemento dominante se puede apreciar en la sentencia del 13 de julio de 1999, en la que
el Tribunal Supremo español desestimó la semejanza entre las marcas «A Voz de Pontevedra» y «La Voz de Galicia», ambas distintivas de publicaciones periodísticas de la clase 16 del nomenclátor. El Tribunal fundamentó su fallo, por un lado, en la trascendencia a efectos distintivos del término geográfico incluido en la denominación y, por otro, en el carácter genérico
del término «voz» con respecto a los productos distinguidos[17]
Semejanza fonética
La comparación fonética entre los signos enfrentados es de suma importancia a la hora de determinar la existencia de riesgo de confusión, ya que los consumidores suelen acceder a
los productos o servicios recurriendo a su denominación. De ahí que la semejanza fonética de dos marcas nos pondrá generalmente ante dos signos confundibles, salvo el supuesto de que el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión de partida existente.[18]
FERNANDO – NOVOA[19]reseña los criterios que han de tomarse en cuenta para determinar la semejanza fonética de las -le nominaciones, a saber: la comparación debe realizarse mediante una visión o audición sencilla, sin necesidad de entrar a disquisiciones técnicas o lógico-gramaticales; no aplicación de criterios matemáticos, como contar el número de letras o sílabas; la ubicación de las vocales; identidad y ubicación de la sílaba tónica ; el factor tópico, vale decir, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabecen las denominaciones confrontadas; la transposición de los elementos constitutivos de las marcas comparadas.
"En este caso… se ha determinado que el signo solicitado constituido por la denominación CLOXANTEL para distinguir productos farmacéuticos de uso veterinario de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, no es registrable como marca por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida en que está conformado por un término extremadamente similar gráfica y fonéticamente a la denominación genérica CLOSANTEL, sin que la presencia de la consonante S que se ubica en la misma posición que la consonante X de la denominación genérica le aporte la distintividad que requiere para acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado"[20]
Cabe señalar que para considerar la similitud fonética no debe atenderse a la pronunciación correcta de la denominación, pues el punto de referencia debe ser la pronunciación usual de
los potenciales compradores, aun cuando ésta sea incorrecta[21]
Semejanza gráfica
Como destaca PHILLIPS, el elemento visual de una marca presenta ventajas -con relación a los elementos sonoros y conceptuales- en el sentido de que es multifacético: más allá del contenido textual que pudiera tener, un signo gráfico puede adoptar una variedad de colores, formas, tamaño y posición[22]
En la comparación de las marcas gráficas debe atenderse, ern primer lugar, a la impresión visual que generan las figuras cons:itutivas de las marcas confrontadas en la mente de los consumidores. Para ello se debe tener en cuenta que las marcas jráficas pueden subdividirse en dos tipos, a saber, la marca pu: amente gráfica y la marca figurativa. Según FERNANDEZ- NOVOA, Mientras que las marcas puramente gráficas son aquellas que -an sólo suscitan en la mente del consumidor la imagen del sig::o constitutivo de la marca, las marcas figurativas suscitan en a mente del consumidor no solamente una imagen visual, sino también un determinado concepto.[23]
En el caso de las marcas puramente gráficas se tendrá en :enta el impacto visual global que el signo produzca en la mente de los consumidores. No obstante, es de señalar que Di CATALDO nnsidera que la impresión visual, concepto muy extendido en : jurisprudencia italiana, no debe significar la solución final _ bre la existencia o no del riesgo de confusión, pues conduci: a Un juicio inmotivado y falto de criterios racionales que .,tifiquen la opción elegida. Sostiene que la impresión visual de constituir una primera idea, una hipótesis de trabajo, pero indamental es llevar a cabo el juicio de confusión bajo un rol racional. Dicho esto, considera que este examen debe dar por dos fases: la primera, una fase de análisis en la que se terminan punto por punto las semejanzas y diferencias; y la segundaa,una fase de síntesis en la que se asigna un peso especia cada una de estas semejanzas o diferencias[24]
Según Fr,xrvÁvDFZ-NóvoA, cuando estemos ante una marca __:. _ina estructura gráfica compleja, se atenderá también al elemento predominante". A su vez, BERCOVITZ señala que cuando se trata de signos complejos la comparación debe hacerse en su conjunto, pero dando preferencia a los elementos dotados de una especial fuerza diferenciadora [25]
En el caso de las marcas figurativas, como apunta FERNÁNDEZ-NOVOA[26]se procederá en primer lugar a una comparación desde el punto de vista estrictamente gráfico, vale decir, se apreciará el impacto visual suscitado por las imágenes en la mente de los consumidores. Si esta comparación arroja como resultado una semejanza entre las marcas, ya no será necesario proceder a un análisis de las marcas en el plano conceptual. Caso contrario, se examinará si los signos -diferentes desde el punto de vista gráfico- evocan o no un concepto idéntico o equivalente.
Asimismo, será factible la comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa, produciéndose la semejanza «siempre que la marca figurativa evoque de manera inequívoca y directa un concepto y, por otro lado, la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa de ese concepto»[27]
En la comparación de las marcas mixtas – aquellas que están compuestas por una denominación y por un signo grafico, sea este ultimo figurativo o puramente grafico –se aplicaran la pauta de la visión de conjunto y la supremacía del elemento dominante. Al respecto, FERNANDEZ – NOVOA[28]considera que generalmente la denominación prevalece sobre el elemento grafico ya que el público consumidor solicita los productos en el mercado recurriendo a su denominación.
Sin embargo, en algunos casos el elemento grafico puede pasar a constituir el elementos predominante, esto sucede cuando el carácter distintivo del elemento denominativo es débil con respecto al elemento figurativo, cuando la denominación ocupa un lugar secundario en el conjunto de la marca, cuando el elemento figurativo adquiere notoriedad, o cuando posee una originalidad tal que es retenido fácilmente en la mente de los consumidores.[29]
Consideraciones
A lo largo de este bree eplicacion hemos hecho referencia a algunos principios del Derecho de marcas: el riesgo de confusión. Estos son principios fundamentales del Derecho de marcas, pues constituyen fundamento el limite (riesgo de confusión) del derecho de exclusiva. Son principios que delimitan el ámbito de protección del derecho subjetivo sobre este bien inmaterial.
No obstante, este cuadro no estaría completo si no hiciereramos alusión al principio de territorialidad. Pues el registro de la marca genera un derecho de exclusiva cuya protección se extiende a todo el territorio nacional, pero no más allá de sus fronteras. Con lo cual, para gozar de una protección semejante en terceros países, el titular tendría que registrar la marca en las Oficinas correspondientes de los países en los que le interesa dicha protección.
En sentido inverso, una marca registrada en el extranjero, mas no en la Oficina (OCPI), carece de protección vía de DECRETO LEY No. 203. Salvo que se trate de una marca notoriamente conocida, pues, como ya se vio, ésta tiene una protección especial y reforzada que va más allá de los principios de registro y especialidad.
Todos estos principios, sin excepción, tienen una importancia vital para la determinación del comportamiento penalmente relevante la ausencia de el elemento riesgo de confusión, nos pondria ante una conducta carente de toda atipicidad
Bibliografía
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de Derecho mercantil. Cuarta edición, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003.
BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Sétima edición, Aranzadi, Navarra, 2006.
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Thomson- Aranzadi, Navarra, 2002.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. «La protección de los consumidores, la Constitución española y el Derecho mercantil». En: Alberto Bercovitz (Director) y Antonio García-Cruces (Director adjunto). Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores. Tecnos, Madrid, 1987
Di CATALDO, Vincenzo.Tratado de marcas, EUDEBA, Argentina, 1977.
FERNANDO NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de Marcas, Segunda edición, Marcial Pons, Madrid 2004.
GARCÍA NIDAL, Angel. El uso descriptivo Marcas ajena. Madrid, Marcial Pons, 2000.
Autor:
Ana Didian González Alberteris
Vidal Francisco González
Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual.
Módulo de Derecho de marcas.
[1] Cataldo, Vicenzo. Isegni. Ob. Cit., p. 97
[2] Sobre este punto vid. GARCÍA NIDAL, Angel. El uso descriptivo r, ajena. Madrid, Marcial Pons, 2000.
[3] Al respecto, es común citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de, 1999 Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer G Co. GmbIH contra Klijsen Handel BV, apartado 26, vid. FERNÁNDEZ – NOVOA, Carlos Y Garcia Vidal, Ángel. I)(,¡ (,cho de marcas: Legislación… Ob. cit., p. 530.
[4] Ver la anotación realizada por el mencionado autor a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribuanal Supremo de 15 de febrero de 2001, en Actas de Derecho Industrial, T. XXII (2001), p. 736 – 737; GRUPO ESPAÑOL De la AIPPI . Informes sobre propiedad… Ob. cit., p- 330 y 337, sostienen estos últimos que «las especiales circunstancias de los productos en cuestión podrían ser tenidas en cuenta, en determinados casos, por los tribunales órgano administrativo en cuestión, sin que pueda darse una norma de caracter general en función del tipo de producto» de los productos o servicios, y el fuerte carácter distintivo que eventualmente posea la marca.
[5] FERNÁNDEZ – NOVOA . Tratado sobre derecho… Ob, cit., p. 286 – 287; en el mismo sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… Ob. cit., p. 89 – 90; RICOLFI, Marco. I segni distintivi… Ob. cit., p. 131.
[6] Para la indicación de los productos o servicios se utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del 15 de julio de 1957
[7] cabe mencionar que excepcionalmente puede invocarse la protección del derecho de exclusividad frente a un uso de la marca – por un tercero sin consentimiento- para productos o servicios para los que no fue registrada. Este es el caso de la marca notoriamente conocida, en la que la protección del derecho de exclusiva va más ala del principio de especialidad.
[8] Resolución . 0593Z-'1.007/OSl)-INllECOYI (04.0(3.2002), en- KRESALJA ROSELI i, Baldo. La Propiedad Industrial.. Ob. cit., p.3'1.1
[9] Resolución N_` 441-96 SPI-TRI (11. 96), cit, en: KRESALJA RESOLLÓ Baldo. La p1 o¡)¡('(]¡)(] industrial _ Ob. cit., p_ 323
[10] DI CATALDO, Vincenzo. I Segni.Op, cit, p 100
[11] BERCOVITZ RODRIGUEZ – CANO, Alberto Introducción a las marcas. Op, cit, p 92; DI CATALDO, Vicenzo. I Segni.Ob.Cit, p 97-98
[12] Bercovitz Rodriguez – Cano, Alberto. Introducción a las marcas… Ob. cit., p.91.
[13] Di CATALDO, Vincenzo. I segni._. Ob. cit., p. 98, pone como ejemplo las niarcas «puna» y «piuma» en las que existe semejanza fonética, mas no conceptual; mientras que entre las marcas «puma» y«tigre» no hay ninguna semejanza fonética, pero sí hay afinidad ideológica.
[14] F1iRNÁNllE`!.-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho._ Ob. cit., p. 301 – 302. Quien menciona como ejemplos los casos de las marcas confronta(las: SURI'r0 y PRONTO -caso en el que a pesar de la diferencia fonética un uibunal francés determinó la existencia de riesgo de confusión dada la sinoriirnia de acribas denominaciones en la lengua italiana-; y las denoniinac:iones MAFRE y CAFRE -caso en el que a pesar de la similitud fo~iE~tica, el Tribunal Supremo español negó la existencia de riesgo de confusion ya que inientras la primera denominación carece de significado, la seyunda sí lo tiene.
[15] FERNANDEZ – NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… Ob. cit., pp. 309-311; cfr. BERTRAND, André. Le droit des marques_. Ob. cit., p- Z7% –
[16] Resolución N.° 425-98 SPI-TRI (27.04.98), cit. KRESALJA ROSELLO, Baldo. La propiedad industrial… Ob. ció., pp. 326 – 327.
[17] FERMAMDEZ – NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… Ob. cit., p. 312 y ss.
[18] RJ19995167; cfr_ Actas de DerecholndustriaL yDerecho de Autor, T. XX (1999), p. 735.
[19] FERNÁNDEZ NOVOA , Carlos. Ti-atado sobre derecho… 01). cit., p. 302; . Introducción a las marcas… Ob. cit., p. 91.
[20] FERNANDO NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… Oh. cit., pp.302-307_ Por otro lado, RICLFI sostiene que en el caso de la comparación de marcas denominativa no sólo se habrá de considerar el aspecto grafico de los signos en cuestión, sino también el sonido que se produce en su pronunciación corriente. Pone como ejemplo los signos «bike» y« baic» que una mayor semejanza desde el punto de vista fonético que gráfico .. .Ricolfi Marco. Isegni. Ob. cit., p. 130
[21] Resolución N.° 8513-2003/OSD-INDECOYI de 22.07.2003.
[22] PATTISHALL; HILLIARD Y WELCH Trademarks and unfair competitíon. Segunda edición, Lexis Nexis, Newark, 2003, p. 104.
[23] PHILLIPS, Jeremy. Trade mark… Ob, cit., p. 322, en cambio, agrega este autor, los elementos sonoros -más allá de su contenido melódico- incluye sólo los tonos y el volurnen. Peor lo tiene el elemento conceptual, el mismo que carece de existencia en una dimensión física y que depende de la habilidad cognitiva de los consumidores para extraer conceptos ya sea de la apariencia o del sonido de la marca.
[24] FERNANDE – NOOA , Carlos, tratado sobre derecho…Ob. cit, p 231
[25] id. DI CATALDO, INCENO I segni…Ob. cit, p 99
[26] FERNANDEZ – NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… Ob. cit., pp. 322 – 323
[27] BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… Ob cit , p 98.
[28] FERNÁNDEZ – NOVOA , Carlos. Tratado sobre derecho… Ob. cit., pp. 324 – 325 I): CATALDO también señala, en ese orden, los elementos a considerar para la existencia de un riesgo de confusión: semejanzas o diferencias de las características visuales, similitud fonética de las palabras, y averiguar cualquier conexión ideal o conceptual, vid. Di CATALDO, Vincenzo. Isegni. Ob. cit, p_ 98 101 FERNANDO – NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… Ob. cit., p. 331; cfr VANZETTI, Adriano, y Di CATALDO, Vincenzo. Manuele di Diritto… Ob. cit., p
[29] FERNANDO NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho..Ob, cit pp. 338 -340; se expresa en el mismo sentido ¨BERCOVITZ, asegurando que este es un criterio reiteradamente declarado por la jurisprudencia.
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