Protección legal de los Dibujos y Modelos Industriales en España

Ejercicio Práctico

1.- Exponga  los requisitos que tiene en cuenta la Legislación Española para el registro de  los Modelos Industriales.

2.- Dado el caso en que el primer registro de diseño industrial de fichas de juego presentado en la Oficina Española es por la sociedad mercantil Panini. ¿Es posible considerar a Kellogs como infractor de los derechos de Panini?

Modelo Registrado por Panini

Modelo Registrado por Kellogs

En España existen cuatro formas de proteger el diseño industrial:

• 1- Diseño Nacional mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

• 2- Diseño Comunitario, que se rige por el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios.

• 3- Registro Internacional de Diseños que se rige por el Arreglo de la Haya, el Acta de Ginebra de 1999.

• 4- Diseño No Registrado previsto en la normativa comunitaria y en el artículo 10.1b de la referida Ley 20/2003.

La Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial "tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño". Posteriormente entró en vigor el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 20/2003.

En esta Ley se emplea la palabra diseño, debido a que es un vocablo más aceptado y permite la distinción con el término legal español modelos de utilidad, que son modalidades diferentes.

El Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios y la Directiva 98/71/C del Parlamento Europeo, que se refieren a dibujo y modelo industrial, regulan un único derecho, careciendo la denominación de dibujo o modelo de consecuencias prácticas.

El Arreglo de la Haya con sus diversa revisiones conforma un Sistema de Registro Internacional de Diseño Industrial que permite la tramitación de un diseño en un conjunto de países a través de una única solicitud.

El Sistema de Diseño Comunitario introdujo una figura nueva acogida de igual manera por la Ley 20/2003 española, el Diseño No Registrado, que permite la obtención de un derecho sobre un diseño que cumpla unos determinados presupuestos por el mero hecho de su puesta en le mercado.

Requisitos de protección del diseño industrial en España

En la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial los requisitos de protección de los diseños se encuentran regulados en los artículos del 5 al 12.

En strictu sensu los requisitos que tiene en cuenta la Legislación Española para el registro de los Modelos Industriales son:

• Novedad (artículo 6)

• Carácter singular (artículo 7)

Novedad

Un diseño se considera nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de registro o si se invoca prioridad, antes de la fecha de prioridad. Son idénticos aquellos diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Al examinar la novedad se deben considerar los artículos 9 y 10 de la Ley 20 del 2003. La novedad se debe comparar con una divulgación anterior.

En el caso de un diseño registrado los elementos que se comparan son la (s) representación (es) gráfica (s) del nuevo diseño con las representaciones gráficas de anteriores ya divulgados.

Carácter singular

El artículo 7 plantea que se considera que un diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Es decir se examina si el diseño crea una impresión general distinta a cualquier otro diseño anterior, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Si existe un menor grado de libertad, puede ocurrir que pequeñas diferencias decidan la singularidad de un diseño.

El requisito del carácter singular contempla la impresión general, no la particular, no la que va buscando los pequeños matices o diferencias sino la impresión de conjunto.

Caso problémico

En nuestro criterio no es posible considerar que la sociedad Kellogs infringe los derechos de Panini habida cuenta que, en el caso práctico sometido a nuestra consideración estimamos que el diseño presenta novedad y singularidad.

En relación a la novedad es dable apuntar que en cuanto a la forma puede entenderse que contiene diferencias distintivas.

En el diseño de cuyo titular resulta Panini los contornos de la ficha están formados por una única pieza en forma de olas regulares. En el diseño presentado por Kellogs el contorno está constituido por una pieza que evidencia 6 pestañas redondeadas que a su vez presentan 6 protuberancias redondeadas al parecer superpuestas; además de una imagen de dibujo animado universalmente reconocido, Fiona. Ambos carecen del número de representaciones gráficas suficientes para una caracterización precisa. Es recomendable la protección de un mayor número de representaciones gráficas que ilustren más el diseño industrial de que se trate.

En lo referido a la singularidad el diseño de Kellogs resulta en su conjunto diferente del de Panini toda vez que, la incorporación de la imagen del personaje animado Fiona puede incidir en la decisión del usuario final como elemento de suerte o gracia a la hora de llevar a la práctica el juego.

El grado de libertad que poseía el autor para desarrollar su diseño, considerando que son fichas de juego, era bastante amplio, pues como tal no tiene ninguna estructura supeditada a una cuestión funcional, es decir, la estructura de la ficha de juego podía haber diferido aun mas significativamente de cualquier otra ficha diseñada para tales propósitos con anterioridad, no obstante, consideramos que puede entenderse que ha creado una imagen general distinta en el usuario.

Otras exigencias de la Ley

Existen otras exigencias legales cuales son: la accesibilidad al público, las divulgaciones inocuas y los diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones.

A efectos de novedad y carácter singular, se considera que un diseño se ha hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado, o divulgado de algún otro modo, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido ser conocidos: en el curso normal de los negocios, en las operaciones comerciales diarias por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea.

Así se excluyen los diseños que no se conocen en estos círculos especializados, aunque tales existan, porque puede estarse utilizando en algún lugar del mundo. El concepto de novedad tiene un carácter territorial, el de la Unión Europea.

Se estiman varios los supuestos legales en que la divulgación no afecta la novedad y el carácter singular de un diseño. (Divulgaciones inocuas)

No se considera divulgación:

1.La realizada por el autor o su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud, o si se reivindica prioridad, a la de presentación de la solicitud de la prioridad.

La intención del legislador en este punto fue permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado, decida si vale la pena la inversión que está a punto de hacer, sin que el diseño pierda por ello su novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde a los intereses de sectores que lanzan periódicamente un gran número de diseños de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

Durante este tiempo, la competencia no podrá copiar el diseño. Pues en cuanto a la novedad, nuestro diseño es nuevo, protegido por la divulgación inocua, pero es también un diseño no registrado, y como tal, está protegido de algún modo contra la copia, siempre que pueda demostrar la divulgación previa.

En el caso de un oponente que haga valer su diseño contra el nuevo diseño divulgado, tendrá que tener también en cuenta el plazo de gracia legal.

En el caso de Ferias y Exposiciones, lo que se hará valer en la figura de la "prioridad".

2. Asimismo no se considerará divulgación si ésta ha sido consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

En otro orden, el registro del diseño, en ningún caso, conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas "exclusivamente" por su función técnica. Sí concede este derecho a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son técnicamente requeridas.

Por medio del diseño se pueden proteger las características de apariencia del producto que sean funcionales pero siempre que "no sean técnicamente necesarias", porque en muchos casos, se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el resultado técnico obtenido.

El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función". Es decir, si existe conexión, se hace posible la integración de la pieza en el producto complejo al que va destinada, de manera que los productos no pueden cumplir la función para la que están destinados si no están interconectados.

La función técnica no será exclusiva de un producto, sino que irá asociada a características de configuración, de apariencia, que serán distintas a las de otros productos que también desarrollen esa misma función técnica.

No puede monopolizarse una forma de conexión de productos pertenecientes a distintas marcas o empresarios, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los vehículos de motor, repuestos de electrodomésticos, bienes de consumo electrónicos, etcétera.

Pero si la forma del producto (característica de la apariencia), viene condicionada de tal manera por su función (la de acoplamiento a otro producto), que no permite al autor del diseño creatividad alguna (el creador no puede elegir la forma), aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias, el diseño no tendrá carácter singular y no cumplirá uno de los requisitos básicos. Al contrario, cuanto menos necesaria sea una forma, más libertad existe para crear.

La anterior prohibición tiene una excepción: los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular. A esta excepción se le conoce como "Cláusula Lego".

Las interconexiones se refieren a la característica de un producto que le permite ser ensamblado o conectado mecánicamente a otro producto; en general, no permite configuraciones alternativas, como es el caso de los sistemas modulares.

Un sistema modular está compuesto por una serie de elementos que se conectan de distintas formas.

Importancia de proteger una creación de Diseño Industrial

En la actualidad es evidente que el diseño se ha convertido en una herramienta competitiva de primer orden en la comercialización en el mercado de productos. Hay que considerar las características o cualidades del segmento de mercado consumidor del producto. El diseño es un elemento fundamental a la hora de adquirir un producto, de manera que si el objeto tiene un buen diseño y además se fabrica industrialmente tiene evidentemente muchas ventajas sobre otros productos del mismo tipo.

Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación en materia de propiedad industrial, lo único a tener en cuenta es la apariencia, ornamentación y aspecto externo de producto. Las características técnicas o funcionales que puede, o no y, nunca de manera exclusiva, contener el diseño, no son importantes.

El diseño ha de estar protegido por propiedad industrial, ante el hecho de que otra sociedad se adelantare y presentara una solicitud de registro de diseño, siendo así a la sociedad que resulta afectada se le hará difícil demostrar su prioridad sobre el diseño.

El diseño industrial abarca multitud de sectores donde su importancia es vital entre ello s se pueden citar: el textil, calzado, moda, confección, mueble, cerámica, automóvil, juguetes, perfumería, cosméticos, embalaje y presentación de productos, envases, mobiliario, servicios de hostelería, oficios de arte, joyería, bisutería, cristalería, instrumentos de uso médico, relojes, estructuras arquitectónicas, entre otros múltiples.

Constituyen sectores que comprenden creaciones sobremanera dispares, e innovaciones de forma destinadas a ornamentar los objetos de uso corriente, incluso en los sectores más funcionales, resultando que la estética está estrechamente unida a lo funcional.

El diseño se ha convertido en un instrumento absolutamente eficaz a la hora de comercializar un producto, pues genera un valor añadido al producto. Se pagará un precio algo más elevado porque ha predominado nuestra inclinación por lo estéticamente mas acertado y aceptado y, las formas de los objetos que nos entran por los sentidos de la vista y el tacto.

Y esto es precisamente lo que se va a proteger, ese valor añadido al producto en forma de diseño.

A las sociedades les interesa dotar a sus productos de diseños creativos y diferenciarlos de los de sus competidores. Sin lugar a dudas es un activo estratégico de la empresa, pudiendo llegar a ser inclusive parte de su imagen y por ende económicamente muy rentable. Es el factor distintivo en la generalidad de los productos de consumo.

La protección legal del diseño da lugar a un derecho exclusivo, es decir, el titular obtiene los derechos exclusivos de impedir su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros.

Límites de la Protección del diseño industrial

Los límites de la protección del diseño industrial son actos que el titular no puede prohibir y que utilizan de alguna forma el diseño registrado. Son llevados a cabo por terceros pero no son actos de explotación del diseño.

Son excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado, es decir, no se podrán ejercer los derechos conferidos respecto de: actos realizados en privado y con fines no comerciales; actos realizados con fines experimentales, los actos de reproducción realizados con fines de ilustración o docentes, mencionando la fuente de los mismos, siempre que no quepa la competencia desleal; equipamiento y reparación, la importación de accesorios y piezas de recambio de otro país, en el caso de buques y aeronaves que entren en España temporalmente.

En el primero de los supuestos, no se llevan a cabo en el curso del comercio.

En el segundo, debido a que actualmente el diseño aúna elementos estéticos y también técnicos, pueden llevarse a cabo estos actos con fines experimentales.

Cuando los actos de utilización del diseño sean para fines de ilustración o docentes deben ser actos que no sean contrarios a los usos comerciales, que no perjudiquen la explotación normal del diseño y debe mencionarse la fuente de la que procede el diseño.

Respecto a la última excepción, puede ocurrir que, para la reparación de una de estas naves, se necesiten unas piezas de recambio o unos accesorios destinados a su reparación, Y también en este caso, el titular del diseño no podrá impedir su utilización por tal motivo.

Contenido de la protección jurídica del Diseño Industrial

El registro del diseño conferirá a su titular un derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. La utilización implica la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto al que se aplique o incorpore el diseño, así como el almacenamiento del producto para los fines mencionados. El derecho del diseño tiene efectos desde la fecha de publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Existe una protección provisional que nace desde el momento en el que se presenta la solicitud, contra terceros que entre esa fecha y la de publicación del diseño registrado hubieran utilizado el diseño de alguna manera que después de registrado hubiera quedado prohibida.

Esta protección provisional alcanza también a los diseños que estén bajo aplazamiento desde el momento en que se conceden y hasta que se publican.

No existirán los efectos de estos derechos si la solicitud se retira, se deniega o se cancela con motivo de una oposición.

Autor:

Carmen Mirella Rosabal Lam

Madelyn Rodríguez Lara

Frank Arteaga Pino