La nueva ley de marcas: aspectos novedosos, acciones judiciales y parámetros de reparación del daño

Enviado por kakadu

La nueva ley de marcas: aspectos novedosos, acciones judiciales y parámetros de reparación del daño

I.- INTRODUCCION

La marca, como signo o medio distintivo de productos o servicios como medio para distinguirlos de otros idénticos o similares en el mercado, y como categoría de "propiedad especial" incardinada dentro de la disciplina jurídica del Derecho Mercantil,amplio y prolijo tanto en doctrina,jurisprudencia y fragmentaria legislación, ha sido históricamente objeto de legislación a través de estatutos y leyes que se han sucedido en el tiempo, como la Ley 32/1988 de 10 de Noviembre, con sus diversas modificaciones legislativas y su Reglamento de Ejecución, aprobado por RD 645/1990 de 18 de Mayo, hasta encontrarnos en la actualidad con el vigente texto legal, la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre,de Marcas -en lo sucesivo L.M-, cuya entrada en vigor el 31 de julio de 2002,salvo en lo previsto en el Título V,artículo 85 y disposiciones Adicionales tercera,cuarta,octava,décima,undécima,decimotercera,decimocuarta y decimoquinta que entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Lejos de proceder a una exposición exegético-doctrinal sobre la L.M,pues es más objeto de tratadistas, el objeto del presente es destacar los aspectos novedosos,las acciones y la reparación del daño que la vigente L.M regula.

II.- CONCEPTO JURIDICO DE MARCA

Sistemáticamente lógico,antes de analizar someramente tales cuestiones,es definir legalmente tal concepto.

La marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras,y que tales signos podrán en particular ser:

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
Las letras, las cifras y sus combinaciones.
Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
Los sonoros.
Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

III.- NOVEDADES RELEVANTES DE LA NUEVA L.M

1º.- EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS A LAS CCAA

En cumplimiento de la STC 103/1999 de 3 de junio, el legislador se ve abocado a una delimitación del marco jurídico competencial en materia de signos distintivos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Con ello,las competencias de las CCAA que confieren una relación de obligaciones y facultades son diversas, a saber:

Compentencia en materia de ejecución de la propiedad industrial,previo desarrollo de la LM mediante su correspondiente reglamento (art. 1.3 L.M).
Competencia para la admisión de presentación de solicitudes de registro de marca por los interesados ante el órgano correspondiente de la CCAA,donde aquél tenga su domicilio o establecimiento industrial o comercial,de forma seria y efectiva (art. 11.1 L.M) o en el órgano compentente de la CCAA donde el representante del solicitante tenga su domicilio legal o sucursal seria y efectiva (art. 11.4 L.M), con obligación de remitirlos en los cinco días siguientes a su recepción a la Oficina Española de Marcas y patentes (OEMP en lo sucesivo),conforme art. 11.7 L.M.
Competencia para poner a disposición de los interesados de impresos en castellano y en otra lengua cooficial (art. 11.9 LM), vgr gallego,vascuence o catalán.
Competencia para examinar si las solicitudes superan el examen de forma o requerir la subsanación de defectos,con obligación remitirlas a la OEMP (art. 17.1 LM), con obligación legal de remitir la solicitudes que se tengan por desistidas una vez concurra resolución administrativa firme a tal Oficina (art. 17.2 L.M).
Competencia para resolver sobre solicitudes, estando éstas sujetas al régimen de recursos de la Ley 30/1996 de 26 de noviembre (art. 27.4 L.M),debiendo practicarse las notificaciones a tenor de tal cuerpo legal (art.29.6 L.M).

2º.- SIMPLIFICACION Y ABARATAMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS

Lo anterior precisa de un procedimiento ágil y lógico,sustituyéndose el sistema "UNICLASE" por el sistema "MULTICLASE", lo que viene a significar que en una única solicitud podrán proteger todas las clases que comprenda el Nomenclátor Internacional del Arreglo de Niza de 15 de Junio de 1.957, permitiéndose la divisibilidad de la marca (art. 12.2 L.M).

Además,se suprime la obligación de presentar una Declaración Notarial de uso, para la renovación de la Marca, solucionándose así el agravio comparativo con respecto a los concesionarios de Marcas Internacionales.

También se suprime la obligatoriedad de intervención Notarial para el camibo de la titularidad de una Marca o Nombre comercial, así como el requisito de abono quinquenal (ambos cambios introducidos en la práctica desde Mayo de 1.999).

Supresión también relevante en la desaparición de la Marca derivada y la ampliación de Marca que con la vigente L.M se consigue mediante la solicitud de registro de nueva Marca.

3º.- DISTINCION ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA

La marca notoria es la conocida por el sector el público al que se destinan sus productos o servicios (art. 8.1 L.M) y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como anteriormente a la vigente L.M, sino además,a presentar oposición al registro en la vía administrativa.

Se reputará marca renombrada cuando la marca es conocida por el público en general,y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios (art. 8.2 L.M).

Igualmente,la misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.(art. 8.1 y 8.2 L.M).

4º.- AMPLIACION Y ALCANCE DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

Hasta tal punto, que el titular de la Marca que hubiera obtenido resolución judicial por la que se declare la existencia de violación de la Marca,tendrá derecho, sin necesidad de prueba alguna,a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art. 43.5 L.M).

Igualmente, y acorde con los tiempos, la L.M fortalece la posición del titular de una Marca en Internet frente a vulneraciones de su derecho por medio de nombres de dominio,es decir,se impide la otrora,en ocasiones, lucrativa actividad del "ciberocupa" (art. 3.e) L.M).

5º.- EL PLUS DE PROTECCION AÑADIDA PARA LOS CONSUMIDORES

Con la vigente L.M, se confiere no sólo a órganos públicos, sino también a las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios para señalar las Marcas,que a su juicio,deben ser denegadas, a fin de evitar la proliferación de marcas que induzcan al consumidor a error sobre la naturaleza,propiedades,origen o calidad de producto (art. 59.a L.M).

6º.- REINCORPORACION DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Si bien con la anterior L.M de 1.988 fue suprimido, con la actual L.M, de 2001, de nuevo, se contempla el restablecimiento de derechos.

Ello supone que aquel solicitante o titular de una MARCA para el que ha transcurrido el plazo que la OEMP concede para presentar alegaciones ante un posible suspenso o recurso de alzada e incluso para el pago de las renovaciones, esté facultado, previa solicitud para restablecerlos, siempre que justifique y motive la misma (art. 25 L.M).

Para ello se concede el plazo máximo de un año a partir de la expiración del plazo no observado.

7º.- POSIBILIDAD DE OPOSICION EN VIRTUD DE UNA MARCA NO REGISTRADA NOTORIA O RENOMBRADA

Siempre que la Marca sea "notoriamente conocida" en España,aún no estando registrada.

8º.- POSIBILIDAD DE SUSPENSION DE EXPEDIENTES EN TRAMITACION

La OEPM podrá suspender el procedimiento de tramitación:

– Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa;

A a instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente;
Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma o que tal solicitud lo sea a solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses (art. 26 L.M).

9º.- POSIBILIDAD DE SOMETER A ARBITRAJE LAS RESOLUCIONES DE LA OEMP

Como excepción al principio general de que los actos administrativos puedan ser sometidos a arbitraje, contempla el art. 25 de la L.M tal opción siempre que la resolución afecte a intereses privados por determinadas prohibiciones relativas de los arts. 6.1.b,7.1.b,8 y 9 de la L.M, excluyéndose, por tanto, los supuestos de concurrencia o no de prohibiciones formales, prohibiciones absolutas (nombres genéricos, signos que describan los productos o servicios, indicadores de procedencia geográfica, signos contrarios al orden público y signos engañosos).

En coherencia con el art. 37 la Ley 36/1998 de 5 de diciembre de Arbitraje,norma supletoria en lo no previsto en la L.M en tal materia, el laudo que se dicte producirá efectos de cosa juzgada, atribuyéndose a la OEMP la competencia para llevar a efecto las actuaciones correspondientes para la ejecución del laudo, de proceder.

10º.- AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

Tras el registro de Marca, su titular no podrá prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha Marca por el titular o con su consentimiento (art. 36.1 L.M), teniendo como excepción la concurrencia de motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización (art. 36.2 L.M).

11º.- DESAPARICION DEL REGISTRO DE ROTULOS DE ESTABLECIMIENTO

Lo anterior con el matiz legislativo de que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la L.M, se preveía una renovación excepcional, que concedía una vigencia de siete años a contar desde la entrada en vigor de la L.M, de suerte que los titulares de Rótulos de Establecimiento podrán formular oposición contra nuevas solicitudes de registro de Marca o Nombre Comercial (Disposición Transitoria 3ª de la L.M).

Transcurrido el periodo de siete años tras la Renovación Excepcional, tal registro será definitivamente cancelado,pasando a estar protegidos los derechos de su titular por las normas comunes sobre competencia desleal, en especial por los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la L.M.

12º.- NUEVA REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL

La vigente L.M en sus arts. 87 a 91, regula profusamente lo relativo al Nombre Comercial como concepto,normas aplicables,clasificación,prohibiciones,derechos y nulidad y caducidad.

Sucintamente, cualquier usuario anterior de un nombre comercial no registrado, es decir, que lo usaba extrarregistralmente,puede impedir el registro de una nueva Marca,caso de ser idéntica o semejante al nombre anterior y ser idéntico o similar su ámbito de aplicación,a fin de evitar el riesgo de confusión.

Lógicamente,el usuario extrarregistral debe probar el uso anterior o el conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado.

También con la actual L.M, al Nombre Comercial resultará de aplicación el Nomenclátor para la Clasificación Internacional de productos y servicios,con lo que el titular podrá solicitar cuantos productos o servicios considere interesantes para su actividad.

Al tiempo,con la L.M, desaparece la obligación de que el Nombre comercial deba ser transmitido con la totalidad de la empresa.

IV.- LA PROTECCION DEL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO

1º.- CAUCES JUDICIALES Y DE ARBITRAJE

La L.M determina las vías para su ejercicio de la acción por el titular de una marca registrada, cual es la vía civil y la penal, frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

No obstante,y a fin de evitar una litigiosidad innecesaria,contempla la sumisión al arbitraje "si fuere posible" (art.40 L.M).

2º.- LAS DIVERSAS ACCIONES CIVILES

El denominado por la doctrina "señorío exclusivo" que se confiere al titular de la marca,que se considere lesionado en su derecho,según regulación del art. 41.1 de la L.M, podrá ejercitar acción civil y deducir reclamación para:

La cesación de los actos que violen su derecho –acción de cesación-
La indemnización de los daños y perjuicios sufridos –acción de reparación del daño- , comprensiva por tanto,del daño emergente y del lucro cesante,en virtud de diversos parámetros que la propia L.M intenta concretar dentro de la complejidad y especialidad de la propia materia.
La adopción de las medidas necesarias –acción de adopción de medidas- para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
La destrucción o cesión con fines humanitarios –acción de destrucción o cesión– , si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas –acción de publicación de sentencia- .

Otras acciones son la reinvindicatoria,la de nulidad y la de caducidad de marca.

Como cuestión procesal constitutiva de un plus del "onus probandi" para el titular de la marca,expresamente recogida en el art. 42.2 de la L.M, contempla que cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado anterior del artículo,los derechos conferidos por el artículo 3 –es decir, el llamado "ius prohibendi" que se confiere al titular de la marca-, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

Igualmente, el demandado podrá igualmente ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

3º.- PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS

El art. 42 de la L.M contempla dos presupuestos:

A.- Sujeción a indemnización de determinados actos sin necesidad de requerimiento previo del titular de la marca

El at. 42.1 de la L.M,concreta acciones sujetas a la indemnización de daños y perjuicios,sin necesidad de tal requerimiento previo,cuando el infractor viole el "ius prohibiendi" conferido como parte de los efectos del "señorío de marca" caso de que el tercero:

Ponga el signo del titular en sus propios o en su presentación
Ponga el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Igualmente, también estarán sujetos a la indemnización de daños y perjuicios los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

B.- Sujeción a indemnización de otros actos que violen el derecho de marca del titular,previo requerimiento suficiente del mismo o a través de persona legitimada

Como presupuesto más genérico, preceptúa el art. 42.2 de la L.M,tal derecho a ser indemnizado el titular de la marca por todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada,quienes sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. En cualquier caso,y a meros efectos prácticos,el requerimiento siempre resulta recomendable,aún no siendo exigido por el legislador.

4º.- PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS

Dentro de la complejidad que entraña la determinación del "quantum indemnizatorio",el legislador concreta que la indemnización comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho (art. 43.1 L.M)

Incluso,el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

En cuanto a las ganancias dejadas de obtener (art. 43.2 de la L.M), éstas se fijarán y a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Además, como criterios ponderables en orden a la cuantificación de la indemnización, para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado (art. 43.3 L.M),pudiendo,el titular de la marca exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. Resulta no menos interesante que se concrete un parámetro mínimo, para la determinación del monto indemnizatorio, que el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tenga, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art. 435 L.M).

Lo anterior,claro está,sin perjuicio de que el titular pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.

5º.- LA LLAMADA INDEMNIZACION COERCITIVA

Ejercitada y prosperada la acción de cesación, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia (art. 44.4 L.M).

6º.- ALCANCE TEMPORAL DE LA INDEMNIZACION

La L.M no sólo se ocupa de la prescripción de las acciones derivadas de la violación del derecho de marca,que confome el art. 45.1 prescribirán a los cinco años desde que pudieron ejercitarse,sino que además,y en consonancia con el alcance temporal de la indemnización ésta sólo podrá cuantificarse,en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 45.2 de la L.M).

Y como siempre, todo lo anterior, sin perjuicio del desarrollo reglamentario y en cuanto a su aplicación práctica, sin perjuicio de las consideraciones doctrinales y jurisprudenciales para limar las diversas aristas que esta L.M contiene.

Eduardo M. Morato López