Apuntes sobre la revocación de nombres de dominio

Enviado por mmorales

I. Generalidades

La Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (RNCh) regula en sus arts. 20 a 22 la institución de la revocación (cancelación a petición de parte interesada) de un nombre de dominio inscrito .cl, estableciendo al efecto diversas causales para dicha revocación, así como ciertas cargas y normas de procedimiento.

En lo concerniente a las causales de revocación, la regulación se encuentra contenida en el art. 22 RNCh, precepto que, en sus incs. 1º, 2º y 3º, señala lo siguiente:

«Art. 22: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

«La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.»

«La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.»

De la lectura de la disposición antes transcrita —particularmente de su inc. 1º— se desprende que la RNCh establece dos causales de revocación, a saber, que la inscripción sea abusiva, o bien que haya sido realizada de mala fe.

Con todo, un análisis sistemático de la disposición, confrontado ello con la fuente directa de la misma, lleva a concluir que, en definitiva, sólo una de dichas causales opera con verdadera autonomía, con lo cual parece necesaria una revisión normativa.

II. Fuente directa del art. 22 RNCh

Existe consenso en que la fuente de la disposición del art. 22 RNCh se encuentra en el § 4 a., b. y c. de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), del cual se transcribe aquí sólo el apartado a., cual es, a nuestro juicio, la fuente pertinente para el objetivo del presente trabajo. El referido precepto dispone lo siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un "reclamante") afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que		«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y		«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y		«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.		«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.
«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente.»		«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

III. Estructura de las causales de revocación en la RNCh

Con arreglo al texto de la disposición antes transcrita, es evidente que la UDRP establece una única gran causal de revocación, la cual está conformada por la concurrencia copulativa de las tres circunstancias establecidas en los apartados i), ii) y iii) del § 4 a. UDRP.

Por el contrario —y como se ha adelantado— la disposición del art. 22 inc. 1º RNCh establece dos causales de revocación, a saber, (1) que la inscripción sea abusiva, y (2) que la inscripción haya sido realizada de mala fe. Acto seguido, el mismo precepto de la RNCh se encarga de regular cada una de dichas causales.

Es así como el precepto en análisis dispone que la inscripción es abusiva cuando se cumplen los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) de su art. 22 inc. 2º, los cuales, en términos generales, corresponden a los apartados i), ii) y iii) del § 4 a. UDRP. Con todo, si bien los requisitos o elementos establecidos en los apartados b) y c) del art. 22 inc. 2º RNCh son prácticamente idénticos a los análogos del § 4 a. ii) y iii) UDRP, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el apartado a) del art. 22 inc. 2º RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4 a. i) UDRP, cuestión que es analizada más abajo.

Por otro lado, para regular la inscripción de mala fe, la RNCh describe diversas circunstancias —no taxativas, por disposición expresa— que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado (art. 22 inc. 3º RNCh).

IV. ¿Autonomía de las causales de revocación establecidas en la RNCh?

Hasta aquí pareciera existir coherencia normativa, e incluso se advierte una innovación por parte de la RNCh en cuanto a contemplar dos grandes causales de revocación, a diferencia de la regulación análoga de la UDRP que sólo admite una única causal.

Sin embargo, si se revisan las tres circunstancias o elementos establecidos en el art. 22 inc. 2º RNCh para configurar la primera causal de revocación (inscripción abusiva) se advierte que una de ellas [la establecida en la letra c)] dice relación con haberse inscrito y usado de mala fe el nombre de dominio impugnado. Esto nos lleva inevitablemente a una conclusión que contrasta con la aparente «dualidad» de causales de revocación.

En efecto, carece de sentido establecer una causal de revocación compuesta por tres elementos (inscripción abusiva), cuando uno de tales elementos corresponde per se a otra causal de revocación distinta (inscripción de mala fe). Dicho de otro modo, si para demostrar que una inscripción es abusiva debe el reclamante probar no sólo que ésta fue inscrita y usada de mala fe [art. 22 inc. 2º, letra c) RNCh], sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los apartados a) y b) de dicho precepto (identidad o similitud engañosa con una marca o nombre del reclamante, ausencia de derechos o intereses legítimos del reclamado), entonces esta causal analizada (inscripción es abusiva) carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la restante causal (inscripción de mala fe).

En suma, se presenta aquí una relación de género (inscripción abusiva) a especie (inscripción de mala fe), con idénticas consecuencias para cada una (revocación del nombre de dominio impugnado), lo que equivale a parificar el continente con sólo una parte de su contenido.

V. Conclusiones

Conforme a lo expuesto, puede concluirse que la disposición del art. 22 RNCh contiene tanto avances como retrocesos en relación a la normativa del § 4 a. UDRP.

En efecto, como se ha adelantado, existe a este respecto un avance meritorio constituido por el hecho de que el requisito o elemento contemplado en el apartado a) del art. 22 inc. 2º RNCh es más amplio o comprehensivo —como supuesto de hecho— si se lo compara con la circunstancia análoga establecida en el § 4 a. i) UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una marca comercial (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex novo: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal (inscripción abusiva) que, como se ha dicho, carece de autonomía.

Por otro lado, la disposición del art. 22 RNCh también se distancia de su análogo § 4 a. UDRP, en cuanto este último exige la concurrencia conjunta o copulativa de tres elementos para configurar la causal de revocación, mientras que conforme a la RNCh basta la configuración de uno solo de dichos elementos (inscripción de mala fe) para revocar un nombre de dominio. Lo anterior equivale a sostener que la RNCh ha tomado el elemento contemplado en el § 4 a. iii) UDRP y lo ha elevado a la categoría de causal «autónoma» de revocación.

La situación anteriormente descrita nos lleva a la interrogante de cuál ha sido efectivamente la finalidad buscada al regular la revocación de nombres de dominio .cl: o bien establecer un símil de la UDRP, o si derechamente se optó por innovar a este respecto.

Si la respuesta apunta al primer supuesto —esto es, que la regulación de la RNCh tiene por finalidad uniformarse tras los postulados de la UDRP—, entonces parece obvio que el inc. 1º del art. 22 RNCh debiera ser modificado, estableciendo en su reemplazo una causal única de revocación, que bien podría ser denominada inscripción abusiva, la cual se entendería cumplida cuando se configuren los tres elementos enunciados en el inc. 2º de dicho precepto.

Por el contrario, si el espíritu del art. 22 RNCh fue apartarse de la UDRP, entonces debe subrayarse la necesidad de una regulación armónica entre las dos causales de revocación establecidas por la norma. En este sentido, puesto que la primera causal de revocación (inscripción abusiva) carece de verdadera autonomía, parece obvia la conclusión de que el elemento contemplado en la letra c) del art. 22 inc. 2º RNCh debiera ser eliminado o bien reemplazado por otra exigencia que —en conjunto con los elementos establecidos en los apartados a) y b) de dicho precepto— conformen una causal de revocación verdaderamente autónoma.

Resumen del trabajo: Análisis sistemático de las causales de revocación de nombres de dominio en la Reglamentación de NIC Chile y su comparación con el sistema de la UDRP.

Biografía del autor: Marcos Morales Andrade. 36 años. Abogado, licenciado en Derecho de la P. Universidad Católica de Chile (1992). Asesor del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y posteriormente Jefe del Subdepartamento Jurídico (1994-1996). Realizó estudios de perfeccionamiento en Francia e Inglaterra. Autor del libro El Delito de Acusación o Denuncia Calumniosa (1993) y Derecho Marcario (2001). Socio del estudio jurídico Silva & Cia., miembro de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) y miembro del cuerpo arbitral de NIC Chile.

Marcos Morales