La figura del disclaimer o desreivindicación, aunque ha sido analizada en numerosas ocasiones por catedráticos y profesionales de la Propiedad Intelectual, foráneos y nacionales, sigue constituyendo un tema atractivo no solo desde el punto de vista teórico- doctrinal, sino desde el punto de vista normativo y práctico; en el caso de Cuba, sobre todo, para aquellos profesionales a quienes corresponde la representación de todas aquellas personas interesadas en solicitar el registro de sus marcas. Esto último valorado tanto en el caso de la presentación de solicitudes por la vía nacional, es decir directamente en Cuba, o por la vía internacional en virtud del Arreglo o Protocolo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas.
Las ideas que se pretenden exponer mediante este escrito, están dirigidas a valorar la figura del disclaimer o desreivindicación, cuyo nacimiento y desarrollo se ubica en los Estados Unidos de America, en el ámbito normativo y práctico cubano. Para esto debemos precisar que esta figura equivale a una desreivindicación de protección; lo que implica una exclusión o renuncia a obtener protección sobre determinados elementos en marcas complejas, es decir compuestas por más de un elemento, ya sea denominativo o figurativo, que considerados de forma independiente podrían estar incursos en algunas de las prohibiciones absolutas reconocidas en la normativa marcaria en cuestión, careciendo entonces de carácter distintivo. De esta forma, el elemento incurso en la prohibición continuará formando parte del signo y así se expondrá en el mercado interactuando con el público consumidor y los competidores, pero no será reivindicado y por tanto, el titular, no ostentará los derechos exclusivos sobre el mismo y por ende no podrá prohibir que un tercero lo use; pudiendo registrar su marca tal y como fue concebida. En este sentido se han perfilado desde el punto de vista teórico-doctrinal, normativo y práctico diferentes variantes de disclaimer o desreivindicación y los motivos de esta exclusión o renuncia de protección; pudiendo delimitarse a grandes rasgos como posibles variantes de disclaimer: disclaimer de carácter preventivo, disclaimer de carácter correctivo o paliativo a instancia de parte en respuesta a la denegación de marcas y disclaimer solicitado o aplicado ex oficio antes de la realización del examen sustantivo de la marca o como una concesión parcial de la marca, respectivamente; constituyendo el disclaimer de carácter preventivo, la variante que responde a la ratio por la cual surgió esta figura. En cuanto a los motivos para la aplicación de la figura del disclaimer o desreivindicación, la exclusión de protección se ha concebido, como regla, para elementos denominativos y/o figurativos carentes de aptitud distintiva, genéricos, descriptivos y/o laudatorios; lo que no implica que pueda ser apreciado ante otros motivos que configurasen otras prohibiciones al registro marcario, según el ordenamiento jurídico acorde al cual deba ser examinada una solicitud de registro.
Si bien no existe en nuestra normativa marcaria un reconocimiento expreso a la figura del disclaimer o desreivindicación, se ha planteado la posibilidad de su aplicación ex oficio como una concesión parcial de la marca, a tenor de los artículos 25.1, 2 y 3 del Decreto- Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de fecha 24 de diciembre de 1999. En este sentido, el artículo 25.3 es en el que realmente pudiera encontrarse acogida la figura
del disclaimer, aunque no resulta utilizada la terminología generalmente aceptada en idioma español para esta institución marcaria, a saber, desreivindicación de protección; así cuando en la norma se expresa "cuando no se justificara una denegación total del registro solicitado,…el informe se pronunciará por conceder el registro… solo respecto a determinados elementos que integren la marca…", resulta latente la intención del legislador de amparar la posibilidad de la aplicación ex oficio del disclaimer. Lo anterior es una pequeña parte de la norma que parece pasar desapercibida ante la mirada de los profesionales del derecho de marcas, debido a que tanto los artículos 25.1 y 2, como gran parte del 25.3, están dedicados a la regulación de la concesión parcial de la marca en lo referido a los productos y /o servicios que con ella se pretenden identificar; lo que ha traído como consecuencia la no aplicación de forma uniforme de la figura del disclaimer o desreivindicación.
No obstante lo anterior, la utilización de esta figura a instancia de parte con carácter preventivo o correctivo o paliativo, se justifica por la aplicación de un principio del derecho que no requiere para su admisibilidad el reconocimiento jurídico expreso, a saber el principio de la autonomía de la voluntad1. En nuestro ordenamiento jurídico el referido principio encuentra amparo legal en el artículo 312 del Código Civil cubano, en ocasión de regular las obligaciones contractuales; lo que resulta de aplicación supletoria respecto a materias civiles u otras materias reguladas en leyes especiales a tenor de su artículo 8 y su Disposición Final Primera. Nótese que los principios del derecho son pautas que informan el ordenamiento jurídico, que son utilizadas en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas pero que en la mayor parte de los casos no tienen un reconocimiento expreso en las mismas; más bien están asociados a los sistemas de derecho, como elementos que los perfilan y caracterizan.
Vistos estos elementos generales, se impone preguntarnos, ¿cómo debería ser valorada en Cuba la figura del disclaimer de carácter preventivo o de carácter correctivo o paliativo, que presuponen una actuación a instancia de parte?. Para responder esta interrogante, debe considerarse, en primer lugar, que la realización del examen sustantivo de cualquier tipo de marcas, debe partir de los elementos presentados, reivindicados o no, como parte de la solicitud de registro. En este sentido el solicitante, basado en el principio de la autonomía de la voluntad, puede declarar en su solicitud de registro si pretende obtener protección sobre todos los elementos que integran el signo distintivo o sobre algunos de ellos, excluyendo o renunciando de forma voluntaria a obtener protección sobre el resto de los elementos; lo que igualmente podría ocurrir, aunque en una fase más tardía del procedimiento de registro, en el caso del disclaimer o desreivindicación de carácter correctivo o paliativo, en respuesta a la denegación de marcas por la Oficina cubana.
En esta misma línea de pensamiento, y muy relacionado con lo anterior, debe puntualizarse que la relación jurídica marcaria en Cuba, tiene como su causa o fuente generadora un acto jurídico administrativo; en virtud del cual la persona que ha solicitado el registro de la marca adquirirá la condición de titular y se le permitirá el acceso registral de su signo distintivo. Todo cual resulta consecuencia de la consagración en nuestroordenamiento jurídico de un sistema constitutivo de derechos de marcas; por lo que solo nacerá el derecho para el solicitante de la marca cuando esta haya sido registrada. Nótese que en la relación jurídica marcaria, los sujetos intervinientes resultan: el solicitante del registro devenido en titular luego de la concesión del mismo y los terceros frente a los cuales ostenta facultades positivas y negativas sobre este bien intangible (erga omnes); lo que le permitirá por un lado, tener un monopolio de derecho sobre la marca en el territorio cubano y por otro lado, prohibir que los terceros utilicen signos distintivos idénticos y similares para productos y/o servicios idénticos y similares a los identificados y diferenciados bajo su marca, aprovechándose injustificadamente de su prestigio y reputación (ius prohibendi). Que entonces el acto jurídico administrativo que genera la relación jurídica marcaria, presupone una actuación del que resultará el sujeto activo de esta última para que inste la intervención de la autoridad administrativa en busca de la concesión del derecho sobre la marca. La aludida actuación, concreta y delimita las pretensiones del solicitante en cuanto al derecho que pretende le sea concedido. De ahí que con vistas a la relación jurídica marcaria que se constituirá si se permite el acceso al registro de la marca, es que su potencial sujeto activo podrá delimitar aquellos elementos sobre los cuales espera que la autoridad administrativa se pronuncie, haciéndolos vinculantes de cara a los terceros que devendrán en los sujetos pasivos de esta relación jurídica. Todo lo cual pone de manifiesto el principio de la autonomía de la voluntad en la constitución de una nueva relación jurídica marcaria, y en consecuencia constituye el basamento para que su potencial sujeto activo declare el disclaimer o desreivindicación sobre algunos elementos de la marca, con relación a los cuales no desea que se le confieran derechos exclusivos erga omnes.
Como evidencia de la acogida, desde el punto de vista práctico, de la figura del disclaimer o desreivindicación de carácter preventivo por la Oficina cubana, encontramos los formularios aprobados para la presentación de las instancias de las solicitudes de registro por la vía nacional, que permiten en su primer folio declarar los elementos de la marca sobre los que no se reivindica un derecho exclusivo; posibilidad igualmente admitida bajo otras formas documentales en el caso de las solicitudes presentadas por la vía internacional. En consecuencia, si existe un reconocimiento de hecho por la Oficina cubana de la posibilidad del solicitante de declarar el disclaimer o desreivindicación en sus formularios, igual tratamiento deberán recibir las solicitudes presentadas por la vía internacional en las que se declare la aplicación de esta figura sobre determinados elementos de la marca solicitada. Con lo cual se cumpliría la obligación de conceder un tratamiento igualitario a las solicitudes de registro nacionales y las solicitudes de registro internacionales, en las que se haya solicitado la aplicación del disclaimer o desreivindicación de carácter preventivo. Al entender acogido, desde el punto de vista práctico, por la Oficina cubana, el disclaimer o desreivindicación de carácter preventivo, igualmente deberá entenderse acogido el disclaimer o desreivindicación de carácter correctivo o paliativo, pues ambos constituyen actuaciones a instancia del solicitante en virtud del principio de la autonomía de la voluntad; aunque esta última variante constituya una actuación de defensa de una solicitud de registro que haya sido previamente denegada.
No obstante existir la posibilidad del disclaimer de carácter preventivo o de carácter correctivo o paliativo, como una actuación del solicitante del registro marcario basado en el principio de la autonomía de la voluntad, esto no significa la vinculación de la Oficina cubana de cara a una decisión favorable en cuanto a la concesión del registro de la marca. La declaración del disclaimer de carácter preventivo por el solicitante sobre determinado elemento de la marca, traza el camino por el que debe transitar la OCPI en la realización del examen sustantivo de la marca; mientras que la declaración del disclaimer de carácter correctivo o paliativo, traza el camino por el que debe transitar la Oficina cubana en la resolución del Recurso de Alzada, interpuesto contra el Informe Conclusivo de Examen o contra el Rechazo Provisional, en el caso de las solicitudes internacionales (aunque en este último caso, se ha denominado al Recurso de Alzada: "Respuesta al Rechazo Provisional"), para la defensa del registro de las marcas que hayan sido denegadas. Estas ideas se traducen en que la Oficina cubana aunque no debe excluir del examen sustantivo de la marca o de la resolución del Recurso de Alzada, según el caso, el o los elementos objeto del disclaimer o desreivindicación presentado, no debe emitir una decisión denegatoria del acceso al registro de la marca, basada únicamente en el o los elementos de la marca sobre los cuales no se hayan solicitado derechos exclusivos. Así, en las marcas en las que se haya solicitado la aplicación de un disclaimer a instancia del solicitante, la Oficina cubana deberá denegarlas siempre y cuando el o los elementos reivindicados incurran en alguna de las prohibiciones al registro establecidas en la normativa marcaria cubana; por lo que si los elementos reivindicados resultan realmente distintivos, entendido esto último en un sentido amplio, no existirá motivo para denegar el acceso al registro de la marca.
Vistas todas estas cuestiones, queremos compartir, una breves ideas extraídas de los materiales consultados, que resumen dos cuestiones que deberán evaluarse en cuanto a la aplicación de la figura del disclaimer o desreivindicación en todas sus variantes:
La relevancia del elemento objeto del disclaimer dentro del conjunto de la marca.
El alcance del riesgo de usar esa porción de la marca frente a terceros; buscando un balance leal y justo (un "fair balance" ) entre los derechos del propietario de la marca y el interés público y subyacente en el Derecho de Marcas que se materializa indefectiblemente en el ejercicio de una actividad de comercio.
De forma general la praxis ha demostrado la inexistencia de una postura administrativa uniforme en cuanto a la aplicación del disclaimer, tanto en el caso de las variantes de disclaimer a instancia de parte, como de disclaimer ex oficio; lo que realmente atenta contra la correcta instrumentación de esta figura y al unísono priva a los solicitantes de las herramientas necesarias para conducir sus pretensiones de la forma más certera posible y con la menor cantidad de tropiezos y gastos procesales. Por estos motivos, en la generalidad de los casos, en el asesoramiento que realizamos a los clientes resulta implícita la recomendación en cuanto a la no utilización de esta figura, en su variante de disclaimer preventivo, siempre y cuando puedan ser presentadas las marcas sin aquellos elementos incursos en algunas de las prohibiciones absolutas al registro. No obstante lo anterior, en numerosas ocasiones resulta imposible desde el punto de vista gráfico, por la agresión que pudiera implicar para el diseño global de la marca, o incluso por voluntad del cliente, la presentación de la marca sin los referidos elementos; por lo que en estos casos, resulta recomendable la aplicación de un disclaimer o desreivindicación de protección, con el apercibimiento de estar transitando por un camino dudoso, al no existir una noción transparente en cuanto al éxito de la utilización de esa figura jurídica.
Decreto-Ley No. 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de fecha 24 de diciembre de 1999.
Resolución No.63 "Reglamento del Decreto-Ley 203/99 de Marcas y Otros Signos Distintivos" del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de 22 de mayo de 2000.
Colectivo de Autores, Derecho Civil, Parte General, versión digital, 2000.
Colectivo de Autores, Derecho de Contratos, Tomo I Teoría General del Contrato, versión digital, 2001.
Fernández- Novoa Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid-Barcelona, 2001, versión digital.
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), Oficina Española de Patentes y Marcas, Gestión y evaluación de marcas, Módulo No. 1: Concepto de marca y prohibiciones absolutas de registro y Módulo 3: Procedimiento de Registro de Marcas, versión digital.
Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2003, versión digital.
Sánchez Merino Fredy, "Disclaimer marcario: líneas generales para su aplicación en Cuba" Tesis presentada para optar por el título académico de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual, 2013, versión digital.
Nota:
1 Entendida como la libertad que tienen tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de una relación jurídica, especialmente en el ámbito del derecho privado en el que se consideran situados en un mismo plano de igualdad, para establecer los pactos y condiciones que consideren pertinentes a los efectos de regular la relación existente entre ellos. En este sentido se reconoce que el principio de la autonomía de la voluntad tiene un mayor alcance en el ámbito de los negocios jurídicos (como especie de acto jurídico), como una de las causas generadoras de relaciones jurídicas.
Autor:
Lic. Lena Carballo Alvisa.