Regulación normativa de las marcas en Cuba

Marcas

Conforme se regula en el artículo 3 del Decreto-Ley 203 pueden constituir marcas los signos denominativos; los signos figurativos; las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto; los olores; los sonidos y las combinaciones de sonidos; así como el color siempre que esté delimitado por una forma determinada, y la combinación de estos.Los nombres de personas naturales concretas también pueden constituir marcas, siempre que medie su autorización expresa. En los artículos del 90 al 96 de la propia norma se recogen de igual manera las marcas colectivas.

Otra definición de marca asumida por los examinadores de la Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual, en correspondencia con la Guía de Examen es: todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado y que pueden agruparse en: denominativos, figurativos, mixtos, formas tridimensionales, olores y sonidos.  Las marcas colectivas también se encuentran presentes en la regulación del Decreto-Ley 203[1]como identificadoras de los productos y servicios de agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un interés económico común. La identidad de marca en este caso se basa en valores culturales, conocimientos tradicionales, cualidades y habilidades comunes de los productores. Su uso permite fortalecer la asociatividad, aumentar las ventas en relación con productos homólogos e incurrir en menos costos por protección, publicidad, entre otros tantos beneficios, toda vez que el dinero de todos se destina a la única marca común.

Las marcas cumplen con una función en relación a los productos y/o servicios de los que constituye atributo de: distintividad, indicadora del origen empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del goodwill o reputación, función publicitaria  

Del significado del Decreto Ley 203

Los requisitos legales mínimos para la solicitud de registro de una marca en Cuba son:

• una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de la marca.

• las indicaciones que permitan identificar y localizar al solicitante.

• la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro, conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

• una reproducción suficientemente clara de la marca.

• el pago de la tarifa de presentación de la solicitud.   Esta norma significa un avance al definir las causales de denegación del registro como prohibiciones absolutas y relativas, siendo éstas últimas las que afectan un derecho anterior de tercero. Con esta normativa se ofrece especial protección a las marcas notorias, se mantiene el principio de igualdad de las marcas de productos y servicios y el período de protección continúa siendo de 10 años, prorrogable indefinidamente. De igual manera, sigue la obligatoriedad del uso de los signos distintivos registrados como condición para mantener los derechos que concede el registro. Se determinan jurídicamente las causales de nulidad, cancelación, y caducidad, así como la renuncia de los derechos, regulándose los procedimientos apropiados de forma específica. Se dispensa un tratamiento amplio y minucioso para las marcas colectivas.

El sistema multiclase es establecido, a los efectos de permitir que una única solicitud pueda abarcar más de una clase de productos y servicios, y de lugar a un único registro. Resultan taxativamente definidos los derechos que otorga al titular el registro, junto con la doctrina del agotamiento internacional de los derechos, así como los medios de que dispone el titular para hacerlos valer. Es incluida la restitución de los derechos como forma de asegurar total equidad en el procedimiento y consagrada la obligatoriedad del uso de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y de la Clasificación de los Elementos Figurativos de las Marcas.Se independiza la regulación normativa de las indicaciones geográficas, aunque este Decreto Ley sea supletorio para todo aquello que no sea regulado expresamente en la norma especial.

Procedimiento para la concesión del registro de una marca

El registro de una marca en Cuba, ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, le otorga al titular el derecho exclusivo al uso de la misma lo que se traduce en que nadie más puede usarla en el comercio sin su autorización en el territorio nacional.

El derecho es concedido respecto de determinados productos y/o servicios.

Los productos y/o servicios se establecen en clases por el Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

El registro de una marca puede ser solicitado ante la Oficina Cubana por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica que realice una actividad comercial lícita en el país o pretenda hacerla en un futuro[2]Debiéndose cumplimentar los siguientes requisitos:

1.-Las personas naturales o físicas, nacionales y las extranjeras, han de tener domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país, pudiendo concurrir ante la Oficina por sí o a través de los agentes oficiales de la Propiedad Industrial.

2.-Las personas jurídicas nacionales o las extranjeras que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio nacional, pueden concurrir ante la Oficina Cubana: a través de su representante legal; mediante un representante designado; o a través de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial, al que han contratado sus servicios.

3.-Los solicitantes extranjeros que no tengan domicilio o establecimiento industrial real y efectivo en el país, han de hacerse representar por los Agentes Oficiales de la Propiedad Industrial para efectuar cualquier trámite ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

La presentación de la solicitud es sometida a un examen formal preliminar de requisitos mínimos, los cuales no pueden resultar omitidos en parte y manera alguna pues entonces, no resulta válida la presentación, lo que de acaecer sería notificado al solicitante inmediatamente a fin de que subsane la omisión, teniéndose por no presentada.Al cubrirse la omisión se inscribe y la fecha de presentación será aquella en que se subsanan los requisitos mínimos. Habrá de ser aportada la documentación deficiente o ausente que integra la solicitud en un plazo de 60 días o en el término concedido al efecto.   Le sigue en el orden procedimental:

• La realización de examen previo (formal y de legitimación). • La publicación de la solicitud en el Boletín Oficial dentro de los 180 días posteriores a la fecha de presentación. • La presentación de Oposición y/u Observación por terceros, en el término de 60 días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín Oficial.

• Traslado al solicitante de los elementos de la Observación u Oposición, en el supuesto que hayan sido presentados, quien tiene 30 días para responder si lo estima pertinente. Abriéndose la posibilidad de realización de Acto Conciliatorio, si la Oficina lo juzga útil.

• La realización de examen sustantivo antes de que expire el término de un año, que incluye además de lo anterior las prohibiciones absolutas y relativas. • La emisión del Informe Conclusivo de Examen, por parte del Jefe del Departamento de Marcas.

•  La notificación del Informe al Solicitante y al Tercero que haya presentado Oposición (que se considera Parte). • La presentación de Recurso de Alzada, por el solicitante o tercero que haya presentado oposición en el término de 30 días, ante el Director General de la Oficina. • Posibilidad de Acto Conciliatorio, si la Oficina lo juzga útil. • Resolución Final del Director General de la Oficina.• La notificación a las Partes de la Resolución Final del Director General de la Oficina.• La publicación en el Boletín Oficial de la Oficina.

• El pago de la Tarifa en el caso de la concesión del registro en el término de 30 días. De no abonarse la tarifa en el término legal se declara Abandonada la solicitud. • La expedición del Certificado de inscripción de la marca registrada.   Contra la resolución dictada por el Director General de la Oficina la parte inconforme puede establecer demanda en proceso administrativo en la vía judicial, ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana.  

Vías de solicitud de registro de las marcas en Cuba. Vigencia

La solicitud de registro de las marcas en Cuba puede hacerse bien por la vía tradicional, directamente ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial o valiéndose del servicio de agentes desde otros países y, por la vía del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas del que Cuba es signataria, realizando una designación expresa al país.

Asimismo, las entidades con domicilio o establecimiento comercial en Cuba pueden efectuar una solicitud internacional designando otros países.

La vigencia del registro de una marca conforme a la normativa precitada es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado indefinidamente por períodos sucesivos de diez años. En la solicitud de renovación, que se dirige por escrito a la Oficina Cubana, se puede solicitar inclusive la limitación en la lista de productos y servicios asociados a la marca. La solicitud de renovación deberá presentarse durante los seis meses anteriores a la fecha de expiración del período de vigencia en curso, previo pago de la tarifa establecida. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse en un plazo adicional de seis meses a partir de la referida fecha, previo pago de la tarifa establecida más un recargo por la demora[3]

Acciones y Medidas por Infracción de Derechos

Ante la infracción de derechos concedidos al amparo del registro de una marca, pueden ejercitarse acciones judiciales y, de igual manera, adoptarse medidas tendientes a la prevención de la misma o, disminución de los efectos negativos que desencadena. La acción judicial podrá ser ejercitada por las personas siguientes:

•  El titular de un Derecho o licenciatario, quienes podrán entablar demanda ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial que corresponda contra, cualquier persona que infrinja ese derecho o que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción. • Asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los interesados, siempre que se encuentren legitimados para ello. • El fiscal, en el caso de afectación del interés social o público.  El actor o demandante puede instar al tribunal para que éste disponga las medidas siguientes:

• Cese de los actos. • Reparación de los daños materiales. • Indemnización de los perjuicios. • Embargo de los productos.• Prohibición de la importación o exportación.• Entrega en propiedad de los productos.• Medidas para evitar la repetición de la infracción incluyendo la destrucción de los productos.• Reparación del daño moral.• Publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del demandado.   El término de prescripción de la acción que se ejercita a propósito de infracción de derechos, es el general de cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción. La parte actora o demandante puede solicitar al órgano judicial la disposición de medidas provisionales a fin de:

• Impedir la continuación de la infracción. • Evitar sus consecuencias. • Obtener o conservar pruebas. • Asegurar la efectividad de la acción.   Las medidas provisionales pueden solicitarse previo ejercicio de la acción. Supuesto en el que el tribunal una vez que, disponga la ejecución de la medida provisional habrá de exigir al solicitante de la misma, la prestación de una medida de garantía de fianza suficiente para responder a lo que, en definitivas resulte del proceso, conjuntamente con la acción, o con posterioridad a su inicio. Las medidas provisionales que el tribunal puede disponer son:

• El  cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.

• El embargo o retención de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo de la infracción, o de los medios empleados.

• La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios.

Cuando el tribunal disponga la ejecución de medida provisional deberá interponerse la correlativa demanda en el ejercicio de la acción en el plazo de veinte días hábiles contados desde la imposición de la medida, de lo contrario, transcurrido este término queda sin efecto la medida dispuesta.   Las medidas en fronteras se ejecutan cuando el titular de un derecho protegido por el Decreto Ley 203, tenga motivos fundados para suponer que se prepara la importación o exportación de mercancías que infringen ese derecho, pudiendo solicitar al Tribunal Provincial que corresponda, que ordene a la Aduana la retención de la mercancía objeto de la importación o exportación al momento de su despacho. El solicitante de la retención debe entregar al tribunal, previa identificación oportuna, las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad por la Aduana.

Las medidas especiales en fronteras son dispuestas por el tribunal y deben aplicarse en la frontera ejecutada por la Aduana al momento de importación, exportación o tránsito por el territorio nacional, de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracción y de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.   Ejecutada la retención por la Aduana, ésta procede a notificarlo inmediatamente al importador o exportador de la mercancía, al solicitante de la medida especial y al tribunal que la dictó. En el término de 10 días hábiles contados desde la fecha de la comunicación de la retención al demandante, la aduana ha de ser informada de que se ha incoado la correspondiente acción judicial sobre el fondo del asunto o de que el tribunal ha dictado medidas provisionales para prolongar la retención, de lo contrario, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas. En casos debidamente justificados podrá prorrogarse el plazo por diez días hábiles.   Iniciada la acción judicial sobre el fondo del asunto la parte afectada por la retención podrá recurrir ante el tribunal para que reconsidere la retención ordenada. La medida podrá ser modificada, revocada o confirmada.

El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.   Previa solicitud la Aduana autoriza al titular del derecho a que examine las mercancías retenidas con el fin de fundamentar su retención y para sustentar su acción de infracción. Iguales facilidades se ofrecerán al importador o exportador, consignatario o propietario, pero en ningún caso se podrá por ello causar perjuicio a lo establecido sobre la información confidencial. Al establecerse una demanda por infracción de un derecho de propiedad industrial de los establecidos en el Decreto Ley 203, la orden para inspeccionar las mercancías la librará el tribunal que conozca de dicho proceso. Se excluyen de la aplicación de lo establecido en las disposiciones precedentes, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas cantidades.

Elementos a tener en cuenta en la protección empresarial a los intangibles

Las sociedades para lograr una coherente y eficiente estrategia que le garanticen una adecuada protección de sus activos intangibles deben tener en cuenta los aspectos que a continuación se consignan:

• Designar un representante que sea preferentemente, Agente Oficial o, que en defecto, posea conocimientos técnicos, legales y comerciales, que le permitan desplegar esta actividad certeramente. • Acometer la protección legal de los derechos de sus intangibles en los territorios en que exista un interés comercial.

• Previa realización de un estudio de factibilidad introducir el producto en el mercado atendiendo a su naturaleza, calidad y competitividad, así como las características específicas del mercado en cuestión.

• Configurar canales de distribución apropiados y prever costo de introducción del producto. • Tener la certeza de poseer potenciales consumidores del producto o destinatarios del servicio. • Amparar a cada producto y servicio lanzado al mercado con una marca distinta.

• Investir a un producto o servicio nuevo de una marca igualmente novedosa. • Considerar las peculiaridades sociales tales como lenguas e idiomas oficiales y las costumbres.

• Evocar un estado emocional querido.

Autor:

Carmen Mirella Rosabal Lam

Mayo de 2011

[1] Vid artículos 90 al 96.

[2] Regulado así en el artículo 8 del Decreto Ley 203.

[3] Previsto así en el artículo 50 de la tan precitada norma, a saber: Decreto Ley 203.