La función esencial de las marcas para determinar el ámbito del derecho exclusivo del titular de la marca

Introducción

El derecho de exclusiva está orientado a que la marca cumpla en el mercado su función distintiva por lo que toda pretensión del titular de tener un monopolio más amplio para el uso de la marca en el mercado tiene que encontrar fundamento en la función y finalidad de la marca, de lo contrario, su derecho quedó agotado.

La función que cumplen las marcas en el sistema de economía de mercado justifica las restricciones que estos derechos exclusivos imponen al sistema competitivo, pero una vez cumplida respecto a unos productos concretos no se puede tolerar su mantenimiento, porque supondría permitir al titular de la marca controlar de forma injustificada y en contra de los principios competitivos, la ulterior comercialización de los productos[1]Por eso, a fin de determinar, en situaciones excepcionales, el ámbito exacto de este derecho exclusivo reconocido al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de la marca. De hecho, la doctrina de las funciones de la marca es uno de los instrumentos base de las decisiones de los tribunales a la hora de hacer compatible la existencia y el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca con el principio de la libre circulación de los productos.

El examen de las funciones de la marca, es uno de los temas a los que tradicionalmente ha dedicado su atención la doctrina industrialista europea. La investigación pionera en este punto fue la realizada por el prestigioso industrialista alemán H. Isay en el año 1929. Luego Vanzetti en la doctrina Italiana y Beier y Krieger en la doctrina alemana realizaron grandes aportaciones. En la doctrina española el análisis fue iniciado primero por el profesor Fernández Novoa en 1978 y posteriormente por el profesor Arean Lalin en 1982. Sentando Jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se observa por vez primera en la sentencia de fecha 23 de mayo de 1978 fallando en el caso "Hollmann- La Roche/Centra farm" asunto 102/77[2]en la cual el Tribunal tuvo que acudir a la Teoría de las funciones de la marca para determinar cuando el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca es compatible con el principio básico de la libre circulación de los productos.

Este pronunciamiento fue avanzado ya que no existía anteriormente otro que fundamentara la cuestión a resolver desentrañando las funciones de la marca. También este Tribunal de Justicia ha venido conectando la teoría de las funciones con el denominado objeto de la marca estimando que es parte integrante del objeto de la marca la facultad de impedir cualquier uso del signo que ponga en peligro la función fundamental de la marca: indicar el origen empresarial de los productos o servicios[3]

La función de la marca como indicadora del origen empresarial

Tanto en la bibliografía como en los textos legislativos consultados se coinciden en afirmar que esta función indiscutida de las marcas, distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos o similares ofrecidos por otra empresa distinta, no es sino la función originaria que posteriormente cedió una parte de su protagonismo a favor de una nueva y ulterior función.

Partiendo de la propia estructura del derecho de marca que otorga al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios, resulta presumible para el consumidor, que los productos o servicios de una misma clase marcados por la misma marca, procederán de la misma empresa. La marca informa y da crédito de que el producto ha sido fabricado y/o distribuido por una misma empresa[4]que es el titular de la marca, al menos esa es la primera reacción de los consumidores. Sin embargo, la historia y la práctica comercial ha demostrado que no todos los productos o servicios a los que se aplica lícitamente una marca tienen que proceder de la misma empresa pues una marca puede utilizarse bajo licencia, e incluso la procedencia empresarial puede ser anónima[5]La marca no garantiza hoy que los productos o servicios que la llevan procedan de la misma fuente, sino sólo que esos productos han sido comercializados con la autorización del titular de la marca[6]Así, en estos momentos lo que permite la marca a su titular es controlar quiénes son los que pueden poner en el mercado los productos o servicios distinguidos con ella.

Este giro nace con la revolución industrial y las innovaciones tecnológicas acaecidas en el siglo XX, las que alejaron a los consumidores del fabricante, sucediendo con frecuencia que la identidad del fabricante en los artículos de marca era desconocida. En la doctrina norteamericana, ya afirmaba Rogers en su libro Good Will, Trade Mark and Unfair Trading (1914), que después de haber observado al comprador ordinario durante veinte años, había llegado a la conclusión de que el mismo presta escasa atención al nombre del fabricante y que en el 90 por ciento de los casos el comprador ordinario no conoce quién es el fabricante de los productos que compra habitualmente. No obstante, ello no significa que le sea indiferente ese conocimiento[7]pues la marca garantiza al consumidor que esos productos tienen el mismo origen empresarial que los productos de la misma marca adquiridos con anterioridad.