La función esencial de las marcas para determinar el ámbito del derecho exclusivo del titular de la marca (página 2)

Por otro lado, marcas diversas pueden distinguir productos o servicios similares, e incluso iguales procedentes de la misma empresa. En este sentido, es válido afirmar que la marca ha pasado a ser un instrumento fundamental del empresario para organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios en el mismo. En el ámbito internacional, la utilización por un mismo empresario y para los mismos productos de marcas distintas puede servir para incomunicar los mercados nacionales.

Entre las sentencias que tratan la indicación del origen empresarial como función esencial de la marca se encuentran:

• La antes mencionada Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de fecha 23 de mayo de 1978, en cuyo apartado 7 expone: "que ésta garantía de procedencia implica que el consumidor o usuario final pueda tener la certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha sido objeto, en una fase anterior de comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que atente contra el producto en su estado originario"…." "que el derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que sea susceptible de falsear la garantía de procedencia así entendida, forma parte del objeto especifico del derecho sobre la marca".

• La Sentencia sobre asunto No. 3/78 del mismo Tribunal de Justicia de fecha 10 de octubre de 1978 que falló el caso de "Centrafarm/American Home Products Corporation", argumentando que: "a fin de determinar, en situaciones excepcionales, el ámbito exacto de este derecho exclusivo reconocido al titular de la marca, es preciso tener un cuenta la función esencial de la marca, la cual consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto mercado"…"que no es inherente a ésta garantía de la procedencia el que únicamente el titular puede identificar el producto mediante la colocación de la marca"…"que la garantía de la procedencia se pondría en entredicho si un tercero tuviese la posibilidad de colocar la marca sobre el producto (incluso originario)"[8].

• Sentencia sobre el asunto C-39/97 de fecha 29 de septiembre de 1998 en el caso "Canon/Metro-Goldwyn-Mayer"[9] [10]que argumenta que "…por otra parte, en la Directiva (Directiva 89/104/CEE), se precisa que el objetivo de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar la función de origen"…"Procede, además, recordar que según jurisprudencia reiterada la función fundamental de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia".

La función indicadora de la calidad

La función indicadora de la calidad en ninguno de los ordenamientos jurídicos se presenta dentro del concepto legal de marca, sin embargo, comparte el protagonismo de la función indicadora del origen empresarial pues la marca, dicho sea la unión entre el signo y los productos o servicios captada por los consumidores, ofrece a estos cierta reputación sobre aquellos. En el caso "Ideal-Santandard" presentado en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el abogado general Gulmann expone la tesis de la función indicadora de la calidad de la siguiente manera: "Es indiscutible que en la práctica la marca constituye a los ojos de los consumidores, una garantía de que los productos que llevan una marca determinada son fabricados por la misma empresa o bajo el control de la misma empresa y que se puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta función esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como base la calidad de su producto…"[11].

Sin embargo, no puede aceptarse la idea de que la marca favorece a los consumidores por ser indicadora de una determinada calidad. Es preferible considerar que los productos que se ofrecen en el mercado bajo una misma marca tienen iguales características, esto es, una calidad homogénea. Interpretar la marca como indicadora de la calidad puede dar a entender que un producto de marca es de buena calidad en todo caso, referencia ésta equívoca, pues un producto puede ser de calidad deficiente pero interesar al público porque, aún consciente de que hay calidades mejores, considera que tiene buen precio, o tal vez lo más relevante sea la rapidez de la prestación del servicio.

A lo que debe tener derecho el consumidor es a que los productos o servicios tengan un mínimo de homogeneidad en los aspectos básicos que condicionan su elección tanto si son puestos en el mercado por un solo empresario como si proceden de empresas distintas. Por tanto, debería obligarse al titular de la marca a adoptar las medidas necesarias para garantizar esa homogeneidad, particularmente en los casos de licencias sobre marcas, pero lamentablemente no todos los ordenamientos jurídicos contienen disposiciones que exijan al licenciante y/o licenciatario la adopción de tales medidas.

Particularmente, en los países de la órbita del common law, sí se exige que el licenciante de la marca tenga un control adecuado sobre la calidad de los productos y/o servicios comercializados con la marca por el licenciatario. Esta es la posición de la jurisprudencia norteamericana. La doctrina norteamericana afirma que una licencia de marca sin un control eficiente entraña el riesgo de que la marca pueda operar como un signo indicador de la calidad de los productos o servicios. En un pasaje de la Sentencia de 9 de septiembre de 1971 dictada por el Tribunal Supremo de los EE.UU., en el caso "SIEGEL vs. CHICKEN DELIGHT, Inc", el juez Merril afirmó que ha sido completamente abandonada la concepción histórica de la marca como signo que denota estrictamente la procedencia del producto, puesto que el negocio del franshising ha convertido la licencia de marca en una práctica comercial extendida y se ha traducido en la formulación de una nueva función de la marca como representación de la calidad del producto. Como en efecto, la doctrina norteamericana propugna el reconocimiento jurídico de la función indicadora de la calidad y plantea su estrecha vinculación con la licencia de marca, al extremo de imponerle al titular la carga del control de la calidad.

Un sector de la doctrina alemana e italiana es contrario al reconocimiento jurídico de la función indicadora de la calidad. En el ordenamiento positivo español y en el Derecho Europeo en general, no se han abordado de manera adecuada los problemas relativos al control que debe ejercer el licenciante sobre la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada[12]La falta de regulación legal sobre el ejercicio del control de la calidad pone en evidencia gran ambigüedad, dejando en manos del licenciante titular de la marca todo tipo de iniciativa. La adopción de medidas de control de la calidad pertinentes depende de las estipulaciones concertadas entre el licenciante y el licenciatario en el plano contractual, y por ende cualquier incumplimiento lo sería contractual y no inicialmente derivado de un derecho de marcas. La tesis de que corresponde al titular de la marca regular la función indicadora de la calidad que la marca desempeña, se recoge en las conclusiones emitidas por el Abogado General Jacobs en la sentencia que resuelve el caso "HAG-II", en el Tribunal de las Comunidades Europeas[13]

La función de asegurar la homogeneidad de los productos o servicios diferenciados por la marca viene impuesta básicamente por el propio mercado, pues lo normal es que los consumidores no se sientan atraídos por productos o servicios que, aunque diferenciados por la misma marca, pueden ser distintos de calidad, precio u otras circunstancias muy relevante para aquellos. Al menos así lo establece el artículo 46.2 de la Ley de Marcas Española.

El Tribunal Europeo, lejos de sostener que debe imponerse al licenciante de la marca la carga del control efectivo de la calidad, a fin de salvaguardar esta función de la marca, se limita a señalar que el licenciatario tiene la posibilidad de establecer en el clausulado del contrato, las medidas pertinentes de control, por lo que calificamos a este Derecho de ambiguo y deficiente, que debe ser subsanado por cuanto la regulación legal de las medidas de control, constituyen justamente una medida jurídica tendente a garantizar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en un supuesto de licencia de marca que es el más problemático al involucrar a un tercero ajeno al titular el uso de la marca, lo que no ocurre cuando es el propio dueño de la misma quien usa el signo. Aquí se puede observar una auto-regulación de la función en tanto se presume que el mismo se esforzará por mantener una calidad relativamente constante de los productos o servicios, basado en la propia actitud que en un sistema de economía de mercado adopta el empresario titular: interesado en mantener e incluso superar la calidad de sus productos o servicios porque de la buena y constante calidad de los mismos depende el triunfo en la lucha competitiva[14]

La Ley Española No. 22 de 6 de julio de 1994 referida a la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos y Ley General para la defensa de consumidores y usuarios nos confirma que la función de garantía de la marca tiene apoyo legal allí donde se impone al titular de la marca la responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados.

Recapitulando lo abordado en el presente acápite, podemos afirmar que la delimitación de las funciones que cumple una marca es fundamental, pues en aquellos países donde se permite al titular de la marca controlar la calidad de los productos que llevan su marca, aunque dichos productos sean fabricados por un licenciatario, el titular de la marca tiene en sus manos otra herramienta más con la que luchar contra el agotamiento de su derecho cuando el alcance del derecho de marca se alza para impedir la comercialización no autorizada de productos protegidos.

El artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE limita el contenido de derechos reconocidos en el artículo 5 a la primera venta, aunque excepcionalmente su párrafo segundo permite al titular traspasar éste umbral cuando se alteren características del producto en su ulterior circulación.

Por tanto, el objetivo primordial de la disciplina es identificar el origen del producto y dicha finalidad se colma una vez comercializado aquel, excepción hecha del supuesto en que el bien sea alterado en su posterior circulación que se recoge precisamente para salvaguardar dicha función.

Conclusiones

Las normas jurídicas nacionales e internacionales exigen que la marca sirva para distinguir productos o servicios en el mercado, si no, no es marca. A ello se añade en algunos países como una exigencia legal la función indicadora de una calidad determinada, elemento que opera como referente para el consumidor al volverse fiel a un producto. Y ello es así, porque la marca, en un mundo tan competitivo y globalizado como el de hoy donde existen tantas opciones y diversidad para el consumidor, debe ofrecerle protección y garantía, incluso, cuando los productos son fabricados por entes distintos al titular de la marca, para que no se altere ninguno de los atributos de la misma ni se distorsione la función que vienen a cumplir las mismas en el mercado.

Bibliografía

• 1. Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

• 2. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las CEE.

• 3. Fernández Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid/Barcelona 2001.

Autor:

Mcs. Lorely Pérez Vega

Especialista en marcas

Empresa CUBAEXPORT

Lic. Maria Antonia Hevia Roman

Abogada del Bufete Internacional

Lic. Madelyn Rodríguez Lara

Especialista en Política Comercial

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera

[1] MARTIN ARESPI,P., Comentario al art. 36, agotamiento del derecho de marca, en Comentarios a la Ley de marcas, Arazandi 2003, pág. 537.

[2] El apartado 7 de esta sentencia expone: “es preciso tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible este producto de los productos que tienen otra procedencia”….

[3] FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Nociones Básicas, pp.60, MarciaL Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, tomado de la doctrina alemana, FEZER (Markenrecht, pp.70

[4] Debe interpretarse la noción de empresa, al incluirse en la definición de las marcas, en su acepción más amplia, incluyendo a todos los operadores económicos que actúan en el mercado y que están interesados en identificar y distinguir las actividades que realizan. BERCOVITZ,A., Comentario al art.4.1 de la Ley de Marcas 1988, pp.119.

[5] Tesis apuntada por SCHECHTER en su estudio “Fog and Fiction in Trademark Protection, Colum. L. Rev., 36,1936, pp.64.

[6] En este sentido se pronuncia la Sentencia del T.J.C.E.de 18 de junio de 2002, (T.J.C.E. 2002,198- caso Philips vs. Remington) al declarar que la marca debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una empresa única a la que puede ser atribuida la responsabilidad de su calidad.

[7] Como afirman BEIER y KRIEGER (GRUN Int., 1976, pp.126), el consumidor no permanece indiferente ante el hecho de que los productos procedan de una empresa seria o de una empresa de dudosa reputación.

[8] De forma similar constan los pronunciamientos emitidos por la propia Corte de Justica en las sentencias resolviendo los casos de “Pfizer Inc./Eurim-Pharm Gmbh” (1981), “HAG-II” (1990), “Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S” (1996).

[9] Esta sentencia se apoya en la Primera Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CEE en materia de marcas y que declara que: “la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca”.

[10] Una declaración similar a la Directiva se encuentra plasmada en el séptimo considerando del Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria.

[11] Sentencia de fecha 22 de junio de 1994 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso “IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/ IDEAL-STANDARD GmbH”, asunto C-9/93). Particularmente es necesario revelar que años antes el mismo Tribunal, en el Fundamento No. 13 de la Sentencia de 17 de diciembre de 1990 resolviendo el caso “HAG-II” de manera expresa proclamó que la marca debe desempeñar la función de indicar la calidad de los productos o servicios, cuando argumenta: “Por lo que al derecho de marca respecta, debe destacarse que éste derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurar que todos los productos designados con la marca han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que puede hacerse responsable de su calidad”.

[12] El Memorándum sobre la marca comunitaria publicado en 1976 la Comisión de las Comunidades Europeas, no menciona la función indicadora de la calidad de las marcas, y en cuanto al control del licenciante someramente le insinúa cierto deber a fin de evitar engaño en el público consumidor. La Directiva de 1980 tampoco incorporó nada al objeto de regular el control del licenciante, excepto mención sobre otorgar al licenciante la facultad de invocar su derecho de exclusiva frente al licenciatario que incumpliese las instrucciones del titular relativas a la calidad de los productos o servicios, cuestión esta que de igual forma fue abordada en la Directiva 89/104/CEE y en igual sentido abstencionista, la Ley Española de Marcas de 1988.

[13] Sentencia de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/89), caso “HAG-II”, que concluye: “las marcas premian al fabricante que, sin cejar, produce artículos de alta calidad, los cuales, por lo tanto, estimulan el progreso económico. Sin la protección de la marca los fabricantes tendrían muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o para mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como una garantía, a favor del consumidor, de que todas las mercancías designadas con una marca concreta, se ha producido por o bajo el control del mismo fabricante y, por lo tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca, no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su propia cuenta y él mismo, y no sus competidores, sufrirá las consecuencias si permite una disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de que la marca no constituye una garantía legal de calidad –cuya inexistencia puede haber llevado a algunos a subestimar la importancia de las marcas-, en términos económicos ofrece tal garantía que cotidianamente el consumidor toma en consideración”.

[14] FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, pp. 348.