Apuntes sobre las fronteras entre las Marcas y los Modelos Industriales

Introducción

El presente artículo centra su atención en el análisis de los puntos fronterizos entre los modelos industriales y las marcas, específicamente en lo relativo a las marcas tridimensionales.

Especial referencia haremos a lo que actualmente se define como marca tridimensional y lo que se reconoce como modelo industrial, la relación entre ambas modalidades y la conveniencia de alcanzar protección por cualquiera de estas dos figuras de la Propiedad Industrial, indistintamente o al unísono.

Abordaremos las características generales de cada una de estas figuras y sus diferencias.

Las posibilidades de interferencias entre las marcas, los dibujos y los Diseños Industriales son mayores que las que pueden acaecer entre las patentes y las marcas; ya que los modelos y dibujos no implican ninguna aportación tecnológica, sino que se refieren a la protección de los aspectos puramente externos de los productos industriales y así ocurre, pues tanto el modelo como el dibujo industrial, que pueden recaer sobre un objeto bidimensional o tridimensional, que considerado como signo, podría llegar a ser protegido como marca. Pongamos un ejemplo:

Una empresa ha decidido invertir en un embalaje distintivo y desea asegurarse de que será la única que lo utilice. Diga cuál sería la forma de protección más conveniente. ¿Por qué?

Para determinar la forma más conveniente de protección debe atenderse, en primer término, a los intereses del empresario, de acuerdo con las posibilidades y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la protección por cada modalidad de la Propiedad Industrial.

El interés particular del empresario va condicionado por la intención prioritaria en el momento de solicitar la protección: si es la identificación y distinción del signo en la actividad comercial de sus similares en el mercado, entonces se elegiría como forma la marca, particularmente la tridimensional; contrario sensu, si prevalece la defensa de la apariencia estética del producto, optará por el modelo industrial. Pudiera optarse por una protección mediante patentes, para los aspectos técnicos que pudieran estar presentes en el embalaje. Sin embargo nos centraremos en las variantes de protección por marca tridimensional o por modelo industrial.

Otra opción, a tono con la evolución de los debates teóricos y las soluciones prácticas, sería optar por la protección acumulada, consistente en la protección de un mismo objeto por ambas figuras al unísono.

Deben tenerse presentes el significado de los requisitos exigidos por la legislación en cada caso. La selección de la estrategia más adecuada de protección, debe atender al cumplimiento de los requisitos: así, la estrategia más acertada sería proteger primero como modelo industrial, y luego como marca tridimensional para que cumpla con el requisito de novedad, que pudiera verse afectado si se procediera en orden inverso. No se trata de interferencia como tal, referida a los derechos exclusivos otorgados con anterioridad, pues sería el mismo titular el que realiza la solicitud y opta por la protección acumulada; sin embargo, se perdería la novedad si se solicita la protección por las figura marcaria antes, al incorporarse al conocimiento público, e invalidar ese fundamental requisito para la protección por la modalidad de modelo industrial.

En otro supuesto con relación a derechos exclusivos de terceros, deben siempre ser revisado las posibles interferencias entre marcas y modelos industriales. En efecto, un signo protegido como marca por un tercero, puede destruir la novedad u originalidad de un modelo o dibujo que se pretenda proteger con posterioridad a la solicitud-concesión de aquella por el solicitante de protección por modelo industrial.

Consideramos que el embalaje puede protegerse a través de diferentes vías:

• Se pueden proteger como marca.

• Se puede proteger como modelo industrial.

• Se puede proteger como invención.

Los envases y embalajes se convierten en soporte de información al consumidor por lo cual su utilización y la adición de elementos distintivos y diferenciadores definen que se constituyan en centro de la atención de las estrategias empresariales para lograr la comercialización de los productos.

Si consideramos la concepción de algunos autores al referir, que "un envase es un signo distintivo que sirve de lenguaje para los especialistas del diseño". Podemos interpretar la creciente interconexión entre ellos, para llegar a ser protegidos por estas modalidades. Para llegar a este análisis general, se hace necesario, distinguir los modelos industriales de las marcas, con los elementos generales de su configuración.

Marcas tridimensionales

Se puede constituir como una marca tridimensional las formas de un producto, sus envases o envolturas siempre y cuando se distinga al producto y no corresponda a una forma usual.

• 1. Marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.

• 2. Las formas tridimensionales pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o de los locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

• 3. Las formas tridimensionales, incluido los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y holograma.

Finalmente la marca tridimensional se puede ver como una marca- envase constituida por formas particulares de los envases, los recipientes embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto. Es necesario dejar por sentado estos elementos generales completados con la prohibición absoluta reconocida en las legislaciones de marcas para las que constituyan la forma de presentación habitual del producto o de sus envases, o en aquellos En el caso cubano, el Decreto-Ley 203, en las marcas absolutas del artículo 16.1 d.

Es conocido que una de las clases de marcas junto a las denominativas, figurativas o mixtas son las tridimensionales o marcas envases, que se constituyen por formas particulares de los envases, los recipientes, los embalajes u otra de acondicionamiento o presentación del producto que cumplan los caracteres esenciales, a saber, la aptitud diferenciadora o carácter distintivo, la función identificadora del producto o servicio, soportados por la regla de especialidad.

Las funciones de la marca – indicadores del origen empresarial, y del prestigio empresarial, condensadoras del goodwill y las funciones informativas y publicitarias conforman el sustrato de las marcas incluída la tridimensional.

En el caso de los modelos industriales, se establecen como particularidades:

• Que se perceptible a la vista,

• Que esté incorporado a un producto o artículo con una función utilitaria.

Las prohibiciones establecidas de manera general, están relacionadas con la consistencia de formas que aporten una ventaja funcional o técnica la producto o artículo al que se aplica; las ideas relativas a la moda; las obras de arte indisolublemente unidas al modelo industrial; que sean contrarios a la moral, la orden público y a las buenas costumbres.

El concepto tridimensional es aplicado a todo aquello que posee tres dimensiones en el espacio (alto, ancho y profundidad). Entonces un signo es una marca tridimensional cuando posee volumen y ocupa por sí mismo. Se puede percibir por la vista y mediante el tacto. Los signos de esta naturaleza cuentan como los demás tipos de marcas con un respaldo legal mientras cumplan con un requisito establecido. La marca tridimensional se manifiesta en la diversidad de forma en que se puede presentar un servicio y un producto acorde a la creatividad del hombre. El signo más cercano a este es el clásico signo figurativo expresado mediante dos dimensiones: alto y ancho. Las formas tridimensionales adiciona una tercera dimensión: la profundidad. El signo para distinguir un producto o servicio debe ocupar un espacio de tres dimensiones para ser considerado y protegido como marca tridimensional de lo contrario se protegerá como signo bidimensional.

• Que el embalaje distintivo posea el requisito de originalidad para el caso de los modelos, lo que supone una aportación de elementos que individualicen y definen el modelo. Se traduce en que no sea una copia o imitación de otro tipo.

• Que cumpla con el requisito de novedad, referido a que no sea conocido ni existiera antes con esas características y elementos.

• Carácter singular que debe tener el embalaje para que se distinga claramente de otros semejantes o de su especie, viéndolo la utilización del concepto paralelamente al requisito de progresividad que establece la legislación cubana vigente.

Al hacer referencia a un embalaje es necesario hacer conexión con la forma "en cuanto distribución de la materia de un cuerpo haciéndolo distinguir de los demás a la vista y al tacto, abarca no solo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, colocados en una particular disposición para lograr un nuevo aspecto estético o hacer más atrayente al público el producto de que se trata, de suerte que concedida esa modalidad registral para tutelar la forma por sí misma, sin otro aditamento o requisito ni exigencia de aportación de perfeccionamiento en el campo de la técnica"; así señalan varias sentencias de tribunales españoles la función de la protección a los diseños industriales en lo referido a los modelos.

Fronteras entre las Marcas y los Modelos industriales

Existe consenso en el tratamiento doctrinal y práctico del Derecho, en que entre estas figuras existe un área jurídica denominada frontera, que es apreciable cuando es supuestos en que la adquisición del producto va a estar determinada por la apariencia estética del mismo, lo cual lo convierte en atractivo, comercializable en grado mayor, convirtiéndose la forma en un factor que contribuye al éxito comercial, y no en un elemento de distinción, en cuyo caso prevalecería la función identificativa aportada por los signos distintivos, particularmente por la marca tridimensional.

Para que exista protección acumulativa, debe cumplir como requisito adicional, una mixtura de las exigencias legales particulares para cada figura: en ambos casos se desechan las cuestiones funcionales o técnicas, en el caso en el caos de las marcas relativo a las prohibiciones absolutas, y para los diseños con una de las características propias. Debe ser capaz el embalaje, de atraer al cliente por la función estética, pero no solo por esta; debe además de generar el mecanismo asociativo de la marca, indicadora del origen empresarial, es decir, que sea capaz de inducir al público a pensar que todos los productos que incorporan esa forma, tiene un mismo origen empresarial como principal carácter.

La frontera se completa con enunciar las diferencias, nos apoyamos en los elementos que se exponen: En cuanto a las funciones, las marcas se encargan de distinguir los productos a los que se aplica la marca perteneciente a un empresario de sus similares en el comercio, mientras para el diseño será la de propiciar un interés estético-funcional a los consumidores, con el objetivo de incrementar su valor comercial. En relación con el alcance, el modelo industrial otorga al titular el derecho exclusivo en forma de facultad negativo o ius prohibendi, mientras que el derecho exclusivo sobre la marca coloca al titular en la posición de impedir el uso no autorizado de la misma en relación con los productos en cuestión, pero no puede impedirse que el producto sea fabricado o comercializado.

En relación con la duración de la protección, en el modelo industrial confiere un plazo limitado de 10 años, que varía acorde con la legislación, prorrogables hasta 15 años. En nuestro caso, la protección es se confiere por 5 años prorrogables por igual período; en las marcas, gozan de un registro renovable ilimitado si la marca se utiliza con periodicidad en la actividad comercial. En este aspecto se coloca una de las notas distintivas a tomar en cuenta.

Bibliografía

• Fernández Novoa, Carlos: Tratado sobre derecho de marcas. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001.

• Baylos Corroza, H: tratado de Derecho industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1993.

• Moreno Marta y Horta, Emilia: Selección de lecturas de Propiedad Industrial.

Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.

Autor:

Milagros Delgado Alfonso,

Wendy Espinosa Martínez,

Ernesto Guevara Fernández.