Administración y comercialización de invenciones y tecnología (página 2)

85. Independientemente del monto, por lo general es más conveniente establecer un sistema de regalías que permita a la universidad participar de los que se obtengan por la explotación del invento:

• Si se decide transferirla tecnología mediante licenciamiento, las cláusulas contractuales de éste serán las mismas que en cualquier otra licencia de tecnología, pues el contenido del contrato estará determinado por la voluntad de las partes.

86. Sin embargo, en caso de conflicto, sí es posible que la naturaleza y los fines de interés público de las universidades sean tomados en consideración en la interpretación del contrato por las autoridades judiciales.

• En general no se recomiendan las licencias exclusivas a los licenciantes. Sin embargo, en el caso de las universidades, es probable que la exclusividad sea la única forma de lograr la vinculación con el sector productivo, principalmente cuando se trata de una universidad, como la mayoría, que no tiene una política de licencias bien establecida.

87. Sin embargo, existen mecanismos para menguar los efectos negativos que la exclusividad puede representar para la universidad, como el aumento en el monto de la regalía, el pago de una regalía mínima y los montos mínimos de producción como requisito para mantener la exclusividad:

• En virtud del vínculo entre la universidad y el sector productivo, en el cual la transferencia de tecnología se da en ambos sentidos, en los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por universidades es muy importante establecer acuerdos claros acerca de la titularidad y la explotación de las mejoras que se hagan a la tecnología licenciada;

• En el contrato de licencia se deben regular lo más amplia y claramente posible los puntos relacionados con la terminación del contrato: causas de terminación, consecuencias de la terminación, procedimientos de terminación, subsistencia de derechos y obligaciones posteriores a la terminación, penas convencionales, etcétera.

88. Si bien la terminación del contrato es un tema especialmente delicado en cualquier contrato de licencia, se complica más tratándose de una licencia de tecnología desarrollada por la universidad, puesto que como ya se ha expresado, en este caso particular la licencia debe ser vista como un proceso y la regulación de sus fases deben quedar recogidas en el contrato de licencia. Por lo tanto, la licencia debe establecer las consecuencias de la terminación del contrato en cada una de las diferentes fases del proceso de licenciamiento.

• Como una excepción a la voluntad de las partes, la cual no es privativa de los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por universidades, se debe considerar la legislación antimonopolios, a la luz de la cual se pueden revisar y anular los acuerdos contractuales que a tenor de la ley puedan afectar la libre competencia. En algunas cláusulas de los contratos de licencia se debe tener especial cuidado de no infringir los principios de la competencia económica, puesto que las licencias de tecnología merecen una especial atención de las autoridades de la competencia en virtud de la importancia que el avance tecnológico tiene actualmente para el desarrollo económico.

89. Sin embargo, tratándose de licencias en las que intervienen las universidades, las autoridades de la competencia deben considerar la especial naturaleza del vínculo entre la universidad y el sector productivo y el interés público de esta relación, para determinar si un determinado acuerdo debe o no anularse o sancionarse.

90. Por otra parte, particularmente para los licenciatarios, es conveniente que den respuesta a los siguientes cuestionamientos para determinar la viabilidad y la conveniencia de celebrar un contrato de licencia sobre tecnologías desarrolladas por universidades[6]

EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si la Universidad ha presentado solicitudes de patente en todos los mercados que revisten importancia para la tecnología;

EN RELACIÓN CON LA NOVEDAD DE LA TECNOLOGÍA. Si los investigadores universitarios han publicado sus ideas antes de la presentación de las solicitudes de patente. En caso afirmativo, cuándo las han publicado;

EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si se ha sido llevado a cabo un análisis para determinar las posibilidades de concesión de las solicitudes de patente;

EN RELACIÓN CON LAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si la patente es la forma más adecuada de protección de la tecnología que se va a licenciar, o si ésta debe protegerse como secreto industrial, derecho de autor, registro de variedad vegetal o alguna otra;

EN RELACIÓN CON LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS. Si todos los inventores e instituciones involucrados han cedido sus derechos sobre la tecnología;

EN RELACIÓN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA. Si el proyecto requiere acceso a materiales o información que no están cubiertos por la licencia de tecnología;

EN RELACIÓN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA Y EL PAGO DE REGALÍAS. Si el licenciatario explotará la tecnología en combinación con otras tecnologías y cómo afectará a la distribución de regalías;

EN RELACIÓN CON LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA LICENCIA. Si, además de los acuerdos de consultoría o de las políticas de reparto de regalías, hay otros incentivos que un licenciatario pueda ofrecer al inventor;

EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ Y ALCANCE DEL CONTRATO. Si las políticas de propiedad intelectual de la universidad han sido examinadas por el abogado del licenciatario;

EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ DEL CONTRATO. Si quien está contratando por parte de la universidad tiene facultades para obligarla en un contrato de licencia.

Conclusiones

• La tecnología tiene más que nunca gran importancia en la actualidad, ya que de ella depende el crecimiento de los negocios privados y, a nivel macroeconómico, el progreso y desarrollo de los países.

• La investigación científica es parte integrante del sistema productivo, en virtud de la vinculación que actualmente existe entre el conocimiento científico y tecnológico. Por lo tanto, el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología adquiere un papel fundamental en las políticas de desarrollo.

• En este entorno, la función de las universidades adquiere una nueva dimensión pues constituye la fuente primaria de conocimiento científico y tecnológico que puede ser utilizado, explotado y comerciado en los sectores productivos.

• Para que la Universidad cumpla con esta nueva función, es indispensable que se establezca una vinculación definida y organizada entre la universidad, el Estado y el sector productivo.

• Uno de los elementos fundamentales en las relaciones entre la universidad y el sector productivo es la transferencia de tecnología que fluya entre ambos sectores y que en gran parte es posible a través de acuerdos de licencia de tecnología.

• El conocimiento y uso de los sistemas jurídicos de propiedad intelectual por parte de las universidades, son un elemento fundamental para la protección del conocimiento científico y tecnológico generado por éstas y su ulterior transferencia al sector productivo.

• Los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por proyectos universitarios de investigación tienen todos los elementos de los contratos de licencia de tecnología, pero con las características propias derivadas de la naturaleza y los fines de las universidades, complementándose con la naturaleza y los fines del sector productivo. Por lo tanto, en la negociación y formalización de estos contratos de licencia, deben tenerse en cuenta las características especiales de la relación entre las universidades y las empresas.

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENCIONES Y TECNOLOGÍA

CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGÍAS CREADAS POR

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Documento preparado por la Sra. Gloria Isla del Campo.

Enviado por:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®

www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2015.

"DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH -; POR SIEMPRE"®