Las marcas no tradicionales: olfativas y sonoras

Introducción:

Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son sólo los tradicionales, palabras y elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siéndolo, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Clasificando las marcas según el tipo de signo, la marca clásica por excelencia es la "marca denominativa" constituida palabras o términos pronunciables y números. De gran tradición son también las llamadas "marcas figurativas", compuestas por imágenes, figuras, símbolos y dibujos y las "marcas mixtas" formadas por una combinación de palabras y elementos gráficos.

En tiempos recientes han surgido nuevos tipos de signos y en correspondencia a esto, nuevos tipos de marcas que plantean diversos problemas en cuanto a su registro, en especial las marcas no tradicionales: tridimensionales, sonoras, olfativas, táctiles, el color individualmente considerado, los sabores y los hologramas[1]

Las marcas no tradicionales como género y particularmente las olfativas y sonoras como dos de sus especies, constituyen un tema de gran importancia y polémica en el mundo de hoy, ya que la tendencia para el desarrollo de nuevos productos o servicios es buscar un valor distintivo que permita aumentar las ventas en un mercado de muchos competidores, con un producto único y diferente, y esto se puede lograr a través de una imagen atractiva, refrescante, donde cobran relevancia, entre otros, la forma, color, sonido, tacto y olor.

Por lo que no es raro que aparezcan continuamente nuevas estrategias comerciales de grandes multinacionales que pretenden por ejemplo, que en un cine se desprendan aromas en el momento en que se estén proyectando en la pantalla sus anuncios comerciales, tales como el olor de una cerveza recién servida, de un refresco, o el aroma de un perfume. Asimismo, se sabe de la posibilidad de que se lancen al mercado dispositivos que pretenden acompañar de aromas a los correos electrónicos, o al desplegar una página Web en Internet.

En la esfera internacional ya se ha aceptado el registro de un gran número de marcas no convencionales, podemos citar los siguientes ejemplos: la esencia del aceite de baño "Johnson & Johnson", la esencia del jabón "Ivory", el sabor de la goma de mascar "Bazooka", el sabor artificial del hilo dental, el sabor a menta del enjuague bucal, el tacto natural de la ropa de piel y la orientación en que siempre está fijado el logo de la "Pepsi Cola", entre otros.

En nuestro trabajo brindaremos una panorámica general sobre las características de las marcas no tradicionales, olfativas y sonoras, y las problemáticas que se presentan en la valoración de los requisitos para su protección en los Registros correspondientes.

Desarrollo:

Las Marcas sonoras:

A manera de definición podemos señalar que las marcas sonoras son aquellos signos formados por un sonido o combinación de sonidos, suficientemente distintivos, diferenciadores y exclusivos, que son percibidos por el sentido del oído. Los sonidos son generalmente aceptados como marcas que pueden ser objeto de registro en diferentes legislaciones, algunas de estas son: Australia, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea.

En la esfera internacional se reconoce desde hace poco más de medio siglo la existencia de marcas sonoras: sonidos, dichos y notas musicales en combinación. La Oficina de Marcas y Patentes de lo Estados Unidos (USPTO) comenzó a aceptar el registro de marcas no tradicionales hace aproximadamente 50 años, en 1950 la NBC registró la combinación de tres notas particulares para servicios de radio[2]que pasaron a ser símbolo de su identificación; también podemos citar a la tonada de Merry Melodies, que acompañaba a los dibujos de Hanna & Barbera y el grito de Tarzán o la interjección 'boing', dadas de la mano de la industria del cine, la radio, la televisión, la telefonía celular e Internet.

Tomando como referencia el pronunciamiento del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la OMPI, en el documento SCT/16/2[3]señalamos que en los diferentes países en los que se reconocen las marcas sonoras, los sonidos que la constituyen, pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león).

En la Unión Europea los sonidos solo pueden ser registrados como marcas si son de carácter musical (por ejemplo, el tono de Intel), por lo que no podrá ser susceptible de inscripción registral el sonido de un perezoso salvaje producido en uno o más chillidos registrado como marca por la lotería estatal de Minnesota en Estados Unidos, donde puede registrarse cualquier sonido siempre y cuando cumpla con el requisito de distinguir los productos y servicios de sus similares en el mercado.

A pesar del auge que ha alcanzado este tipo de marcas en la esfera internacional con el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, todavía existen países en los que las normativas sobre la materia, no reconocen a los sonidos como signos susceptibles de ser reconocidos como marcas y por consiguiente excluyen su inscripción de los registros correspondientes, ejemplo: México[4]donde solo pueden ser registrados los signos perceptibles por el sentido de la vista, lo que descarta también a los olores y los sabores.

Asimismo, existen países en los a pesar de que sus legislaciones admiten expresamente el registro de los sonidos y los olores como marcas, en la práctica no se han implementado mecanismos y reglamentos especiales que permitan la efectiva inscripción registral de estos signos, este es el caso de Cuba[5]donde los examinadores que trabajan en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), no cuentan con una guía efectiva para someter a un análisis profundo las solicitudes de inscripción de este tipo de signos.

La práctica ha demostrado que al igual que las marcas visuales tradicionales, las marcas sonoras pueden cumplir con su papel en particular: ser fuente de identificación de productos y servicios de sus similares en el mercado, aunque posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las denominativas y las figurativas[6]

El principal obstáculo en numerosas legislaciones para el registro de la marca sonora es cumplir el requisito de la representación gráfica, al igual que la marca olfativa que abordaremos posteriormente, razón por la cual en los diversos sistemas nacionales se siguen diferentes procedimientos, que en ocasiones se emplean conjuntamente para la representación gráfica de los sonidos, la que puede efectuarse por medio de: la descripción por escrito; la notación musical o pentagrama; el nombre de la obra musical de que se trate, si se aporta información adicional que identifique la versión concreta que es objeto de la marca; así como una grabación del sonido en cuestión a través de un fonograma[7]

En el mundo actual, no cabe dudas que las nuevas tecnologías proveen oportunidades crecientes para los potenciales titulares de marcas sonoras y la telefonía celular va a la cabeza, equipada con vibradores y pequeños juegos con sonidos que proveen nuevos y más servicios a los usuarios. El crecimiento en estos campos obligará en un futuro no demasiado lejano a buscar la protección de más marcas sonoras en todo el mundo, compañías como Deutsche Telekom, Nokia e Intel tienen sonidos registrados que las identifican internacionalmente.

Las Marcas Olfativas:

Las marcas olfativas son las que están constituidas por olores, aromas o fragancias, los que deben ser tan característicos y distintivos que no pueden confundirse o asociarse con otros. En la actualidad, existen marcas olfativas ya registradas en algunas de las Oficinas Nacionales de los Estados Unidos, y Estados Miembros de la Unión Europea, principalmente en el Reino Unido y en Benelux.

En varias fuentes aparece citado como el primer registro de marca olfativa en el mundo, el de la compañía Clark en 1990 en los Estados Unidos (uno de los países que se encuentra a la vanguardia en el registro de este tipo de marcas) para proteger hilo de coser y para bordado, cuyo olor se encuentra descrito en la solicitud correspondiente como "una fragancia de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos de plumeria (Plumeria blossoms)[8]".

En relación con las marcas sonoras, podemos decir que las marcas olfativas han gozado de menos aceptación en las legislaciones nacionales y su reconocimiento data de menos antigüedad que estas, por ejemplo, en la legislación española sobre la materia al exigirse como requisito que el signo sea susceptible de representación gráfica, puede considerarse que queda excluida la posibilidad de registrar marcas olfativas; lo que queda confirmado además, por la información que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) presenta en su página Web, ya que excluye a los olores al hacer referencia a los signos que pueden constituir marcas.

En tal sentido, destacamos que estamos de acuerdo con el criterio del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la OMPI, en el documento SCT/16/2[9]que expone que "como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que esta reúne los requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante".

Lo anterior no es un secreto para las grandes compañías y otros competidores del mercado, siempre se ha conocido que lo que huele bien se vende mejor, el aroma de los productos ejerce una influencia importante en la elección del consumidor y no solamente en casos de perfumes o fragancias, sino en otros tipos de productos como lubricantes para autos, hilo de coser, periódicos o lana para tricotar; lo que permite percatarnos de que el registro de estos signos generalmente esta asociado a productos y no a servicios.

Respecto a la marca olfativa, deben realizarse algunas precisiones, teniendo en cuenta que la marca la constituye la integración del producto y la fragancia, se considera que determinados tipos de aromas no son capaces de distinguir y diferenciar productos. Entre ellos se incluyen: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se cree que tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo: el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo[10]

El principal obstáculo para el registro de la marca olfativa es cumplir el requisito de la representación gráfica, en relación con el mismo, se han identificado cuatro criterios para la inscripción en los registros correspondientes de los olores como marcas, estos son: la fórmula química, la descripción por escrito del aroma[11]el depósito en el registro de una muestra y una combinación de las anteriores.

En relación con los criterios expuestos, diversas son las opiniones al respecto, las que se evidencian en el caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt[12]en el que el tribunal competente dictaminó, en lo que respecta a la fórmula química, que serían pocos quienes admitieran que una fórmula de ese tipo guarda relación con el olor que se pretende registrar. Puesto que una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva. El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias.

En sentido general, se ha señalado que no existe ninguna clasificación de las fragancias aceptada internacionalmente, que permita, como sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por medio de la atribución de un nombre o un código específico[13]

Una vez expuesta la panorámica sobre la materia, podemos concluir que en una sociedad marcada por constantes cambios tecnológicos y donde la cultura del consumo cobra cada día más fuerza, se impone la necesidad de utilizar signos no tradicionales y novedosos, que cumplan una función representativa y distintiva, como los que se perciben por el sentido del olfato; dichas funciones se han corroborado mediante estudios sobre percepción de los olores que demuestran que influyen en la evocación de los recuerdos y en las emociones, considerándose a la memoria olfativa como una de las mejores que tiene el ser humano; por las razones esgrimidas se impone el estudio de fórmulas efectivas para el reconocimiento y la correcta protección de estos signos en los diferentes países.

Conclusiones:

• 1. La práctica ha demostrado que al igual que las marcas visuales tradicionales, los signos no visuales como los olores y especialmente los sonidos, pueden cumplir con el papel particular de las marcas: ser fuente de identificación de productos y servicios de sus similares en el mercado.

• 2. Las marcas olfativas en relación con las marcas sonoras, han gozado de menos aceptación en las legislaciones nacionales y regionales y su reconocimiento data de menos antigüedad que estas.

• 3. El principal obstáculo para el registro de la marca sonora y la marca olfativa es el requisito de la representación gráfica, no existiendo en la esfera doctrinal e internacional criterios uniformes para la precisión del mismo en cada caso, por lo que la determinación de estos criterios queda supeditada a lo regulado en las legislaciones nacionales que le confieren a este tipo de signos capacidad para ser registrados como marcas.

• 4. A pesar de las limitaciones a su protección jurídica la efectividad de los mensajes auditivos y de los olfativos para la promoción y venta de productos y servicios en el mundo, ha permitido que en diversos países se reconozca el registro de marcas sonoras y de marcas olfativas, por lo que estamos llamados a trazar estrategias conjuntas que armonicen su protección legal, teniendo en cuenta la efectividad práctica que poseen.

Bibliografía:

• 1. Álvarez, D. D. (2001). Regulación marcaria en Cuba. Recuperado el 20 de enero de 2008, de http://lex.uh.cu/Dptos/asesoria/Propiedad%20Intelectual/REGULACION%20MARCARIA%20EN%20CUBA.doc

• 2. Arden, T. P. (2000). Protection of Nontraditional Marks. Nueva York, Estados Unidos: INTA.

• 3. Bercovitz, A. (1989). Nociones introductorias sobre las marcas. Madrid: s/n.

• 4. Camacho, R. G. (16 de agosto de 2010). Recuperado el 19 de abril de 2013, de http://www.registrodemarcas.co/tipos-de-marcas-marcas-sonoras-jingles-publicitarios/

• 5. Díaz, T. C. (1984). Derecho Civil, Parte General (Vols. Tomo II, Tercera Parte). La Habana, Cuba: ENPES.

• 6. Eguia, J. (s.f.). Recuperado el 23 de enero de 2008, de http://www.eguia.com.ar/asusmarcas/asusmarcas_21.htm

• 7. Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) y Oficina Espoñola de Patentes y Marcas. (octubre de 2005). Módulo I, Concepto de Marca y Prohibiciones Absolutas de Registro. Gestión y Evaluación de Marcas . España.

• 8. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI). (s.f.). sitio Web: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Recuperado el 19 de abril de 2013, de http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1156.html

• 9. Mera, O. J. (s.f.). Recuperado el 3 de febrero de 2008, de http://www.teoveras. com.do/Sonido %20 marca.htm

• 10. Metke, R. (2002). Lecciones de Propiedad Industrial. s/e.

• 11. Moyano, M. d. (15 de 11 de 2012). Recuperado el 19 de abril de 2013, de http://abogadorepublicadominicana.blogspot.com/2010/01/registro-de-marcas-sonoras-en-la.html

• 12. Novoa, C. F. (1984). Fundamento del Derecho de Marcas. Madrid: Motocorvo S.A.

• 13. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). Nuevos tipos de marcas. Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. SCT/16/2. Ginebra: OMPI.

• 14. Peñas Moyano, B., & Peñas Moyano, J. (15 de noviembre de 2012). Recuperado el 19 de abril de 2013, de http://mercantil.blogs.lexnova.es/2012/11/15/las-marcas-olfativas/

Legislación:

• 1. Ley de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 de México.

• 2. Decreto-Ley 203/99 "De Marcas y otros Signos Distintivos" de Cuba.

Autor:

Lic. Taimara Pérez Pino

Lic. Yelena Zamora Rodríguez

Email: tpp[arroba]unah.edu.cu

Centro de Procedencia: profesoras de la Universidad Agraria de La Habana

Breve referencia de las autoras:

Graduadas de licenciadas en Derecho en el año 2009, en la Facultada de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Han participado en diferentes postgrados en materia de Propiedad Intelectual y actualmente cursan la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

[1] Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) y Oficina Espoñola de Patentes y Marcas, 2005, pág. 32.

[2] Arden, 2000, pág. 11 (El registro de esta marca en los EE.UU. es el No. 523,616).

[3] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2006, pág. 8

[4] En la Ley de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991 de México, se regula que marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (Artículo 88)

[5] Entre los signos que se reconocen como marcas en el Decreto-Ley 203/99 “De Marcas y otros Signos Distintivos”, se encuentran los olores, los sonidos y las combinaciones de sonidos [artículo 3.1 incisos e) y f)]

[6] En Australia, por ejemplo, se ha registrado la melodía “Mr. Whippy” pese a que ya existe la conocida marca denominativa “Mr. Whippy” empleada para helados. También, el vals “Dolmio” será reproducido claramente en anuncios en los que aparece el conocido nombre comercial “Dolmio”, de salsa para pasta. Véase McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law”, Intellectual Property Quarterly, No. 2, 2004, págs. 167 y 168. Citado en OMPI, 2006, pág. 8

[7] OMPI, 2006, pág.9.

[8] Registro No. 1,639,128 de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Véase también, Re Celia Clarke, DBA Clarke’s Osewez, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB). Citado en OMPI, 2006, pág. 9.

[9] OMPI, 2006, pág. 9.

[10] Idem.

[11] Oficina de Patentes de los Estados Unidos, Trademark Manual of Examining Procedure (2002) WLTMEP3rd 807.11 (WL), citado en OMPI, 2006, pág.10.

[12] Causa Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737, párrafos 10 a 13 y 19(2). El solicitante deseaba registrar una sustancia química pura, el cinamato de metilo. Aportó una fórmula química y describió el olor en los siguientes términos: “afrutado y balsámico con un ligero dejo a canela”, con la intención de utilizarlo para diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza. citado en OMPI, 2006, pág.10.

[13] Eden SARL contra OHIM, causa T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre el “olor de la fresa madura”, empleado para una amplia variedad de productos para el hogar, productos de cuero y productos de papel. Citado en OMPI, 2006, pág.10.