g) el color por sí solo;
El color por sí solo significa que no está delimitado por formas ni contornos, es decir por ejemplo el color amarillo para productos alimenticios de la clase 30.
La decisión Andina No. 486, en su Artículo No. 135, establece igualmente:
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
En Cuba, existe la prohibición absoluta que impide conceder el registro a una marca que sea un color por sí sólo como mencionamos anteriormente, sin embargo en el Art. 3.1b) D.L 203, se establece que los colores siempre que estén delimitados por una forma determinada y las combinaciones de estos, son registrables como signos figurativos.
Expondremos algunos aspectos jurisprudenciales que han sido emitidos y que apoyan la posición legislativa que asume nuestra ley de marcas, de prohibir el registro del color por sí solo.
Es importante plantear previamente que en la doctrina y en un grupo significativo de legislaciones se plantea como prohibición absoluta que no se podrán registrar aquellos signos que no sean susceptibles de ser representados gráficamente y en nuestro país aunque no se exponga de forma expresa en la Ley, igualmente se requiere de representación gráfica, como se evidencia en los requisitos que se exigen en las solicitudes de los signos distintivos, lo cual es medular para entender algunos elementos que han expuesto los tribunales en este asunto.
Principales puntos abordados:
Jurisprudencia Europea
El color por sí solo significa que no está delimitado por formas ni contornos, es decir que si la posibilidad de representar el signo gráficamente es un requisito indispensable, es imposible lograrlo mediante un color sin delimitaciones, sobre todo porque esta representación debe ser clara y precisa, con el objetivo de que terceros puedan conocer exactamente el objeto de los derechos exclusivos.
El color es un atributo de alguna cosa, a diferencia de las palabras, las cifras, los dibujos y figuras, las formas de los productos, el color por sí solo no tiene una existencia autónoma.
La reivindicación de un color sin formas, ni contornos no permite por tanto a las Oficinas apreciar realmente el riesgo de confusión entre el signo en examen y una marca anterior que contenga este color reivindicado.
El depósito de una muestra de color que por demás puede deteriorarse con el tiempo, no se considera una representación gráfica en el sentido anteriormente explicado.
Se recomienda hacer un análisis casuístico en el caso de determinar si un color por sí solo puede o no trasmitir una información precisa, especialmente la referida al origen de un producto o servicio, pues pudieran existir situaciones donde el color indique origen empresarial de la marca.
El color debe insertarse de manera clara, precisa, y representarse visualmente mediante líneas, figuras, por lo que para la jurisprudencia de algunos países, el hecho de incluir la denominación del color y el código de identificación internacional del color, pudiera constituir una representación gráfica, siempre que esta sea clara, precisa, accesible, inteligible y objetiva
Jurisprudencia americana
Se ha elaborado la regla jurisprudencial denominada Mere-Color Rule, según la cual el color solo no puede apropiarse como marca, sino formando parte de un diseño determinado.
Esta regla se basa en tres aspectos:
Depletion theory: la naturaleza solo proporciona un número limitado de colores primarios, por ello si se permitiera a cada competidor apropiarse de un color o tonalidad, estos se terminarían y el resto de los competidores estarían limitados para concurrir al mercado.
Shade confussion: Admitir el color como marca, significa que surgiría la necesidad de distinguir entre finos matices que diferencien las tonalidades, tanto por el público consumidor, como por el examinador, estas tonalidades pueden variar según el lugar, el modo como se exterioricen o el soporte donde se materialicen, por lo que el color concedido puede resultar otro a los ojos del consumidor y quizá no coincida con el publicado en el boletín.
Funcionalidad: En determinadas situaciones el color por si mismo como marca confiere al producto o servicio una ventaja funcional, ya sea porque mejora el uso del producto o disminuye costos, y por otro lado la razón estética, se ha fundamentado que el color per se como marca cuando este constituye una importante razón para la compra del producto o servicio, Ej: el color negro como marca de .motores de lanchas
En el año 1985, fue rechazada esta regla del Mere-Color Rule, al protegerse y concederse en el caso Owens-Corning, el color rosa para la fibra de vidrio aislante para viviendas.
En los países como Cuba, que incluye esta prohibición absoluta en la ley de Marcas, es importante tener en cuenta la frase el color delimitado por una forma determinada, la que implica que siempre que el color este formando parte de una forma concreta podrá acceder al registro, no obstante creemos que es oportuno analizar si la forma es un resultado lógico de la necesidad de representar una marca que sea un color por si solo para su presentación ante la entidad examinadora o responde a formas gráficas y figurativas usualmente utilizadas como marcas, como diseños, figuras, etc, sobre las cuales se tendrán derechos exclusivos; así como igualmente que un color este delimitado en una forma determinada no implica su concesión, pues igualmente deben ser examinadas las otras prohibiciones y valorar si esa forma determinada con un color, es distintiva para los productos y servicios que se desean reivindicar. Es decir, que podemos tener un color delimitado en una forma como podría ser un cuadrado azul y sin embargo no poder acceder al registro, por no ser distintivo per se, por ejemplo en este caso un cuadrado azul no tiene suficiente capacidad de individualizar un producto o servicio, figuras geométricas como el cuadrado, el rectángulo etc, son figuras simples que en si mismas no son un signo gráfico distintivo.
El color para acceder al registro, según nuestra legislación vigente, debe estar conformando una forma determinada, y el titular puede reivindicar los colores, y obtendrá un derecho exclusivo sobre esa combinación o forma determinada, no sobre los colores por si solos que componen esta forma, figura o imagen.
Como podemos apreciar sobre la aceptación del color per se como marca existen diferentes posiciones, por lo que los empresarios deben tener en cuenta el tratamiento legal que en su país se le otorgue a esta prohibición..
Bibliografía
Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, segunda edición, Editorial Marcial Pons Madrid 2004
Paradela Toraño, Marisol, Trabajo de Diploma, titulado "Aspectos Procedimentales para el Registro de las Marcas" 2000.
Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999, Gaceta Oficial Extraordinaria de 2 de mayo de 2000.
Resolución 63/2000 Reglamento del Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", Gaceta Oficial Ordinaria de 24 de mayo de 2000.
Autor:
Leticia Laura Bermúdez Benítez
Yordanka Ramírez Pastor
Abogadas y Agentes oficiales de la Propiedad Industrial de Consultores Legales y Agentes de Invenciones y Marcas, CLAIM S.A de Cuba.
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