Marcas, Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning

Objetivos

• 1. Conocer las particularidades de este tipo de protección.

• 2. Cómo es regulado en ADPIC y en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ley 203.

• 3. Factores a tener en cuenta para que se pueda apreciar la Distintividad Adquirida.

Desarrollo

El origen de la doctrina de la Distintividad Sobrevenida se remonta a la jurisprudencia norteamericana, existiendo sentencias al respecto que datan del año 1912. Ofrece la posibilidad a quien ha hecho un uso de la marca, en virtud del cual la misma se ha hecho distintiva, de acceder al registro, al que inicialmente le fue imposible acceder por la incursión en prohibiciones absolutas.

La fuerza distintiva de la marca es decisiva para que ésta pueda gozar de mayor o menor protección, y juega un papel de trascendencia para determinar si existe, o no, riesgo de confusión o asociación con otras marcas.

Hay marcas que desde su origen son apropiadas para distinguir, y otras que ya desde ese momento carecen de esa capacidad. Las primeras son inherentemente distintivas, en tanto que son signos sugestivos, arbitrarios y de fantasía, mientras que las segundas carecen de distintividad.

No obstante, el carácter distintivo de la marca no es un requisito de contornos fijos e inmutables, ya que puede sufrir cambios decisivos a lo largo de la vida de la marca en virtud de diversas circunstancias, como es el uso que de ella se haga. Este cambio de la capacidad distintiva de la marca puede ser de signo positivo o negativo.

Será de signo negativo cuando una marca originariamente dotada de capacidad distintiva la pierde porque con el uso y el transcurso del tiempo pasa a convertirse en un signo común para designar un género de productos o servicios. Es la llamada vulgarización de la marca.

Y lo será de signo positivo, cuando un signo originariamente carente de capacidad distintiva o con una débil fuerza en este sentido, fortalece su distintividad, y a los ojos del público sirve para distinguir los productos o servicios de una determinada empresa en el mercado. Es el fenómeno opuesto a la vulgarización, llamado en el derecho comparado "Secondary Meaning" o distintividad sobrevenida, en tanto que se trata de un significado posterior al que originariamente tenía la marca.

El reconocimiento por los ordenamientos jurídicos modernos del "Secondary Meaning" de la marca es un reconocimiento legal de los efectos psicológicos que los signos del mercado producen en la mente de los consumidores.

Se trata del fenómeno contrario a la vulgarización de la marca. En la vulgarización, el signo que antes se percibía como marca se ha convertido en la designación usual, en el verdadero nombre del producto.

En cambio en la distintividad sobrevenida, se trata de que el consumidor pase a percibir el signo no como un signo descriptivo, genérico, de los productos o servicios sino como una verdadera marca, como un indicador del origen empresarial y, por lo tanto, capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Esto implica un verdadero cambio del significado del signo para el consumidor. Es lo que los anglosajones llaman Secondary Meaning, ya que el signo adquiere un segundo significado que es percibido por los consumidores, un significado como marca.

Diferencias entre la Distintividad Sobrevenida y la Vulgarización

Signo no registrable ab initio por descriptivo o genérico comienza a percibirse como marca (adquiere un nuevo significado).

Es esencial que se perciba como un indicador de origen empresarial y no como mera información sobre el producto o sus características.

Consecuencias: el signo adquiere carácter registral

La Vulgarización es la antítesis, es un signo distintivo y registrable, deviene en la designación del producto o servicio (genericidad sobrevenida) por el uso inadecuado de la marca, bien por el titular o por un tercero.

Consecuencia: Cancelación del registro.

Ejemplos: Thermo, Nylon, Lycra; Cellophane, Chiclets; Walkman, Sport, Jeep,"Aspirina"

Cómo es regulado en ADPIC y en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

El Acuerdo sobre los ADPIC establece en su Artículo 15 que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Nuestro Decreto- Ley 203 reconoce la posibilidad pero no hace referencia a requisitos a tener en cuenta por la Oficina.

El Artículo 16.1 inciso a del Decreto-Ley 203 regula que no puede registrarse como marca un signo que carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique. El inciso c) del mismo Artículo, establece que no puede registrarse como marca un signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique, o a algunas de sus características, o consista en una expresión laudatoria. Lo anterior son prohibiciones absolutas al registro de las marcas.

El Artículo 16.1 apartado segundo dispone que no obstante lo previsto en los incisos a y c del apartado primero, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

El fundamento que apoya la existencia de tales causales de irregistrabilidad, según el reconocido tratadista en materia marcaria, Fernández Novoa, se encuentra en "la necesidad de proteger al sistema competitivo y, en particular, a los competidores del solicitante de la marca frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debe mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector de mercado." En cambio las prohibiciones de los incisos a) y c) pueden ser neutralizadas por la aparición de la distintividad adquirida, distintividad sobrevenida o secondary meaning.

Factores a tener en cuenta para que se pueda apreciar la distintividad adquirida

• 1. Uso del signo.

• 2. Cuota de mercado.

• 3. Importancia de las inversiones para promocionar la marca.

• 4. Proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

• 5. Declaraciones de cámaras de comercio y sondeos de opinión.

1. Uso del signo

Debe producirse un uso en el mercado del signo, un uso como marca. El uso prolongado a lo largo de tres a cinco años es favorable para lograr que se aprecie la distintividad adquirida. Fernández Novoa admite un uso de corta duración pero muy intenso como suficiente para permitir el registro. Sin embargo, no debería admitirse más que un uso con cierta duración en el tiempo (varios años), en otro caso corremos el peligro de admitir signos tras una breve e intensa campaña publicitaria. El uso tiene que ser en el ámbito geográfico para el que se solicita la marca. A tenor de lo dispuesto en nuestra legislación marcaria el uso solo puede haber sido efectuado por la persona que solicita el registro o su causante. No se hace mención al tiempo de uso del signo.

2. Cuota de mercado.

Hay que tener en cuenta el importe de ventas en el mercado relevante. En algunos mercados unas cifras de ventas serán relevantes mientras las mismas cifras serán insuficientes en otros. Lo realmente importante es la cuota del mercado total y no la cifra de ventas que aislada puede dar lugar fácilmente a decisiones erróneas. Se considera, por la Comisión Europea, que una marca ha adquirido carácter distintivo si antes de la solicitud de registro, el consumidor entendía que tal indicación era una marca, debiendo realizarse un examen casuístico, desprovisto de la exigencia de un por ciento determinado como fija la jurisprudencia alemana.

Hay criterios como el de GOMEZ SEGADE, de que basta con una venta normal o incluso baja, siempre que no sea simbólica. El Registro Británico exige la cifra anual de ventas durante los cinco años precedentes a la solicitud, un uso inferior puede prosperar.

3. Importancia de las inversiones para promocionar la marca.

Entre las inversiones en publicidad tenemos las realizadas por medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, envíos directos por correo, Internet entre otros. El aumento de promoción es directamente proporcional al éxito. Esta prueba es fácil de conseguir por el titular de la marca presentando copias de las facturas de sus campañas publicitarias.

"En la comprobación del carácter distintivo adquirido mediante el uso deben admitirse y valorarse todos los medios de prueba, en particular los relativos al volumen de negocios de la marca, los gastos publicitarios y las reseñas en la prensa."

4. Proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Los consumidores, revendedores y competidores. No cabe exigir un conocimiento del público en general, ni tampoco un porcentaje cercano a la totalidad del público relevante, basta con una significativa fracción del público.

5. Declaraciones de cámaras de comercio y sondeos de opinión.

Aquí se trata en realidad de un medio de prueba para determinar la distintividad sobrevenida. Se estiman muy valiosas a fin de determinar si en relación con el correspondiente signo existe un interés estimable en mantener a la libre disposición de los competidores tal signo. También pueden ser medios de prueba los sondeos de opinión.

Otros criterios

• El uso de la marca ha de haber sido de la misma tal y como se solicita y no con variaciones.

• El uso ha de haber sido en relación con los productos y/ o servicios reivindicados.

• Las causales que han de ser atenuadas, neutralizadas o simplemente vencidas son las consagradas en las prohibiciones del Artículo 16.1 incisos a y c del Decreto-Ley 203, no basta con alegar que la marca no induce a error, por ejemplo.

• Se tendrá en cuenta el idioma.

• ¿Para qué parte del público consumidor ha de probarse la distintividad adquirida? Ha de ser para el público a que la marca va dirigido. El punto de partida es la lista de productos y/ o servicios reivindicados en la parte de la instancia concerniente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

• Los examinadores tienen que estar preparados para aceptar y evaluar encuestas de opinión, evaluaciones de organizaciones de comercio y de consumidores, artículos, muestras, estimado de las ganancias en un período de tiempo, material de publicidad, registros de marcas ya obtenidos, etc.

• Las ganancias vinculadas a la marca y la publicidad se relacionan únicamente con el producto y/ o servicio que ha distinguido.

• Es recomendable que se presenten, a fin de probar la distintividad sobrevenida, las cifras de ganancias por año.

Conclusiones

La determinación del carácter distintivo de una marca gracias al uso que se ha hecho de ella debe de ser apreciado por la autoridad competente teniendo en cuenta los elementos globales que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Es de notar que las autoridades son rigurosas a la hora de decidir si existe o no la distintividad adquirida lo cual nos invita a meditar al respecto.

La legislación marcaria cubana, que regula la materia, es de reciente aplicación, por lo que queda mucho por trabajar en este sentido y a medida que se incrementen las solicitudes se irá formando una práctica, la propia, que si bien es cierto, no viene determinada por los procedimientos de otras Oficinas, si tiene que estar precedida por el estudio profundo de quienes nos llevan ventaja, en años, de trabajo en la doctrina del Secondary Meaning.

Autor:

Lic. Marilean Guaty Rivero.

Especialista en Marcas e Invenciones

Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial