En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y franquiciado, y coloca al franquiciado en disposición de explotar su negocio con las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los años.Es importante destacar que este conocimiento está conformado por experiencias positivas y negativas (saber no hacer). El conocimiento de los éxitos y de los fracasos implica un aprendizaje de conductas o actividades que no se deben hacer para el buen desarrollo de un negocio.Empíricamente el Know how se describe en los contratos y en los manuales de las franquicias. Y su forma de transmitirlo es esencial, ya que le facilita al franquiciado la posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con conocimientos limitados.El contrato de know how es atípico, carece de normativa que lo regule como consecuencia, es un contrato innominado; es consensual, se perfecciona por el acuerdo entre las partes; es sinalagmático, bilateral por existir contraprestaciones entre las partes.
Características del contrato
Aunque tiene características propias, el del know-how es un contrato con similitudes con otros, como los de compraventa, locación de servicios, arrendamiento, licencia de patente, y de asistencia técnica.
Este tipo de contrato es también innominado (por cuanto no tiene una denominación jurídica única).
Es un contrato bilateral y único pues sólo existen dos partes y no es posible sub-contrataciones. También es un contrato oneroso expresado en el pago por la transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma convenida.
Las partes y el objeto
Dos son las partes de este tipo de contrato.
El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el cual se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances constitutivos del know-how. Podría también incluirse la asistencia técnica para el adiestramiento del personal del usuario.
El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, así como a devolverlos a la finalización del contrato.
Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan en diferentes formas, como: prototipos, modelos, instalaciones, inventos no patentados, fórmulas, datos y documentación técnica e instrucciones. Todo ello es el objeto del contrato.
Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden hacerse en una o varias entregas parciales, según se convenga.
En relación con la forma, y dadas las características del contrato de know-how, debe hacerse por escrito.
Elementos que caracterizan al Know How
Práctico, o sea útil, funcional, beneficioso, aprovechable, real.Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados.Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación.Específico: que sea un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos definidos e individualizados e identificados en forma concreta.Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es comúnmente conocido)Reproducible: o fácilmente transmisible oralmente – en sesiones de entrenamiento – o por escrito en los contratos y/o manuales.Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una información importante para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestión operativa y administrativa.
Existen dos clases de contrato de Know How:
Contrato de Know how puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos técnicos necesarios para el proceso de producción. En este caso, los conocimientos trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona experta en la materia.
Contrato de Know how mixto, en el que una empresa, además de la transmisión de tecnología cede a otra el derecho a la utilización de patentes, marcas, rótulos, nombres comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnología patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnología como objetos se pretendan.
Las prestaciones son múltiples: cesión de conocimientos técnicos o industriales, el derecho a usar un método de fabricación o un procedimiento industrial y cesión de conocimientos administrativos, comerciales y financieros.
Protección del Know How: consecuencias sobre la lex contractus
La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos sobre bienes inmateriales se halla íntimamente vinculada con la configuración de la tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a ciertos conocimientos secretos; protección que, como quedo señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos de nuestro entorno a través de disposiciones pertenecientes a categorías diversas, entre las que ocupa un lugar principal la normativa sobre competencia desleal.
Tratándose de contratos relativos a la explotación de Know How, si bien la normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por condicionar la configuración del objeto del negocio y en particular su tutela frente a ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la relación contractual es muy limitada.
En efecto, en el marco de la relación contractual, el régimen de protección de los conocimientos técnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los contratantes, reflejada en los términos del acuerdo.
El transmitente pone a disposición del cesionario o licenciatario una exclusividad factica, resultante del carácter reservado de los conocimientos, no un derecho de exclusiva otorgado por el poder publico.
La obligación de mantener el carácter reservado de los conocimientos comunicados deriva para los contratantes fundamentalmente del propio contrato. Los limites (territoriales, relativos al campo técnico de aplicación…) dentro de los cuales el licentciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultaran únicamente de los pactado en el contrato y, en su defecto, del régimen obligacional derivado de la lex contractus.
El valor económico del Know How, derivado de la ventaja competitiva que atribuye el carácter reservado de esos conocimientos, es independiente de su protección jurídica. En la configuración de los contratos de explotación de Know How las normas relativas a la tutela del mismo desempeñan, si acaso, un papel accesorio.
Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor o menor protección al Know How es en principio irrelevante; respeto a la situación de exclusividad factica derivada del carácter reservado de los conocimientos será exigible entre los contratantes siempre en los términos que resulten de la lex contractus.
En los contratos sobre Know How, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia territorial y temporal, el campo técnico de aplicación…del bien objeto del contrato no vienen imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de alcance territorial.
El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva erga omnes otorgado por el poder publico, sino fundamentalmente una posición factica que, a lo sumo; podrá hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegitimo o de forma legitima, pero con deber de reserva.
Las normas protectoras del Know How serán decisivas a la hora de hacer valer esa posición factica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales circunstancias, pero no incidirán en la configuración de las relaciones entre los contratantes.
La configuración del régimen del Know How resulta en la relación contractural fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la lex contractus.
Ahora nos hacemos un cuestionamiento ¿Para que sirve el contrato de Know How y la licencia de patente?
Conozca sus diferencias, en qué consiste cada uno de ellos, por qué debe hacerlos y cómo. Sepa en definitiva proteger sus creaciones de las posibles amenazas ante terceros.
En qué consiste el contrato de licencia de know how
El know-how designa la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles. El contrato de licencia de know-how es un negocio jurídico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos técnicos constitutivos del know-how de modo definitivo, desprendiéndose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación (normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre producción o venta).
Diferencias con la licencia de patentes
Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invención patentada está, no sólo protegida, sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de know-how, ya que el secreto de la nueva técnica o de la invención para éstos últimos es fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayoría de las veces.
La protección de la patente frente a terceros
Por otra parte, la protección de la patente frente a terceros presenta algunas dificultades. La primera de ellas, la de los costes elevadísimos de patentar una invención a nivel internacional en un mundo globalizado. Así, el acceso de la patente al Registro de Patentes y Marcas español puede resultar insuficiente para proteger la invención internacionalmente, dado que no tiene efectos fuera de España. Habría que registrarla, además, en el Registro comunitario (para su protección dentro de los países de la Unión Europea y en los países con los que ésta tiene firmado un convenio en la materia), y en registros de terceros países, como pueda ser Estados Unidos.
La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la posibilidad de ejercer acciones de cualquier naturaleza contra quienes lesionen sus derechos. En especial, podrá solicitar la cesación del acto ilícito, la indemnización de los daños y perjuicios causados, el embargo de los objetos producidos o importados, la atribución en propiedad de los objetos embargados, y medidas tendentes a evitar que prosiga la violación de la patente. También puede pedir la publicación de la sentencia que le haya amparado.
Conclusión
Hemos llegado a la conclusión de que el contrato de Know How debe estar en constante evolución, adecuándose a los avances comerciales y tecnológicos y asimismo, adaptable a las características geográficas, demográficas o culturales donde se desarrolle la franquicia. De ahí que debe ser constantemente actualizado y perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las aportadas por los propios franquiciados.
Autor:
Tatiana Santistevan Vaca
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